即使已經是全球數一數二的專利大國，中國大陸在專利申請、轉讓上還是有許多外界摸不著頭緒的潛規則，更直接被當成對外商的不平等待遇。如果能先把規則平等與否放在一邊，認真去了解規定本身的具體內容和規範目的，至少也能少走一些冤枉路，跟大陸的政府部門打交道時也就能更加從容了。

只要在大陸生活或工作過一段時間，對於「潛規則」必然有一番了解。不論是否有法律的明文規定，這些規則或多或少反映了大陸的社會現實與國家意識，更常常是與公部門打交道時不被找麻煩的關鍵。因此，對於所有想要在大陸站穩腳跟的外國生意人來說，對各方面的潛規則掌握得越清楚，事業成功的機會自然越大。

在專利這一行更是如此。大陸是個智財權相關產業急速成長的市場，雖然建構專利法制的速度也越來越快，但在國家利益與實務操作上，還是有一些具有中國特色的規定，例如一案兩請、保密審查以及技術進出口管制，就常常是外商企業摸不著頭緒之處。

大陸專利的形式審查不可輕忽看待

北京律盟知識產權代理有限公司專利顧問林斯凱表示，中國大陸在專利申請上，也有一案兩請制度，也就是專利權人可以同時提出實用新型與發明兩項專利的申請；「因為實用新型不須實質審查，只要通過形式審查後就可以先獲證，等日後取得發明專利時再兩者擇一即可，」他補充，這樣能彌補發明專利的侷限，權利人也能藉此避免因為發明專利實質審查時間過久的權益損失。

圖1：北京律盟知識產權代理有限公司專利顧問林斯凱

照片提供：工業總會

「但是，新型專利的形式審查非常嚴格！」林斯凱提醒，大陸的實用新型專利雖然也只進行形式審查，卻絕非「送件就會過」，反而有不少人就是敗在這一關。「因為審實用新型的審查官與審發明的是不同人，」他解釋，大陸負責審核實用新型的審查官，幾乎都沒有理工背景，在進行審核時，就會嚴格依照官方頒訂的審查指南辦事，非常在乎請求項裡的文字用語是否符合規定。

「舉例來說，權利要求裡面必須要用『其特徵在於』來描述請求項，也不能出現『或其混合物』這種比較模糊、標的不明確的用語，」林斯凱提醒，即使審查指南有放寬標準的跡象，但在實務操作上還是十分僵化，所以發明人千萬不可輕忽對待形式審查這一關，否則就享受不到一案兩請的好處了。

防堵技術外流，要注意「保密審查」與「技術出口限制」

其他兩項規定則是與技術外流有關。為了能夠掌握本土關鍵技術的研發進程，大陸專利法第20條規定，任何單位或個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國家知識產權局（SIPO）進行保密審查。「這項規定的對象是地點，而不是研發人員，」林斯凱解釋，「所以，就算發明人中有非中國國籍人士，只要是在大陸境內進行研發，一樣適用保密審查的規定。」

林斯凱補充，一般來說，SIPO只需要1至2周的時間，就可以完成保密審查，之後就可以自由進行各國專利佈局；然而，倘若不理會這項規定，跳過SIPO逕自向外國申請專利的結果會是如何？「最嚴重的話，申請中的大陸專利可能被駁回，已經獲證的專利也可能被宣告無效！」他建議，如果想在大陸以外的國家進行首次專利申請，就必須先完成保密審查的程序，不然就得使用PCT（專利合作條約）的管道，從外國向SIPO提出申請，一樣會被視為提出保密審查的請求。

即使過了專利申請這關，在後續的轉讓上也可能踢到鐵板。在實務上，為了申請政府補助或其他原因，外商常常是先用大陸境內子公司的名義申請專利，等到獲證後再轉讓給位於台灣的母公司。然而，這種作法很可能觸犯中國大陸的技術進出口管制。「對台灣廠商來說，這種狀況常常發生，因為只要是轉讓給非大陸本地企業，就會被當作技術出口，」林斯凱說，不只是獲證後的專利，包括申請權、專利實施許可、技術秘密…的轉讓，都有技術進出口的限制。

他解釋，根據大陸的《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》，對於技術出口有三類管制措施：

1. 禁止類：嚴格禁止出口；
2. 限制類：採許可制，意即實行許可證管理，若未經許可亦不得出口；
3. 登記類：得自由出口，只需將技術轉讓合同在國務院有關主管部門（註：SIPO）辦理登記

林斯凱分析，雖然絕大多數的專利都屬於能自由轉讓的登記類技術，但在轉讓前最好還是先查詢一下禁止和限制類的管理目錄，以免避免意外發生。

參考資料：

1. 「大陸專利法智與申請及審查實務研討會」會議資料，工業總會，2016/12/16
2. 公告2016年第87号 发布《两用物项和技术进出口许可证管理目录》，中华人民共和国商务部海关总署，2016/12/31

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