標準必要專利（SEP）的侵權訴訟一直是通訊產業相當關注的話題，中國大陸在通訊領域起步比較晚，直到華為、中興走出去之後，大陸廠商才開始在一些國際標準組織占有一席之地。由於起步晚，中國的後起之秀也只能在4G、5G領域開始急起直追，一些先前的技術像是2G、3G、Wi-Fi等等，大陸廠商在標準專利上都沾不上邊。不過，由於中國內需市場大，關起門來就是一個龐大的市場，因此大陸官方也常常自訂標準，也規定要進到大陸市場的商品必須符合大陸的國家標準才會放行。本文要分享的就是一場關於中國國家通訊標準WAPI的標準專利戰爭，這場剛於今年2月一審判決出爐的專利戰，對中國專利訴訟有指標性的意義。

《中國大陸專利無效和訴訟實務發展與台商應對之道》研討會中，北京隆諾律師事務所主任律師洪燕以「北京知識產權法院2017典型案例西電捷通 VS 索尼」為題，進行了專題演講。這一件為北京知識產權法院2017年3月分剛一審判決出爐的案例，洪燕表示選擇此案件有4個主要原因：（1）有重要人物聽審，包括中國科技部部長萬鋼及最高人民法院院長周強，這是大陸國內專利審判中首見的；表示政府越來越重視專利戰爭。（2）涉及標準專利 (SEP)，影響產業範圍廣。(3) 審理法院（法官思路）突破 (4) 對往後訴訟的影響（判例研究）。

　
攝影：唐銘偉

此案件涉及之標準必要專利 (SEP)是WAPI (WLAN Authentication and Privacy Infrastructure，無線鑑別和保密基礎結構)，WAPI可以說是中國大陸的Wi-Fi，是其國家的强制性標準，所有輸入中國大陸的手機必須具備WAPI功能。在大陸的行貨手機中，在無線存取的地方，都必須具備選用WAPI的選項。

本案的原告西電捷通是WAPI標準的積極推動者，在WAPI領域佈局了很多專利。涉案專利ZL02139508.X是其中一件核心的WAPI專利，WAPI標準的證書鑒別過程與ZL02139508.X專利權利要求是一致（註：參見WAPI標準第45頁第8.3.1.1 部分圖48 ）。

圖1. 西電捷通涉案專利權利要求書摘要

圖片來源：《中國大陸專利無效和訴訟實務發展與台商應對之道》研討會，北京隆諾律師事務所主任律師洪燕演講講義。

圖2. 涉案專利權利要求書圖示

圖片來源：《中國大陸專利無效和訴訟實務發展與台商應對之道》研討會，北京隆諾律師事務所主任律師洪燕演講講義。

圖3是這件案件的流程，洪燕指出，其實西電捷通在正式起訴之前，已與Sony進行了很長一段時間的談判，自2009年起已經向Sony索取專利授權金，但雙方最終並沒有達成共識。在雙方談判於2015年破裂之後，西電捷通同年7月即於北京知識產權法院提出訴訟，後來Sony也提出了管轄權異議，過了一審、二審，管轄權異議上訴於2015年11月被駁回後，即正式進入審理階段。2016年2月首次正式開庭，同年12月21日第二次開庭，而很快的在2017年3月即作出一審判決。從起訴到一審判決，才歷經20個月。判決結果是Sony侵權罪成，必須停止侵權且賠償西電捷通900多萬人民幣損害賠償。

圖3. 案件流程

圖片來源：《中國大陸專利無效和訴訟實務發展與台商應對之道》研討會，北京隆諾律師事務所主任律師洪燕演講講義。

洪燕指出，在這件案件中，雙方爭點有以下3點：

1. 被告在被控侵權産品的設計研發、生産製造、出廠檢測等過程中是否使用了涉案專利方法?
2. 被告製造、銷售的被控侵權産品作爲MT (行動終端) 一方，能否與AP(無線接入點)、AS（認證伺服器）共同實施涉案專利?
3. 被告主張的權利用盡抗辯事由是否成立?

爭點一：是否存在出廠測試以及是否構成直接侵權

針對爭點一，需要釐清的有2點：
（1）Sony是否針對被控侵權産品進行WAPI功能的測試？
西電捷通提交給國家無線電檢測中心做出的報告，證明Sony生産的L50t、XM50t、S55t、L39H型號的手機具備WAPI功能。另一方面，法院也要求Sony提供資料，以了解Sony在研發生產過程中，是如何對其設備作測試的（洪燕指出這有一點像美國法院證據開示的形態）。因此根據法院提交證據的要求，Sony提交了研發階段針對四款手機採集的WAPI數據；但Sony主張其僅在研發階段針對該四款産品進行測試。另外，Sony主張他們是將手機送給國家機關作檢測，因此對其手機作檢測的是國家機關，在實執專利方法的也是國家檢測機關，而不是Sony本身。

(2)  Sony所進行的測試是否使用專利方法？
被告Sony確認35款手機具有WAPI功能（因為要在大陸銷售不可能繞過去），而且認同L50t等四款手機通過WAPI功能選項進接無線區域網的方法步驟與涉案專利權利要求1、2、5、6的技術方案相同。

法院認定：根據原告證據4、被告研發測試證據、以及國家《質量管理體系要求》，推定全部手機在研發、生産製造、出廠檢測等過程中，必須進行WAPI測試，且該測試方法與涉案專利權利要求1、2、5、6相同。在此基礎上，法院認定被告在研發、生産製造、出廠檢測等過程中，使用WAPI此一方案構成而直接侵犯專利權。

爭點二：被告製造、銷售的被控侵權産品作爲MT一方，能否與AP、AS共同實施涉案專利

洪燕指出這問題涉及多側撰寫權利要求侵權認定的問題，整個權利的實施要靠3部分來完成：

1. 動作由不同的模塊／裝置／部件實施 ;
2. 動作發生在不同的地方；
3. 工作之間存在交互。

洪燕指出，針對此類權利要求，不是由終端用戶或任何生産經營目的之廠家實施所有步驟，這個牽涉到「幫助侵權／間接侵權的法律規定」：
2016年4月1日生效實施的《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十一條規定：「明知有關産品系專門用於實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，爲生産經營目的將該産品提供給他人實施了侵犯專利權的行爲，權利人主張該提供者的行爲屬於侵權責任法第九條規定的幫助他人實施侵權行爲的，人民法院應予支持。」

洪燕指出，從以上的條款，可以解讀出以下幾個幫助侵權／間接侵權之構成要件：

1. 産品的專用性：侵權産品要有專用性
2. 明知專用性，而以生産經營目的提供給他人：只需要明知產品有專用性即可
3. 他人實施了侵犯專利權的行爲：其中有2個重點，(i)要有侵權行為出現、(ii)條文規定用的是「實施了」，這是一個過去式，表示是已經發生，不是「可能」存在狀態。

針對以上3個侵權／間接侵權之構成要件，兩造意見及法院認定如下：

(1) 專用性

• 原告意見：由WAPI芯片、WAPI模塊等組合而成的WAPI功能模塊組合系實施涉案專利方法的專用設備；
• 被告意見：被控侵權産品手機具有實質性非侵權用途，並非專門用於實施涉案專利的設備，
• 法院認爲：經組織勘驗，被控侵權産品（手機）通過安裝WAPI相關證書能够連接WAPI網絡。被告也確認其製造、銷售的L39h等35款手機具有WAPI功能。對於硬件和軟件結合的WAPI功能模塊組合而言，其在實施涉案專利之外，並無其他實質性用途。

(2) 明知而以生産經營目的提供他人

針對「明知」的問題，法院認爲被告明知被控侵權産品中內置有WAPI功能模塊組合，且該組合系專門用於實施涉案專利的設備，未經原告許可，爲生産經營目的將該産品提供給他人。

(3) 他人實施了侵犯專利權的行爲(判決書直接引用)

法院認定如下：

• 一般而言，間接侵權行爲應以直接侵權行爲的存在爲前提。
• 但是，這並不意味著專利權人應該證明有另一主體實際實施了直接侵權行爲，而僅需證明被控侵權産品的用戶按照産品的預設方式使用産品「將」全面覆蓋專利權的技術特徵即可，至於該用戶是否要承擔侵權責任，與間接侵權行爲的成立無關：之所以這樣解釋，是因爲在一些使用方法專利中，實現「全面覆蓋」涉案專利權利要求技術特徵的主體多爲用戶，而用戶因其「非生産經營目的」不構成專利侵權，此時如果機械適用「間接侵權行爲應以直接侵權行爲的存在爲前提」，將導致涉及用戶的使用方法專利不能獲得法律保護，有違專利法針對該類使用方法授予專利權的制度初衷。

最後要探討的是使用方法專利是否存在權利用盡的問題？針對這一點，原告及被告各有以下意見。

• 被告：用於WAPI測試的AP和AS設備（ IWN A2410設備）系實現涉案專利的專用設備，由原告合法銷售，故涉案專利已經權利用盡。
• 原告：認可IWN A2410設備由其銷售，但認爲IWN A2410設備並非實施WAPI技術的專用設備，故涉案專利不存在權利用盡的問題
• 法院：法院並沒有針對兩造意見提出評論，只表示單純的「使用方法專利」不存在權利用盡的問題。其竟見源自於專利法第六十九條第一款第（一）項的規定：專利産品或者依照專利方法直接獲得的産品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該産品的，不視爲侵犯專利權。

此外，專利法第十一條規定：「發明和實用新型專利權被授予後，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得爲生産經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利産品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的産品。」

還有剛出爐不久的北京市高級人民法院2017年4月20日外公布新修訂的《專利侵權判定指南2017》，當中針對方法專利權利用盡部分也有一個條文，第四部分「不視爲侵權的抗辯」中第131條第（4）點規定：「方法專利的專利權人或被許可人售出專門用於實施其方法的設備後，使用該設備實施該方法專利。」條文認為這樣是會構成權利用盡。洪燕認為此一條文與案中兩造的意見是契合的，但與一審法官的意見則是有差異的，針對方法專利權利用盡問題，洪燕認為接下來（二審）走向讓人期待。

參考資料:

• 《中國大陸專利無效和訴訟實務發展與台商應對之道》研討會，北京隆諾律師事務所主任律師洪燕演講講義。

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