處理中國專利申請案的專利工程師，在與審查委員一來一往的過招之際，審查委員常常會邀一位得意技為「慣用技術手段」的蒙面武功高手來助拳，由於該高手高深難測（與一般來領便當的臨演大不相同），專利工程師很容易陷入難以招架的局面，而近年來，這位蒙面武功高手有出場頻度有越來越高的趨勢，且其出現的場景不僅是在發明專利申請的實質審查程序，連實用新型專利權評價報告、複審與無效審查程序以及後續的爭議等程序都可望見其身影；亦即於專利申請過程之委員審查階段以及領證公告後的公眾審查階段中，在判斷新穎性和創造性時都經常涉及該高手之得意技「慣用技術手段」。

由於「慣用技術手段」通常係隱身於公知常識之中，故該高手對申請人或專利工程師而言可說是以蒙面姿態現身，在認定上其技術水平時頗具難度且通常難以免於主觀意見介入，因此往往會成為爭論的焦點。有鑑於此，就讓我們在本文中一起談談這位高手的身家吧！

一、實體審查中，審查意見中使用「慣用技術手段」的概況

這位武功高手之所有蒙面姿態，是源自《專利審查指南》（以下亦稱之為審查指南）的規定。

1. 沒有明確定義

審查指南並沒有對慣用技術手段的內涵和性質進行直接而明確的定義，僅說明慣用技術手段是公知常識的一種樣態。

審查指南中，在創造性審查基準的「判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見」一節中提及公知常識的概念。審查指南中列出了現有技術中存在技術啟示的情況：「（i）所述區別特徵為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段……」（參見審查指南2010版第二部分第四章第3.2.1.1節）。

2. 沒有舉證責任

另外，依照《專利審查指南》的規定，審查委員可以在未提出引證文獻或其他證明文件的情況下，僅憑說理作出區別技術手段屬於本領域慣用技術手段的結論，只有當申請人對審查委員引用的公知常識提出異議，審查委員才需要進一步說明理由或提供相應的證據予以證明（參見審查指南2010版第二部分第八章第4.10.2.2節）。

3. 發明實審現況

由於《專利審查指南》沒有明確定義慣用技術手段的意義，因此，對於慣用技術手段的認定標準沒有一致的掌握尺度。實際上也很難要求審查意見中對於慣用技術手段都一律要引用教科書或工具書等文獻，尤其是在一些發展迅速的技術領域中，知識往往還未列入教科書或工具書，就已經成為公知常識了。因此，難以僅藉由教科書或工具書的記載等確鑿證據來認定慣用技術手段。

又由於《專利審查指南》並未要求審查委員對他所聲稱的「慣用技術手段」承擔舉證責任，因此，在中國的發明專利實體審查中，審查委員大多借助邏輯分析和說理的方式來認定區別特徵是否屬於慣用技術手段，使得審查委員對於「慣用技術手段」的認定帶有相當程度的主觀性。

在中國的發明專利實體審查實務中，在審查發明專利申請文件的新穎性或創造性時，找出最接近的先前技術與所請發明的區別技術特徵後，審查委員在未檢索到其他引證文獻的情況下，常傾向於作出「該區別技術特徵屬於本領域慣用技術手段」的判斷。

在審查意見中邀來蒙面高手使出「慣用技術手段」的時機主要有下列幾種：

(1)審查委員並沒有找到區別技術特徵相關的引證文獻，直接將區別技術特徵作為「慣用技術手段」。
(2)審查委員依據自己掌握的技術知識，認為區別技術特徵為「慣用技術手段」。
(3)區別技術特徵確實為本領域技術人員為解決技術問題通常採用的技術手段，例如「採用蜂鳴器作為警報提示裝置」或者「利用滑鼠作為輸入工具」等。

由於「慣用技術手段」定義不明確，又往往沒有伴隨著引證文獻，使得在答辯的時候常會有如與隱形的太極高手對招一般，不知對手是誰，也不知道對手在哪裡，拳招如落在棉花堆中，找不到施力點，因此，很容易落入和審查委員雞同鴨講、各說各話的困境。

二、如何應對使用「慣用技術手段」的審查意見

當審查委員找出最接近的先前技術與所請發明的區別技術特徵後，在未檢索到其他引證文獻的情況下，就直接作出「該區別技術特徵屬於本領域慣用技術手段」的判斷時，申請人可以考慮從「技術效果」或者從「結合啟示」的角度切入，提出答辯。

以下舉例說明可採行的幾種應對方式：

1. 說明該區別技術特徵具有預料不到的技術效果

根據《專利審查指南》2010第二部分第四章5.3中記載，發明取得預料不到的技術效果，是指發明同現有技術相比，其技術效果產生「質」的變化，具有新的功能；或者產生「量」的變化，超出人們預期的想像。這種「質」或者「量」的變化是事先無法預測或推理出來的。根據《專利審查指南》的規定，如果發明與現有技術相比具有預料不到的技術效果，則該技術特徵一定不是本領域的慣用技術手段，不必懷疑其技術方案是否具有突出的實質性特點，可以確定所請發明具備創造性。

例如，本領域技術人員在準備黑色橡膠配料時，加入的碳黑含量一般在3%左右。發明人將加入的碳黑含量從3%增加至30％。

若審查意見中指出，增加碳黑含量僅是本領域技術人員的慣用手段，那麼，申請人可以舉出事實證明，加入30％碳黑生產出來的橡膠具有原先預料不到的高強度和耐磨性能。進而主張，將碳黑含量從3%增加至30%這一技術特徵具有預料不到的技術效果，並不屬於本領域的慣用技術手段。

2. 說明該技術特徵在所請發明所達到的技術效果與在現有技術中所達到的技術效果不同

該技術特徵在現有技術中所達到的技術效果一般為本領域的技術人員所熟知，但是該技術特徵在所請發明中達到的技術效果與現有技術中達到的技術效果不同，不應認為該技術特徵為本領域的慣用技術手段。

3. 從是否存在結合啟示的角度切入

對於一項發明創造的申請文件，審查委員確定了與該所請發明的技術特徵最接近的引證文件，同時將其餘的區別技術特徵認定為慣用技術手段，給出的結論是：基於該慣用技術手段與引證文件結合能夠得到本申請檔的技術方案。
此時，可以從兩方面考慮是否真正存在結合啟示：

(1)引證文件中給出了相反的教導或啟示，本領域技術人員不會想到在引證文件中應用該區別技術特徵

在答覆審查意見時，可以將該區別技術特徵導入引證文件的技術方案中，考慮該區別技術特徵在引證文件中是否能夠產生同樣的技術效果。如果引證文件明確指出不能採用某個技術特徵來解決特定的技術問題，而所請發明克服了引證文件中的反向見解（或教示），亦即偏偏就用該技術特徵來解決該特定的技術問題並且達到了相應的技術效果，則申請人可以爭辯引證文件給出了相反的教導或啟示，本領域技術人員不會有動機將該技術特徵應用到引證文件之引用發明中而完成與本申請案相同之發明（本申請之技術方案）。

(2)將該技術特徵應用到引證文件中會導致引證文件的技術方案無法實施或者達不到預期的技術效果

引證文件中儘管沒有明確說明不能採用某個技術特徵來解決特定問題，但研究引證文件的技術特徵後發現，將被認定為慣用手段的區別技術特徵加入後，引證文件的技術方案無法實施，則同樣可以認為本領域技術人員沒有動機將區別技術特徵應用到引證文件中以得到本案所請發明(技術方案)。由此可以認為該區別技術特徵在本案所請發明中不是本領域技術人員的慣用技術手段。

除了提出答辯理由之外，在審查意見的答辯過程中，還可以依據《審查指南》第2-117頁第20-22行記載的「審查委員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查委員引用的公知常識提出異議，審查委員應當能夠說明理由或提高相應的證據予以證明」的規定，要求審查委員進一步提供證據，將被認定為公知常識的技術特徵在本發明中發揮的作用與其在引證文件中發揮作用進行對比，找到該技術特徵在解決技術問題時發揮的作用，以及該技術特徵所達到的技術效果的不同，說明該技術特徵並非公知常識，進一步證明包括該技術特徵的權項具備創造性。

三、料敵於未然─於說明書中載明所請發明技術方案與現有技術手段之區別

正所謂無恃敵之不來，恃吾有以待之，於撰寫說明書時，可以考慮在說明書中主動列舉現有技術手段，並適當說明所請發明採用的技術手段與現有技術手段的區別，應可在一定程度上避免審查委員逕將區別技術特徵認定為慣用技術手段，且亦有助於提昇後續進行申復、答辯時之論理強度。

四、結語

專利審查中若審查委員使出慣用技術手段進行創造性審查之論理時，申請人於申復時可以考慮採取論述所請發明之「技術效果」或不存在「結合啟示」等方式進行答辯。此外，申請人在提出申請文件時，亦可以考慮在說明書中主動列舉現有技術手段，並適當說明所請發明採用的技術手段與現有技術手段的區別。如此，既可在一定程度上避免審查委員逕將區別技術特徵直接認定為慣用技術手段，亦可有助於提昇申請案獲准之機率。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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