在太平洋彼岸的美國,聯邦民事訴訟中則有專家證人的制度。特別在專利侵權訴訟中,專家證人可輔助事實發現者(法官或陪審團)瞭解系爭技術與判斷專利有效性的爭點。我國智財法院在改制之際,對於專利訴訟中的技術事實調查方法,或許可借鏡美國的制度。本文意在從美國專利訴訟的司法實務經驗,包括美國聯邦最高法院(Supreme Court of the United States,簡稱「最高法院」)和美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱「CAFC」)等所做出的判決,闡述聯邦民事訴訟規則(Federal Rules of Evidence,簡稱「FRE」)關於專家證人的規範。
合法的證據
在美國聯邦訴訟中,用於證明事實的「證據」必須與待證事實間有「關連性」(relevancy)和「實質性」(materiality)。根據FRE第401條,所謂「關連性」指「證據」必須能使事實的證明產生增強或弱化的效果。亦即,「證據」是否具有證據能力,其關鍵在於該證據的存在與否會影響「待證事實」的可信賴性。所謂「實質性」指「待證事實」為導致「待證行為」之原因。其與「關連性」之不同在於,「關連性」關注「證據」與「待證事實」間的關係,而「實質性」關注「待證事實」與「法律爭點」間之關係。若證據未通過「關連性」和「實質性」的檢驗,則該證據將不被允許讓陪審團參酌。例如根據CAFC的Galderma Labs., L.P. v. Tolmar, Inc.案判決[1],在顯而易見性(obviousness)的爭議中,專利權人可提出關於「商業上成功」(commercial success)的證據以克服不具進步性的質疑。相關證據必須顯示所請發明與商業上成功間之關係。因此,專利權人所舉出的證據必須能佐證商業上成功的因果關係,否則法院會排除該證據的使用。
人證與專家證人
至於「證據」的類型,從聯邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure,簡稱「FRCP」)就「事實調查」(discovery)程序之規範中,可歸納有「自認」(admission)、「書證」(document)和「人證」(witness)等乃與專利訴訟有關。「自認」例如在專利說明書所列的文獻可視為專利權人自認的先前技術。「書證」包括實體和電子的文件(見FRCP第26(a)(1)(A)條),例如專利申請紀錄、產品研發紀錄、與可專利性有關的引證文獻、侵權物品行銷資料等等。
在「人證」部分,FRE將人證分為「一般證人」(lay witness)和「專家證人」(expert witness)。「一般證人」乃以親身的經驗來佐證事實的存在,例如親眼所見。只有在少數的情況下,法院才會允許「一般證人」作證以提出應以專業知識為基礎的個人意見(見FRE第701條),例如Union Pac. Res. Co. v. Chesapeake Energy Corp.案判決[2]內所提到的證人,其在系爭技術的產業中已任職多年,即可根據自己的產業經驗作證與「可實施性」(enablement)爭點有關的事實。
根據聯邦最高法院1993年的Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.案[3](稱「Dauber案」)判例,因為要協助事實判斷者(trier of fact)瞭解證據或處理事實爭點,專家證人的證詞必須滿足「關連性」的要求。最高法院於Daubert案判例中有舉例。針對月亮形狀變化週期的知識,其可用於判斷哪些日期的晚間是比較暗的,但該類知識必須在與夜間暗度相關的事實爭點中,才能對事實判斷者有所幫助,也才符合「關連性」的要求。假如事實爭點是某人在某夜晚是否有不尋常的行為異狀,則該月亮形狀變化週期的知識儘管有科學上的意義,其卻與本案無關連。
亦即,有知識或經驗之人不必然會擔任「專家證人」。例如在Centricut, LLC v. Esab Group, Inc.案[4]中,爭點為系爭請求項的「功函數」(work function)要件。CAFC認為專利權人不能以發明人做為專家證人,因為該發明人自承其不是功函數的專家、也不具有相關的學位或修習相關的課程。
在專利訴訟中,有許多事實問題,例如可預見性(anticipation,即相當於我國的「新穎性」)、顯而易見性議題中的相關事實問題(例如熟知此技藝者、習知技藝、和引證文獻的結合等等)、文義侵權、均等論等等。這些事實問題的判斷者為法官或陪審團。一般來說專利訴訟的事實問題所涉及的技術知識非為法官或陪審員所具備的知識,故必須有「技術專家」(technical expert)的參與,以幫助事實發現者判斷事實問題。根據Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.案[5],CAFC認為「技術專家」必須是「特定領域」(pertinent art)的相關專家,才對事實判斷者有輔助作用。