一般来说,要在东南亚国家享受工业设计权保护,需要先注册设计权,东盟十国之间工业设计申请的程序和流程各不相同。不过大多数东盟国家的知识产权局通常只对工业设计申请进行形式审查(formality examination),只要求提供必要的文件和细节,形式审审查程序保持在最低限度。原则上,主管设计的欧盟知识产权局(EUIPO)依职权进行形式审查的理由只有:(a)申请的目标是否符合成员国法律条规定的工业设计或设计的定义;和(b)申请的设计是否违反公共政策或公认的道德原则。
然而关于注册设计其他的保护要件,包含新颖性、可见性、非功能技术特征及创作性等要件之审查,则依利害关系人被拒证据、提出无效声明请求或异议审查程序请求,才会经实体审查后认定,注册设计有否违反各成员国与保护要件相关的法律规定而被宣告无效或被撤销,无法取得设计权的保护。
从本刊期开始,将分六刊期分别介绍东盟实体审查指南中有关「新颖性及证据的认定」、「可见性」及「技术功能特征」的实体审查及判断原则,提供给厂商及专利业界在工业设计保护机制做为参考。
图片来源 : shutterstock、达志影像
如果工业设计不是新颖的,则无法有效注册。 外观设计必须在世界范围内具有绝对新颖性,才能在登记册上注册或保留[1]。根据适用的法律规定,工业产权机构可以在注册前依职权或在因缺乏新颖性而提出异议后对新颖性进行审查。新颖性也可以在工业产权局或法院的撤销、取消或无效程序中接受审查。无论新颖性审查的程序阶段如何,新颖性要求的条件基本保持不变[2]。
新颖性的定义
设计的新颖性是透过参考在该设计的相关日期之前向公众提供的所有内容来确定的。为此,如果该设计与适用日期之前向相关公众揭露的任何先前设计不相同或实质相同,则将满足新颖性要件。
决定一项工业设计是否公开的参考,不仅是公众或普通消费者所知悉,更重要的是通常购买或使用实施该工业设计之产品的消费者群体。与通常不接触所有产品的公众相比,具备相当认知的消费者通常更了解与特定产品相关的设计的存在。
公开参考也应包括通常从事实施该设计的产品的生产、进口、分销或营销的贸易、工业和商业界。这些圈子与公开设计的信息来源有更密切的联系,也更容易取得。特别是,他们了解不同类型产品的供应来源、目录和数据库,并有权接触供货商、联络人、贸易展览会和其他来源,使他们能够获得相关领域的最新信息。公众没有必要能够访问设计公开的来源来破坏其新颖性。如果相当认知消费者或商界在相关日期之前已经或本可以接触到这些揭露来源,则不符合新颖性要件。
如果设计已向受保密协议或任何类型的合约关系约束且要求这些人不得揭露或交流该设计的人员揭露,则该设计不应被视为向公众揭露。同样,在有限的人员范围内揭露一项设计,使得公众或专业人士无法正常或合理地获取该信息。贸易界不应将其视为与新颖目的相关的揭露。
与新颖性相关之日期
1.优先权
确定新颖性的相关日期通常是向工业产权局提交工业设计注册常规申请的日期。常规申请是指符合取得申请日期规定的要求的申请。如果申请人援引「巴黎公约」规定的优先权,相关日期将为最早援引优先权申请的日期。 工业设计的优先权期限为六个月。 这意味着,为了优先实施,必须在优先权申请提交之日后六个月内向主管局提交申请。 如果申请人要求两个或更多在先申请的优先权,则必须采用这些申请中最早的申请的日期。
根据「巴黎公约」规定的优先权原则[3],在受该公约约束的国家定期提交申请应被视为相关日期,以便在涉及申请、揭露或其他行动的情况下判定新颖性。
如果实用新型的外观与审查中的外观设计相同,则可以接受基于实用新型的优先权要求,仅应考虑优先实用新型的外观。实用新型优先权的功能与工业设计申请的优先权要求无关。例如,在以下情况下,基于在先发明专利申请的优先权要求应被拒绝,因为优先权申请不涉及工业设计或实用新型:
图1 精密剂量输送装置[4]
如果申请中包含的外观设计来自多个较早的优先权申请,申请人可以根据「巴黎公约」[5] 的规定援引多个以及部分优先权[6]。
2.优惠期
工业设计注册的绝对新颖性要件相当严格。 因此,在相关申请或优先权日(如适用)之前对外观设计的任何揭露都可能会破坏所需的新颖性。可能影响设计新颖性的揭露,包括因设计师本人或其权利继承人的行为而导致的揭露,或因直接或间接从设计师处合法或非法手段获得设计的人,所实施的行为而导致的揭露。
法律规定有利于设计者的优惠期,旨在防止因过早或非自愿揭露设计而丧失权利。这也考虑到,为了在市场上测试产品的设计、准备许可或分销协议或在官方展览上介绍设计,通常需要进行此类揭露。为了避免在上述情况下丧失新颖性,法律可以规定有利于在提交申请之前公开外观设计的设计者或其权利继承人的优惠期或豁免期,以便其注册。
优惠期是一段固定的时间,从外观设计公开之日起计算,在此期间,设计者(或其权利继承人)可以提交注册该外观设计的申请,而无需引用此类揭露来反对外观设计所需要的新颖性。为此,在确定外观设计新颖性时,不会考虑在规定情况下公开外观设计[7]。
优惠期通常是向主管局提交申请之日之前的十二个月。如果要求优先权申请,优惠期将在优先权申请的提交日期之前。然而,法律可能规定仅六个月(而不是十二个月)的优惠期,或者可能将优惠期的好处限制在特定的揭露情况下,例如,在官方或官方认可的展览上进行揭露,或因设计师或其权利继承人的非法行为或滥用行为而造成。
若申请人或工业设计注册持有人援引优惠期,审查员必须考虑优惠期,以防止因优惠期内发生揭露而拒绝注册或撤销注册。申请人或持有人将承担证明与优惠期运作相关的事实的责任。
工业设计可能的揭露来源
使用可供公众知悉的方式来揭露设计,将要求可以从某些公共来源查看或检索该设计。以下讨论了向公众提供设计的主要揭露来源[8]。
1.商业营销和贸易中的使用
工业设计的公开可能是将实施该外观设计的产品或物品引入市场而产生的。 如果实施该设计的物品投放市场,该设计就会立即被广大大众接触,因为消费者可以直接看到并购买该产品。 这也适用于将产品作为样品免费向公众分发、作为市场试运行或用于广告目的的情况。贸易中的揭露包括透过电视新闻、节目、广告和纪实影片进行揭露等情况。
2.一般出版物
公共期刊、报纸、杂志或其他出版物中实施设计的产品的图形或照片,可能会公开和泄露该设计。 在分析该外观设计是否根据法律被视为新颖时,必须考虑此类出版物。这也适用于专门出版物,例如:涉及时尚、服装、室内装饰、建筑、爱好、汽车或技术问题的专业期刊和专题杂志。由生产商和分销商分发的工业和商业目录也是现有技术和外观设计公开的有效参考,无论是以印刷形式或是在网络上都适用。
3.官方出版物
任何国家的知识产权局发布的出版物,例如官方公报和公告,也是相关的揭露来源。 除非法律另有规定,在官方出版物中复制工业设计应被视为向公众揭露该外观设计。 事实上,这正是此类官方出版物中发布公告的主要预期效果。
无论官方公报或公告的具体主题如何,揭露效果都会发生。 不仅工业设计专用公告或公报具有相关性,公布商标、专利和其他知识产权的公告也具有相关性。
图2 官方出版物[9]
4.展会上的揭露
关于在展览会上公开外观设计的优惠期的法律规定可以单独制定,也可以与履行「巴黎公约」规定的为在官方或官方认可的国际展览会上展出的产品提供保护的义务一起制定[10]。
工业设计可能在展览或贸易展览会上首次公开,特别是在此类活动用于推出新产品或时尚产品、周期性周转或季节性需求的情况下。确定设计的新颖性时,应考虑产品在展览会上的展示。
法律可以规定有设计的产品揭露后的有限优惠期,然而法律可能会规定,此类优惠期仅适用于在官方或官方认可的国际展览会上进行的揭露[11]。因此,在未经认可的展览会上揭露产品可能会破坏该产品所实施的设计的新颖性[12]。
以下范例说明在未经官方认可的展览会上破坏新颖性的揭露[13]:
图3 注册的机车设计
5.引用先前技艺
图4 官方的引用文件
该设计因缺乏新颖性而被拒绝。引用文件中出现的摩托车是在优先权日期之前在印度尼西亚雅加达举办的展览会上揭露的。申请人表示,该设计已在国际展览会上公开。 但申请人未能证明该展览是越南法律规定的官方国际展览。例如,越南法律还规定,在越南公认的国家展览会上揭露带有外观设计的产品后,可享有六个月的优惠期。
备注:
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See the provisions in BN DA, s. 9; KH DL, art. 91; ID DL art. 2; LA IPL art. 15.1; MY DA, s.12 (1), (2)(a); PH IP Code, s. 23, 24,113.1, IP Rules r. 1502; SG DA s. 5; TH DA s. 56, 57;VN IPL art. 63.1, 65.1. Also the EUIPO Guidelines (Invalidity), section 5.7。
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The laws of some ASEAN Member States mention certain conditions that a design must meet for purposes of registration, in addition or alternatively to the novelty requirement. Such conditions, which include the “originality” or “creativity” of the design, are not discussed in these Common Guidelines。
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「巴黎公约」第 4.B 条规定「B. 因此,在上述期限届满之前在联盟任何其他国家提交的任何后续申请不得因在此期间完成的任何行为而无效,特别是另一项申请、公布或利用本发明、出售设计副本或使用商标,此类行为不会产生任何第三方权利或任何个人占有权。只有在优先权申请和向主管局提交的申请中相同的工业设计才能有效援引优先权。 如果正在考虑的申请中包含的外观设计有明显的变化或差异,则优先权将无法运作。」
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Source: Industrial Designs, Malaysia IP Office。
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See the Paris Convention, Article 4.F。
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Source: Industrial Designs, Malaysia IP Office。
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See the provisions in BN DA s. 12, 13; KH art. 92; ID DL art. 3; LA IPL art. 30; MY DA,s. 12 (3); PH IP Code, s. 25, 119.1, IP Rules r. 1503, 1601; SG DA s. 8, 9, 10; TH DA s. 19,57; and VN IPL art. 65.4. Also, the EUIPO Guidelines (Invalidity), paragraph 5.7.1.4。
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See the EUIPO Guidelines (Invalidity), paragraph 5.7.1.2.。
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See Home Documents P.13 of “Session 5: Session 5: Novelty,Conflicts with prior rights ·Mr. Nguyen Quang Tuan, Deputy Director of ID Examination Center, IP Vietnam Kuala Lumpur, Malaysia | 29-30 October 2019l”
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The Paris Convention, Article 11(1), provides:
(1) The countries of the Union shall, in conformity with their domestic legislation, grant temporary protection to patentable inventions, utility models, industrial designs, and trademarks, in respect of goods exhibited at official or officially recognized international exhibitions held in the territory of any of them。
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It is up to each country to determine what it regards as an ‘official’ or an ‘officially recognized’nternational exhibition for the purposes of the disclosure of an industrial design. However, a country may wish to refer to the criteria established in the Convention relating to international exhibitions, signed at Paris on 22 November 1928 and supplemented by the Protocols of 10 May 1948, 16 November 1966, 30 November 1972 and the Amendment of 24 June 1982 and the Amendment of 31 May 1988. See the Convention at: https://www.bieparis. org/site/images/stories/files/BIE_Convention_eng.pdf, and the website of the International Exhibitions Bureau at: https://www.bie-paris.org/site/en/about-the-bie/the-1928- paris-convention。
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See, for instance, the provisions in BN DA s. 12(2); ID DL art. 3(a); LA IPL art. 30; MY DA。
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12 (3)(a); SG DA s. 8(2),(3); TH DA s. 19, 65; and VN IPL art. 65.4.c。
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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
叶雪美(Sherry H.M. Yeh) |
学历: |
(台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士 |
经历: |
(台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 |
著作: |
《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。 |
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