2023年是美国地方法院裁决繁忙的一年！作者挑选出三个最值得注意有关设计专利的判决案件为大家介绍。其中包括美国设计专利图式的不一致导致专利无效，一方面也回顾这些年在设计专利侵害诉讼中相关先前技艺在一般观察者中应用的趋势。

本次探讨内容将会分为2期刊出，本期将优先介绍设计专利图式之间的一致性与准确性和专利侵权比对中相关先前技艺重要性共2个案例内容。

图片来源 : shutterstock、达志影像

设计专利图式之间的一致性及的准确性：Torvent LLC v. Techtronic Industries Co., Ltd.案件

Torvent LLC于2014年11月20日首先提出序号14/548392「直通式植被修剪装置」的发明专利申请（核准专利编号9,516,807，简称807专利），并于2016年12月12日提出807专利的连续申请序号15/376474的发明专利申请（核准专利编号9,924,631，简称631专利，如图1所示）、2018年1月26日提出631专利的连续，序号15/881252的发明专利申请，2021年9月24日提出序号29/809096「线修剪器组件」的设计专利申请，2022年11月22日核准编号USD970,321设计专利（如图2所示）。Torvent LLC在2022年12月21日对包括多个Techtronic实体、家得宝（Home Depot）和沃尔玛（Walmart）在内的几名被告提起地方法院诉讼，指控其侵害多项设计和发明专利，其中包括美国专利号D970,321（D321专利），该专利针对线修剪器组件的装饰设计。另外，因为D321专利是发明专利的延续案，因此Torvent主张，被告用于切割植被的强力割草机发头侵害其专利（割草机也称为除草机）—家得宝和沃尔玛销售创科的实体产品。

图1. Torvent的美国9924631发明专利中的相关图式[1]

图2. USD970321设计专利公告的图式[2]

在专利权范围解释过程中，Torvent主张D321专利不需要解释。被告辩称，该权利范围是不确定的，因为其数字包含4个不可调和的不一致之处（如图3所示）：（1）图3第一列左侧图标显示了沿着线轴锥形底部的四个切口，而图3第三列右侧的图标则显示了六个切口；（2）图3第一列左侧图标显示了这些切口如「均匀延伸至下部圆柱形部分边缘的三角形切口」，而图3第二列右侧图示和第三列左侧图标显示「具有弯曲顶部且在延伸至下部圆柱形部分边缘时向外成角度的『鼠门』形状」；（3）图3第一列左侧图示所示的凹部与图3第二列右侧图示和第三列左侧图示凹部的尺寸和宽度不同，并且图3第一列左侧图标显示了与同列右图和第二列右侧图示所呈现之几何形状不同的修剪线通道开口。

图3. 显示出D321设计专利图式之间不一致之处[3]

然而，受理此案的美国地方法院站在被告这边，裁定D321专利无限期无效。法院认为，该领域技术人员若以一般观察者的方式观察外观设计，无法合理确定地理解外观设计的范围。因此法院表示，该专利提出了两种不同的切口和凹陷样式：图3第一列左侧图标显示了具有四个V形切口和狭窄凹陷的样式，图3第二列的2张图及图3第三列的2张图均显示了具有六个圆形切口和较宽凹陷的版本。

法院最后判定不可能确定实际主张的是哪种类型的剪裁和裁切。特别是，无法确定所主张的设计是否有四个或六个切口，这些切口是三角形还是圆形，切口的底部是光滑还是包含角度，以及裁切应该是窄幅或宽幅。因此，法院认为图3中显示切口和凹陷的不一致妨碍了对所请求保护的设计范围的整体理解，因此导致D321专利的权利范围不确定。

专利侵权比对中相关先前技艺的重要性：North Star Technology v. Latham Pool Products, Inc.案件

North Star Technology国际有限公司和North Star Technology有限公司在田纳西州东区向地方法院提起诉讼，主张Latham Pool Products公司侵害了North Star的USD791,966（D966专利），该专利针对的是游泳池的装饰性设计。North Star Technology国际有限公司在2016年1月28日向美国专利商标局（USPTO）提出序号29/553,2的设计专利申请案，2017年7月11日，核准公告USD791,966（如图4左侧图示）。这2个 North Star实体是Leisure Pools实体家族的知识产权控股公司。因此Latham Pool提出不侵权即决判决的动议。下面复制所主张的设计（如图4左侧图标）和被指控产品（如图4右侧图示）的并排比较。

图4. USD966专利与被告产品的全部图式比对[4]

Latham Pool辩称，被告产品的外观与D966专利明显不同，特别是考虑到先前技艺，并且被诉产品的设计与专利之间存在的任何相似之处都源于使用了在取得专利之前，常用于泳池设计的设计元素，例如：2007年由BrainVan Bower设计（如图5所示）的长方形游泳池就与D966专利很相像。

图5. BrainVan Bower设计的长方形游泳池[5]

还有，被告Latham Pool公司提出许多游泳池作为相关的先前技艺（图6～图8）。特别是图9所呈示的是被告Corinthian 16泳池与先前技艺中池边长凳类似的设计特征之比对。

图6. Eddy Smith, Sun ledge vinyl liner renovation产品[6]

图7. Vinyl Liner Pool with SpaDeck and Waterfall in Danvers Ma[7]

图8. 3D Pool Designs by Landscaping Contractors[8]

图9. 被告Corinthian 16游泳池与先前技艺类似设计特征的比对[9]

North Star对此响应，Latham Pool的非侵权论点不允许集中于单独地看待设计特征，而应根据一般观察者检测时考虑这些设计在整体上是否具有欺骗性的相似性。双方一致认为「一般观察者」是「正在考虑在家中购买和安装游泳池的房主」。然而，地方法院认为正确的比较需要并排查看专利设计和被指控产品的图纸，「如果要求保护的设计和被指控的设计『足够不同』且『明显不相似』，则专利权人没有履行其证明侵权的责任」。再者，因为对于一般观察者来说，被控诉产品的整体装饰外观与D966专利有足够的区别，并且明显不同。特别是这2种设计都由一个大致呈现矩形的水池、日光浴壁架、全宽楼梯和深长凳组成，但这些「高度相似」不足以证明侵权。专利设计是有角度的矩形，而被告设计是弯曲的圆形形状（如图10所示）。以下为法院明白指出的具体差异：

图10. D966专利与被告产品的入口台阶之比对[10]

（1）该专利具有一个矩形全宽入口台阶，而被诉产品在水池角落设有两个独立的弧形入口台阶（如图11所示）。

（2）D966专利中从晒黑台通往水池主体的台阶有两种不同的长度，但被诉侵权产品中的台阶长度相等（如图12所示）。

（3）该专利中深端的长凳是长方形的，顶部有较小的长方形台阶，而被诉侵权产品中的长凳是弧形的，没有台阶（如图13所示）。

（4）在该专利中，安全壁架从主泳池入口台阶的顶部围绕泳池外围延伸，但被诉产品中的安全壁架位于泳池更深的位置，从主泳池入口台阶的底部开始（如图14所示）。

图11. 游泳池的入口台阶设计特征比对[11]

图12. 游泳池的晒黑台设计特征比对[12]

图13. 游泳池的深端的长凳的设计特征比对[13]

图14. 游泳池的安全壁架的配置及设计特征比对[14]

此外，地方法院还发现，2种设计之间具有高度相似性（事实上，这2种设计都系由一个大致矩形的水池、晒黑壁架、全宽楼梯和深端长凳所组成），不足以证明侵权。因此，法院认定，此案的专利设计与被诉侵权设计「明显不同」，一般观察者不会将D966专利的棱角设计与被诉侵权产品的弧形设计混淆。法院最终给予Latham Pool不侵权的简易判决。

备注：

责任编辑：卢颀

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。