只要诚实且善意提交现有技术 (Information Disclosure Statement, IDS）[1]，不论该现有技术文件是否果真对申请案请求项可专利性具有实质相关连，都已经充分合乎法规要求。若提交义务人知晓与申请案请求项可专利性具有实质相关连的现有技术，而施行诈骗行为或企图为之，或是基于恶意或蓄意误导而违反提交义务者，对于专利申请案与专利权的影响非常大。虽然美国专利商标局 (USPTO)不会主动调查，但若是经他人举发后属实者，申请案即不会被核准；而在法院诉讼程序中，也会构成专利权瑕疵，法院判决可能会不允许该专利权的实施。

美国专利法对于专利申请人的要求义务，除了申请人大/小/微实体确认外，尚有申请人知晓对于请求项对应技术内容的可专利性，有实质相关连的现有技术，必须在申请案被废弃或是公告前，加以提交美国专利商标局，若未诚实提交者，专利申请案将不会被核准，即使已经获得证书，也可能因为举发或是诉讼而导致专利权失效。美国37 CFR 1.56 清楚规范这项义务，兹分提交义务人、提交时间点与可能提交文件...等项目，分述如下：

• 提交义务人
  依据该法规定，承担这项义务之人有：申请案所载的每位发明人、申请案的每位代理人、任何实质参与申请案准备与过程中任何人以及与发明人、申请人、受让人相关连之人或有义务移转申请案之人。这时必须注意，仅是单纯整理申请文件资料，实务上不会将该处理人员认定为有提交义务之人。另若美国申请案以国外申请案为优先权基础案者，实务上，该国外申请案的代理人，也会被认定为有提交义务。

• 提交时间点，依据35USC、37CFR以及MPEP的规范，各阶段提交时间点如下：
  • 第一阶段
    • 自美国专利申请案申请日后三个月内，或第一个审查意见通知书寄出日前，以较晚者为准。
      
    • PCT申请案进入美国国家阶段之申请案，自进入国家阶段日后三个月内，或第一个审查意见通知书前，以较晚者为准。
      
    • RCE申请案，第一个审查意见通知书寄出日前。
  • 第二阶段
    自第一阶段结束之当日或之后，到最终审查意见通知书（Final OA）、核准审定书(Notice  of  Allowance) 或其他会使审查程序终结的官方通知(如: Ex parte Quayle action)寄出前。如果前述官方通知书日之寄件日后于案件撤回之日者，此时该些官方通知不会被视为已经寄送。
  • 第三阶段
    自第二阶段结束之日当日或之后，到缴纳领证费同时或之前。
  • 第四阶段
    自第三阶段纳领证费日后提交。

• 法定声明与费用缴纳
  • 第一阶段
    无须提出法定声明与缴纳费用。
  • 第二阶段
    必须附上37 CFR §1.97(e)规定之法定声明或缴纳规费，而此时提交的法定声明必须符合下述状况，方能替代缴纳规费，如果无法符合下述各种状况，则可以缴纳规费替代提交法定声明：
    • 如果提交的资料是相对应国外案审查意见通知书中第一次所载的引证案，且提交声明当日之引证案，没有超过该国外申请案审查意见通知书寄出之日起三个月者，则不需缴纳规费。
    • 如果提交的资料是其他与请求项可专利性有实质相关连资料，且提交声明当日之相关资料，没有超过知悉该相关资料之日起三个月者，则不需缴纳规费。
  • 第三阶段
    必须同时间附上37 CFR §1.97(e)规定之法定声明和缴纳规费，法定声明的要求同于第二阶段。但无法以缴纳规费替代声明的提交，因为此阶段的要求是法定声明同时提交。
  • 第四阶段
    此阶段则不需提交法定声明与规费。

• 提交后的现有技术审查
  一般而言，只要符合提交的法定要求，提交的现有技术资料都会被审查委员考量，但是第四阶段提交的资料，仅是置于案卷中，不会被考量。

• 未能于期限前提交的处理方式 如果无法在第一与第二阶段提交与请求项可专利性实质相关连资料或是专利文件（共称现有技术）者，可以在下一阶段再提出。但是在第三与第四阶段未能及时提出，且认为该些现有技术资料对于请求项可专利性有实质相关连者，在必须因应状况不同而有不同的处理方式，现分述如下：
  • 第三阶段
    如果是收到与核准审定书相关的官方通知书者，则必须提出撤回核准审定书并提出RCE的二个请求，使提交的现有技术资料，可以让审查委员予以考量。
    如果是收到与核驳审定书相关的官方通知书者，则必须提出RCE请求，让案件重新进入审查阶段，以使提交的现有技术可以被审查委员考量。
  • 第四阶段
    必须提出RCE请求，让案件重新进入审查阶段，以使提交的现有技术可以被审查委员考量。
  • 提交的现有技术资料
    法规中对于哪些资料是应提交或不提交，除专利文件有清楚说明外，并无明确的例示，仅是提到只要与申请案请求项可专利性有实质相关连者，就必须提交。
    • 美国专利权与专利申请案，则仅需于提交请求书中，载入案件申请号、申请日以及专利号即可，无须提交影本。
    • 其他现有技术文件，必须提交影本，提交的影本中必须包括公开的日期，以考量该文件是否符合提交的要求。若该些文件的语言为非英文者，则应再提供该份文件全份的英文翻译。另注意此些文件，若仅是部分内容有实质相关连者，则可仅提供该部分的翻译，USPTO强烈建议申请人，对于仅提供部分翻译的现有技术，一并提供一份相关连说明（concise express），如此可以让审查委员更能接受并考量此份现有技术文件。
    • 对于相对应国外案检索报告、审查意见通书、核驳审定书或该些份文件的核驳引证文件，USPTO的认定态度，也是同于前段其他现有技术文件，提交方式同于前段。
  • 后续案件与母案间的IDS提交关系
    • 现有技术文件已经母案中被考量
      • 原则上母案中已经被考量的现有技术，在CA/CIP/DIV案中不需再提交，但若申请人希望该些现有技术仍可以被列在专利证书上者，则可以提交，而现有技术文件影本不需再提交。
      • 若后续案件是RCE申请案者，母案中已经提交的现有技术不需再提交，也会列在日后的专利证书上。
    • 现有技术文件已经母案中尚未被考量
      • 为确保未被考量的现有技术可以再被考量，必须在CA/CIP/DIV申请案中，再次提交，仅是无须再提供相同的现有技术文件影本。
      • 若是RCE申请案者，则在提出RCE之前所有未被考量已经提交的现有技术文件，都会在RCE的程序中，再次被审查委员所考量。
  • 只要诚实且善意提交现有技术，不论该现有技术文件是否果真对申请案请求项可专利性具有实质相关连，都已经充分合乎法规要求。诚如首段所述，若提交义务人知晓与申请案请求项可专利性具有实质相关连的现有技术，而施行诈骗行为或企图为之，或是基于恶意或蓄意误导而违反提交义务者，对于专利申请案与专利权的影响非常大。虽然USPTO不会主动调查，但若是经他人举发后属实者，申请案不会被核准；而在法院诉讼程序中，也会构成专利权瑕疵，法院判决可能会不允许该专利权的实施。

注释

1. 1. IDS全称为Information Disclosure Statement，是指发明人、专利权人在申请美国专利过程中，有义务诚实地以IDS形式告知美国专利商标局审查员，在专利申请前及申请期间，其所知道的与申请有关的重要信息，包括已经列入专利说明书中的现有技术，以协助美国专利商标局审查员进行审查。(Source: 609 Information Disclosure Statement [R-07.2015], USPTO)

作者： 邱英武 现任： 北美智权专利法规研究组主管 经历： 曾任电脑周边产品制造公司管理部门 （法务、IP、人事与总务）主管 曾任国内第一家同时取得SDA协会与MMCA协会BOARD MEMBER公司的法务/IP主管 曾任大专院校讲师（1995-2002）。 智慧财产局专利审查官训练课程讲师。（2013、2014）