在台湾，申请案因为申请人自己在申请前所作的公开，而丧失新颖性或进步性的情形，并不罕见。这种情况中，有许多是因为申请人在公开后超过六个月才提出申请，无法主张优惠所致。在新法施行后，优惠期延长到十二个月，上述因为超过优惠期而无法主张优惠的情况应可大幅减少。不过，唯有于2017年5月1日「丧失新颖性及进步性之例外的优惠」的规定之新法上路后所提出的专利申请案，才能够适用专利法修正后的相关规定。那么，在5月1日之前已经提出的申请案，如果在公开事实发生后超过六个月才提出主张优惠申请，要怎么办呢？是否就只能枯等审查意见通知函，坐视自己的申请案因为自己先前的公开事实而丧失新颖性或进步性呢？这倒也未必！

台湾地区”立法院经济委员会”已于去年底 (2016年12月22日) 审查通过专利法部分条文修正草案。此 次修正草案的主因是为加入跨太平洋伙伴协议 (Trans-PacificPartnership, TPP)，调和台湾现行专利法与TPP协议规定不同之处。没想到今年美国大选之后，新任美国总统川普上任的第一个工作日，就立即签署了行政命令，宣示美国要退出跨太平洋伙伴协议(TPP)，使得TPP前途未卜。

不过，为了调和台湾与美日韩等国的专利法规之相异处，并顾及台湾产业界及学术界之需求，台湾地区智慧财产局并未因为TPP的前景不明而停止修法放宽优惠期规定的脚步，并已于3月17日 举办了「专利优惠期审查基准」修正草案公听会。

新法施行前提出的申请案，有可能享用新法中放宽的优惠规定吗?

在3月17日的公听会中，智慧财产局表示，关于丧失新颖性及进步性之例外的优惠的新规定，预计会于2017年5月1日施行。也就是说，有关丧失新颖性及进步性之例外的优惠，于2017年5月1日起提出的专利申请案，应适用专利法此次修正后的相关规定； 至于在今年5月1日之前提出的申请案，则应适用专利法修正前的规定。

依据修正后的「丧失新颖性及进步性之例外的优惠」的规定，若申请人有出于本意或非出于本意所致公开的事实，并于该公开事实发生后十二个月内申请发明专利，则该发明适用丧失新颖性或进步性例外之优惠，该公开事实有关之技术内容，非属判断申请专利之发明是否具有新颖性或进步性之先前技术。上述的十二个月期间，即称之为优惠期。

在台湾，申请案因为申请人自己在申请前所作的公开，而丧失新颖性或进步性的情形，并不罕见。这种情况中，有许多是因为申请人在公开后超过六个月才提出申请，无法主张优惠所致。在新法施行后，优惠期延长到十二个月，上述因为超过优惠期而无法主张优惠的情况应可大幅减少。

如前文所述，于2017年5月1日后提出的专利申请案，才能够适用专利法修正后的相关规定， 那么，在5月1日之前已经提出的申请案，如果在公开事实发生后超过六个月才提出申请，要怎么办呢？ 是否就只能枯等审查意见通知函，坐视自己的申请案因为自己先前的公开事实而丧失新颖性或进步性呢？这倒也未必！

笔者认为，积极地灵活运用专利法的相关规则，在5月1日之前已经提出的申请案，若为不慎在公开事实发生后超过六个月才提出专利申请，仍可能有机会藉由修正后之规定，主张优惠而使得该公开事实之技术内容例外不成为先前技术。在此举一个例子来说明。

运用国内优先权规定，让5月1日 前已提出申请案之发明享有丧失新颖性及进步性之例外的优惠

在此 先说明国内优先权的基本概念，以利了解后述的例子。

所谓国内优先权，是申请人基于其在国内先申请之发明或新型专利申请案 (以下称先申请案) 再提出发明或新型专利之申请者(以下称后申请案)，得就先申请案申请时说明书或图式所载之发明或新型，主张优先权。

一般使用国内优先权的目的为： 申请人于提出一个发明或新型专利申请案后，若对该申请案之技术内容再进行改良或者并入新的请求目标而提出另一后申请案，于符合专利法的相关规定下，后申请案得将该先申请案作为主张国内优先权的基础案，且能就该基础案已揭露之技术内容享受与国际优先权类似之利益。

此种改良或新的请求目标，若想要以修正的方式加入先申请案 (以下亦称基础案) 中，通常会被认为超出先申请案在申请时的说明书或图式所揭露之范围而无法修正。若运用国内优先权，则仍有机会并在一个申请案中申请，从而可取得总括而不遗漏之权利。后申请案中，已揭露于先申请案之技术内容将以基础案之申请日 (亦即优先权日) 为专利要件审查基准时点，未揭露于先申请案之技术内容则以后申请案之申请日为专利要件审查基准时点。

不过，设计申请案并无国内优先权之适用，因此本文中之虚拟案例 ，系以发明或新型申请案为例进行说明，不适用于设计申请案。

国内优先权与丧失新颖性及进步性之例外的优惠

有论者认为，上述之「运用国内优先权的规定，让5月1日之前已经提出申请案之发明享有丧失新颖性及进步性之例外的优惠」的做法并不可行。此种看法的基础在于，认为后申请案为先申请案之承继者，既然先申请案之发明无权主张丧失新颖性及进步性之例外的优惠，故后申请案当然无法享有先申请案所无之权利。

笔者认为上述看法基本上是正确的，但或许并不全面。

先申请案之发明无权主张丧失新颖性及进步性之例外的优惠，故 后申请案之发明的确没有可承继的优惠。然而，后申请案虽无可承继的优惠，但这并不影响后申请案自己得主张丧失新颖性及进步性之例外的优惠。以下详细说明理由。

丧失新颖性及进步性之例外的优惠与国内优先权，两者之立法目的并不相同。

丧失新颖性及进步性之例外的优惠的本意为，在先申请主义之前提下，让因故在提出专利申请之前即先行公开技术内容之人仍有取得专利权之可能，因为该先行公开仍有利于技术的尽早公开及流通，进而达成专利法促进产业发展的立法目的，同时藉由优惠期的设定，督促发明者在公开发表了其发明之后尽快提出专利申请，以维持公众与发明人利益的平衡，符合先申请主义之精神。

国内优先权的立法目的则为，鼓励发明人在提出专利申请后，仍持续改良及继续研发。国内优先权的规定，使得申请人得就先申请案，再提出修正或合并新的请求目标，而能享受和国际优先权类似之利益。

丧失新颖性及进步性之例外的优惠与国内优先权，两者之效果不同。

丧失新颖性及进步性之例外的优惠的效果，仅系认定特定公开事实之技术内容非属于判断申请专利之发明是否具有新颖性或进步性之先前技术，并不影响判断专利要件的基准日。国内优先权系认定优先权日后公开之技术内容，均非属于判断申请专利之发明是否具有新颖性或进步性之先前技术，实质上将判断专利要件的基准日提早至优先权基础案的申请日。

丧失新颖性及进步性之例外的优惠以及国内优先权，两者之立法目的不同，达成之效果亦不相同，且两者之间并无竞合的问题。

上述虚拟案例中，先申请案的申请日在甲君公开发表发明X之后七个月，依据现行专利法，无法享有丧失新颖性及进步性之例外的优惠。但是，不论先申请案是因为申请日超过优惠期间的六个月而无法享有丧失新颖性及进步性之例外的优惠，还是未依法在申请时主张优惠而无法享有丧失新颖性及进步性之例外的优惠，都不会影响后申请案本身是否可以主张丧失新颖性及进步性之例外的优惠。

由于作为国内优先权基础案的先申请案，在被后申请案主张国内优先权之后，将于先申请案的申请日起十五个月视为撤回，因此，专利法中特别规定国内优先权基础案若有主张丧失新颖性及进步性之例外的优惠，则后申请案可以承继先申请案的该优惠。本文之虚拟案例中，先申请案无法主张丧失新颖性及进步性之例外的优惠，因此后申请案所享有的丧失新颖性及进步性之例外的优惠并非承继自先申请案，而是由于后申请案本身符合丧失新颖性及进步性之例外的优惠之规定，因此才享有该优惠。

不论申请案是否有主张国内优先权，一申请案是否可以享有丧失新颖性及进步性之例外的优惠之判断是独立进行的，一发明单独主张国内优先权或优惠期之处理方式，和一发明同时主张国内优先权与优惠期之处理方式理应相同；若因后申请案主张了国内优先权，而要求后申请案中已揭露于基础案之发明的优惠期判定方式须依基础案申请日时之规定，则实质上相当于对同时主张国内优先权与优惠期之发明进行差别对待，在法理上的立论基础恐较薄弱。因此，笔者认为此次专利法修正后，一申请案是否可以享有丧失新颖性及进步性之例外的优惠，端视其申请人是否有出于本意或非出于本意所致公开的事实，并于该公开事实发生后十二个月内申请发明专利，应无需考虑其是否主张了国内优先权。

结论

在2017年5月1日专利法修正前已经提出的申请案，若不慎在特定公开事实发生后超过六个月才提出申请，且若公开事实是出于申请人本意或非出于申请人本意所致，仍可能有机会藉由修正后之规定，主张优惠而使得该公开事实之技术内容例外不成为先前技术。关键在于，在修正之专利法施行日当日或之后赶快另提出一个申请案，并以修正前已经提出的申请案为国内优先权基础案，若公开事实符合专利法修正后之相关规定「出于申请人本意或非出于申请人本意所致，且后申请案的申请日距离该公开事实发生日在十二个月内」，就能够主张该公开事实有关的技术内容，例外不作为判断申请专利之发明是否具有新颖性或进步性之先前技术，申请专利之发明仍有可能获得专利。