美国发明专利有Patent Term Adjustment(PTA)的制度,若官方审查程序耽搁,导致取得专利后的实际保护年限缩短,可以PTA机制调整专利权期间,补偿专利权人损失。但这制度不只单方面对官方审查有要求,同时也要求申请人积极配合申请审查程序的义务,很多申请人其实不知道,某些申请专利期间常见作法,可能不知不觉吞掉了可能的PTA补偿天数。
很多美国发明专利申请人都听过,美国有专利权期间调整的补偿制度,原文作Patent Term Adjustment(PTA),简言之,如果因为官方审查程序耽搁,导致取得专利后的实际保护年限缩短,USPTO会利用PTA机制调整专利权期间,以补偿专利权人损失。所以,若申请人花十年时间与USPTO斗法角力,拿到发明专利之后,至少也该有两三年的PTA天数予以补偿吧?没有的话,这PTA天数到底都到哪儿去了?
1995年美国专利制度开始导入PTA机制,经过几次修订,以下仅讨论2000年5月29起申请之发明专利(不含Reissue案)适用办法。依据35 USC 154(b),若官方审查过程延误公告,变相缩短专利权期间,USPTO可以PTA调整延长专利权期间,一日的PTA调整天数,代表该专利之专利权期间可增加一日。若官方造成的各项延误期间重迭,PTA天数应扣除重复计算部分,使不超过专利公告实际延误天数。
不过PTA办法也要求申请人积极配合申请审查程序的义务,依35 U.S.C. 154(b)(2)(C)规定,申请人未以合理努力积极配合官方程序,PTA天数应扣除申请人延误审查的天数(Reduction of Period of Adjustment of Patent Term)。申请人在USPTO OA或要求寄发3个月内未回复、请求暂缓审查或公告、因申请人缘故导致废案、暂时案转正式案、答辩修正或其他回复缺漏需补件、非应官方要求提补充回复或其他文件、核准后再提修正等文件或RCE……,凡为37 C.F.R. 1.704(b)及(c)(1)~(13)条列事项,USPTO系统都会自动扣除PTA天数。
多数美国发明专利申请人都知道,一般OA通常有3个月的回复时间,若来不及在官函指定的3个月期限内回复,仍可依 37 C.F.R. 1.136(a)缴费请求展延回复期限,最多可再买到3个月的时间。不过使用这条规定请求延期回复的申请人,并不是人人都知道此举将导致领证后可取得的PTA天数减少,事实上,逾3个月回复官方OA或要求,正是USPTO最常引用的PTA扣除事由(37 C.F.R. 1.704(b))。
还有一种常见的PTA黑洞,例如申请人回复OA后,在官方未主动要求的情况下,申请人又提交追加文件,亦会归类为申请人延误(37 CFR 1.704(c)(8)),导致PTA天数扣除。依37 C.F.R. 1.111(a)(2)所提补充答辩,列入这类应扣除项目,想必多数申请人都能接受,不过让很多申请人感到意外的是IDS也划了进来。然而,IDS呈报信息常为美国或外国专利局对应案OA/引证数据,申请人无从预知控制官方审查进度,况且USPTO也希望鼓励申请人尽早呈报,所以37 C.F.R. 1.704(d)又规定,若为文件收迄日起30日内呈报,只需符合条文各项规定并依37 C.F.R. 1.704(d)提交声明,即可不计入申请人延误。
欲延长领证后专利权可行使的期间,应多了解PTA规定
其实PTA是在20年专利权期间基础上延续专利保护时间,但取得专利后可能面临技术汰换、市场变化、商业化价值下降,或受其他因素影响,并非所有专利所有权人都会缴满三期年费(maintenance fee),由此推测,部分申请人不熟悉PTA制度,或许也是因为PTA对其发明保护意义不大。但若申请人希望尽可能延长领证后专利权可行使的期间,就不妨多了解PTA规定。
譬如专利申请期间,申请人可尽量在3个月内回复OA,倘若超出3个月回复,申请人也应注意,尽管延期费是以月计价,但要开始倒扣的申请人延误,是以天为单位扣除PTA天数。又或收到外国OA引证数据,也可尽快评估确认,若需向USPTO呈报,才有可能赶在30天内附37 C.F.R. 1.704(d)声明完成IDS呈报作业。另方面,经PTA调整后的专利权期间终止日,不得超出TD(Terminal Disclaimer)设定的专利权终止日期,因此面对ODP(Obviousness-type Double Patenting)核驳时,希望最大化专利权期间的申请人,也可再衡量是否除提交TD外别无其他方法可克服核驳。
最后,如USPTO建议,申请人可多注意PAIR PTA记录,发现错误即应立刻通知USPTO。若申请人已尽完全注意责任,仍因不可归责于申请人的缘故,逾3个月指定期限才回复官方OA,有机会在公告前依37 CFR 1.705(c)缴费请求加回一定天数,公告后若对USPTO给予的PTA计算结果有异议,也可依其他法规寻求救济。
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