012期
2017 年 7 月 21 日
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PCT进入美国的特殊管道
邱英武╱北美智权 专利法规研究组资深副理

美国对于PCT指定美国的申请案给予了一个特殊的待遇,就是类似美国国内申请案的角色地位。既然是类似国内申请案的地位,那就可以是母案,母案存在,后续就可以产生子案。美国对于都是国内申请案,会有母子关系的,就是CA、DIV以及CIP申请案,此种方式就是「BYPASS」。

阿美在一家业务扩及中国以及欧洲的公司上班,除分内工作外,也被赋予管理公司专利的事务。公司为了布局全球的专利,于是与配合的事务所讨论如何处理比较妥切,最后敲定以国际专利合作条约(Patent Cooperation Treaty,简称PCT)途径进行。也就是先提出PCT申请后,在申请日(或优先权日)起的30个月后,再考虑要进入哪些国家。采PCT途径申请可以给予公司更长时间的考虑,例如究竟当初提出PCT申请时,该发明内容是否妥切?是否符合公司市场利益?......等等。

有一天,公司高层在会议中决定某项发明的PCT申请案应尽速进入美国,取得专利审查意见,进而规划后续国家的方向。可是阿美想到PCT案件的申请流程,都是要在申请日(优先权日)30个月后,才可以后续处理,那如何提早处理此美国案呢?在询问合作事务所后,发现美国竟然有不同的进入美国方式,那就是「BYPASS」方式。

PCT申请案提出当下时,都会要求申请人对于欲进入的成员国先予以指定,申请人大都是全部成员国都指定,反正也没有多缴指定国费用。美国对于PCT指定美国的申请案给予了一个特殊的待遇,就是类似美国国内申请案的角色地位。既然是类似国内申请案的地位,那就可以是母案,母案存在,后续就可以产生子案。美国对于都是国内申请案,会有母子关系的,就是CA、DIV以及CIP申请案,此种方式就是「BYPASS」。

透过CA、DIV以及CIP方式,将PCT指定美国之申请案作为母案,向美国提出专利申请。提出的CA、DIV或是CIP要如期进入美国,当然是有条件的,那就是

  1. CA、DIV或CIP的发明内容必须与PCT指定美国申请案的发明内容有相关连
  2. CA、DIV或CIP案必须与PCT指定美国申请案都是尚未结束(PENDING)的状态
  3. CA、DIV或CIP案的发明人必须至少有一位与PCT指定美国申请案的发明人相同

除了前述三个条件外,PCT指定美国申请案的状态,最好也是已经经过WIPO国际局依据PCT ARTICLE 21的国际公开之后。若不是已经公开者,则美国审查委员可能会要求申请人再提交PCT指定美国申请案的CERTIFIED COPY以及英文翻译,会增加申请人负担。另外必须注意,在2012年9月16日美国新专利法施行后,要提出此种CA、DIV或是CIP时,一并要在APPLICATION DATA SHEET上清楚记载案件关系,如果PCT指定美国之申请案还有优先权主张者,也必须加载APPLICATION DATA SHEET中。当然也可以在CA、DIV以及CIP的说明书首段中,加载CROSS REFERENCE的案件关系叙述文字。但要注意不可以尽是在CROSS REFERENCE中加载案件关系,却忘记在APPLICATION DATA SHEET加载,这样会导致案件关系无法连结,因为美国专利局的认定数据正确与否的基准数据是APPLICATION DATA SHEET而不是CROSS REFERENCE。

 

 
作者: 邱英武
现任: 北美智权专利法规研究组主管
经历:
  • 曾任电脑周边产品制造公司管理部门
    (法务、IP、人事与总务)主管
  • 曾任国内第一家同时取得SDA协会与MMCA协会BOARD MEMBER公司的法务/IP主管
  • 曾任大专院校讲师(1995-2002)。
  • 智慧财产局专利审查官训练课程讲师。(2013、2014)

 


 





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