016期
2017 年 11 月 17 日
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美国后申请案可在国际优先权期满后再提出申请吗?
邱英武╱北美智权 专利法规研究组资深副理

李先生经营纺织厂,从代为纺纱成为布料开始起家,逐步进入到布料结构研究领域。某日与原料制造公司谈到近年来火红的特殊布料开发,像是运动吸湿排汗快干布料、雨天防水透气排汗布料以及冬天吸湿快干保暖布料…等。此时双方讨论的点为从布料原料与布料涂层方式,何者能抢占市场?虽说布料涂层能抢占市场,但是布料涂层方式已经有多家厂商完成开发并广受布料厂家欢迎,再则,如果原料掌握在别人手中,李先生心中非常不踏实。

在以上考虑下,李先生决定从布料原料做起,经过多年研究,终于完成原料的开发,再加上此段期间也对织法予以研究,运用在产品上,也产生不错的效果。李先生便与曾经合作的事务所讨论,共同撰写专利申请文件,并先在台湾提出专利申请,之后的10个月内,又以相同的内容,在中国提出专利申请。

由于忙于新品上市,且原先之预定申请国家或地区仅为台湾及美国,中间却无心穿插了中国。本以为已经都提出申请,并未注意到其实美国专利申请案尚未提出申请。某天检阅专利申请策略时,方发现漏掉美国。李先生于是紧急联络处理美国申请案的公司,请他们提出美国专利申请案,并主张台湾申请案为优先权基础案,此时,提出美国申请案的时间已经是在台湾申请日后的第13个月。美国申请案的优先权主张会被认可吗?

依据2013年12月18日生效的Patent Law Treaties Implementation Act (PLTIA) title II的规范,提供了优先权主张恢复的机制,就是PCT申请案的后申请案,如果在优先权基础案申请日后的12至14个月内取得申请日,且非故意延迟提出者,可以恢复优先权主张。在2015年5月13日修正生效37 CFR 1.55(c)的规范,前述恢复优先权主张的机制,适用主张国际优先权的正式案。主张国际优先权的美国设计申请案同样也适用,仅是期限为6至8个月。提出此项恢复主张时,必须在美国案申请时的Application data sheet中记载该优先权基础案数据、缴纳相应的费用以及该延迟超过12个月(若是设计申请案者,则是6个月)提出申请系非出于故意而导致的声明。

在2015年5月13日之前,所有正式案的优先权主张,该正式案申请日与优先权基础案申请日间隔必须在12个月内,若是在正式案提出申请时,忘记提出优先权主张,可以补主张该优先权。所以在超过12个月期限后提出的美国正式案,无法主张间隔超过12个月期限的优先权基础案,使得专利三性的审查基准日为申请案的申请日,而不是优先权基础案的申请日,降低获得专利权的机会。

由前二段中可以发现二者状况截然不同,先段的美国正式案,是在优先权期限的12个月后到14个月内提出,后段的美国正式案则是在优先权期限12个月内提出。之所以会有先段的开放规范,系依循PLT(Patent Law Treaty)Article 13 (2)的规范,PCT的规范也是依循PLT而来。但是国际优先权恢复的规范,并不是直接拘束各PCT成员国,各成员国也有权限,可以直接向WIPO表明不接受该规范,中国知识产权局就是其中之一。美国专利商标局接受此项制度,也是符合美国保护发明人的原始出发点,藉由扩大期限,给予发明人以及专利权人增加取得专利权的机会,鼓励研发的推展,增进人类的进步。

台湾专利法目前并未导入此项制度,但据侧面得知,已经有亦将此项制度纳入专利法修正草案中,仅是时间上何时向大众宣布而已。若是如此,相信台湾的专利制度可以更贴近世界的潮流。

 

 
作者: 邱英武
现任: 北美智权专利法规研究组主管
经历:
  • 曾任电脑周边产品制造公司管理部门
    (法务、IP、人事与总务)主管
  • 曾任国内第一家同时取得SDA协会与MMCA协会BOARD MEMBER公司的法务/IP主管
  • 曾任大专院校讲师(1995-2002)。
  • 智慧财产局专利审查官训练课程讲师。(2013、2014)

 


 





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