今年台湾专利法修正针对专利优惠期制度有重大改革，不但延长优惠期间的时间，也删除发明人可以主张优惠期间之理由限制，此一修正有利于发明人保障其权利。然而，发明人主张优惠期的法律效果不同于优先权，与优先权的法理也全然不同，因此无法建立优先权日，发明人不宜将优惠期作为主要保护手段，而应作为备用补救措施。本文将由优惠期制度法理讨论其对发明保护扮演之地位，以及检讨发明人考虑适用优惠期制度应予注意的事项，以避免权利受到损害。

优惠期制度

优惠期制度可使发明人或其继受人于专利申请前之特定时间内揭露发明，却不因申请前揭露其发明而使新颖性丧失，因此于其他专利保护要件符合下，纵使发明人已将发明揭露仍可取得专利。适用优惠期之事由，因各国立法而有不同。当发明人完成发明至递出专利申请前之特定期间，将发明发表于期刊、或就研究发明进行实验等等目的而有揭露发明的必要性，在优惠期制度下，发明人就可于揭露发明后仍可在优惠期间内申请专利。

因此，表面看来，优惠期制度对于发明人是有利的规定，然而在先申请主义的制度下，发明人可能因为延后申请而丧失专利权。因为，在专利先申请主义制度，二人以上有相同之发明，由先申请之人取得专利权，不论其发明是否先完成；因此发明人于揭露后有第三人有相同之发明，且于发明人之前递出申请，而发明人纵然于优惠期间内递出申请，仍将因未先申请之限制而丧失专利权。

优惠期实为专利新颖性要件之例外。绝对新颖性要件要求所有发明于申请日之前必须未被本人或他人揭露，因此多数专利制度采取先申请主义之国家，多设有优惠期间之例外，以缓和发明人因为过失或是必要揭露发明而导致新颖性丧失之情况[1]。以欧洲与日本为例，因将优惠期间视为新颖性要件的例外规定，因此对于可以主张发明人优惠期事由相当有限，以免架空专利新颖性之要件[2]。

各国优惠期间的规定不同

国际公约有关专利优惠期之规定，可见于巴黎公约第十一条第一项之规定。该规定要求各缔约国应对其具备或承认之国际展览中，所展出商品之专利发明、新型、设计及商标给予暂时性保护[3]。所谓暂时性的保护所指为何？巴黎公约并未设规定，而由缔约国内国法决定保护方式。多数设有优惠期国家，在优惠期间的长短有6个月与12个月差异[4]。至于适用优惠期之保护，除了巴黎公约第十一条第一项之规定于国际展览中展出商品之外可适用优惠期之外，各国也有不同之规定。有关各国优惠期之相关规定，可参考前期叶雪美之文章[5]，或参考世界知识产权组织于2017年所整理资料[6]。

由于巴黎公约优惠期的规定，使缔约国以及与缔约国有贸易活动之国家，均采优惠期制度，差别仅在优惠期间之适用是否弹性，包括其适用期间之长短与适用之事由是否局限。美国虽采先发明主义，但向来对于发明人适用优惠期的事由并不严格限制[7]，然而由自2011年后美国专利法由先发明主义改采先申请主义之后，实务界人士特别对于发明人对于优惠期制度使用提出警告，认为新法针对优惠期之规定趋向严格，而且在先申请主义的制度下，发明人应将这种看似有利的制度当作最后补救手段，断不能仰赖优惠期制度，而延后申请时间[8]。

优惠期之适用与声明

台湾智慧局网站资料针对优惠期之适用与声明曾有详细说明。[9]首先，当专利申请案于申请日前有公开事实，除于专利公报上所为之公开外，若同时符合优惠期规定时间以及符合专利法规定之事由，申请人于申请时得于专利申请书之声明事项栏表示优惠期之适用，并提供公开事由、事实发生日期及检附相关公开之证明文件，以利审查作业。惟智慧局进一步说明，适用优惠期并不以声明为必要程序，专利申请案是否符合优惠期相关规定，将于实体审查中认定之，审查过程中如有认定问题，仍有申请人举证，为此，智慧局建议避免日后证明之困难，申请人应保存可能证明文件。

优惠期vs.优先权

依照巴黎公约之规定，倘发明符合巴黎公约第十一条第一项之优惠期规定，任一同盟国应依其国内法之规定，给予临时保护。其次，按巴黎公约第十一条第二项之规定，此项临时保护，不应延长巴黎公约第四条所规定优先权期间。换言之，巴黎公约规定有关优惠期与优先权主张不能重复主张，而藉以延长优先权期间。因此，倘发明符合优惠期之条件，又提出优先权主张者，则优先权期间起算之日，任一同盟国之主管机关得规定系自商品送交展览会之日开始计算。

台湾虽非巴黎公约会员国，然专利审查基准就优先权日之审查与优惠期之适用，也采取与巴黎公约规定相同之认定方式。亦即申请案有适用优先权，其后有主张优先权，参照巴黎公约第十一条第二项规定意旨，因认可主张优先权之期间只有一年，不得延长，因此若有展览之情事时，倘自展览之日至向台湾智慧局申请专利之日未逾一年者，则优先权日得从展览之日起算[10]。

主张优先权之效力与适用优惠期间均有先申请主义有关，然而二者法律效力不同。优先权之主张系发明人于基础案申请以后，于台湾专利申请案申请以前，即有使用相同技术公开之事实，仍不能影响申请案之新颖性，故倘有基础案申请后因研究、实验而发表或使用之情事者，仍以该优先权主张之基础案之申请日为优先权日。由于优先权主张，将建立优先权日，因此发明人于台湾申请案之前发表或使用，均不影响专利新颖性、进步性之判定。反之，优惠期仅在救济发明人因为过失所造成的揭露，使这种揭露不影响其新颖性之认定。

优惠期与优先权差异，在于前者之救济系为处理该公开事实所造成的新颖性缺陷问题，然而优先权日之建立，则可以将专利保护要件之判定日期提前到优先权日。因此，于优先权人后公开之技术或是发明人的行为，均不影响申请案。而优惠期之适用，并未建立优先权日，因此发明人A于优惠期间之公开，虽不因此丧失新颖性，然而于优惠期间内且于发明人A申请之前若有其他类似技术X之揭露，则X将成为适用优惠期之申请案之先前技术。因此由于任何于申请日之前之揭露都为先前技术，可能导致申请案无法取得专利，因此提高失去专利权之风险。

小结

受到巴黎公约的影响，多数国家专利制度均有优惠期规定是否应宽松，有肯否二种不同做法。赞成采取宽松的优惠期制度，主要基于对于发明人揭露保护，避免发明人因为过失或有特殊商业或研究需求考虑而有揭露之需求，而无法兼顾专利之申请[11]。

反之支持严格认定者，认为上述提到适用优惠期案件，倘于优惠期间有他案申请，将可能造成二案均无法取得专利之情况，因此优惠期之适用，造成专利权之取得处于不确定之状态。另外，当发明揭露之后至申请前，由于发明人是否申请专利并未确定，公众是否得使用该技术易处于不确定状态，影响第三人之使用权。因此优惠期之制度有如一刀两刃，过度宽松将可能提高专利权利争议，使权利处于不确定，反而有碍创新之发展，因为民众无法确认已经公开之技术是否已经属于公共领域，而无法加以利用。

台湾放宽优惠期之认定，故有利于申请前之揭露，然而适用优惠期对于发明人而言应视为最后手段，而不应做为主要手段。因为，当技术一旦揭露后，所面临未知的情况太多，潜在竞争对手很可能藉此掌握关键信息，一旦早发明人一步揭露，则发明人将因此无法再取得专利权之重大风险。因此，考虑适用优惠期应为备案且须谨慎为之。

备注：

1. Toshiko Takenaka, Patent Law and Theory, P385-386.
2. Toshiko Takenaka, Patent Law and Theory, P385.
3. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Art.11
   , available at http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf
4. ‘Grace Periods’ – Consequences of Disclosure Before Filing, available athttp://blog.patentology.com.au/2012/01/grace-periods-consequences-of.html
5. 专利新颖性优惠期延长，何以独漏设计专利？，北美智权报第185期
6. 参考www.wipo.int/scp/en/national_laws/grace_period.pdf
7. Science Business Innovation Board AISBL., A GRACE PERIOD FOR PATENTS-A survey of European technology transfer
   offices on patent practice and perceptions-COULD IT HELP EUROPEAN
   UNIVERSITIES INNOVATE? Pate8. 2013, available at http://www.insme.org/files/grace-period-report
8. Gene Quinn, First to File Means File First! The Risk of Not Immediately Filing a Patent Application, also available at http://www.ipwatchdog.com/2016/01/09/first-to-file-means-file-first-filing-a-patent-application/id=64809/
9. 智慧局如何审查专利申请案是否有优惠期之适用？优惠期之适用有问题时，申请人是否仍须证明？https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=503969&ctNode=7633&mp=1。
10. （八八）智法字第八八八六一○三九号函。
11. See supranote 7 at 21.

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