022期
2018 年 5 月 18 日
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浅谈日本专利订正审判中一群请求项的判断及处理方式
吾思/资深专利工作者

在日本,专利权人于发明专利核准后,可以提出订正审判请求。在提出订正审判请求时,须于订正审判请求书的请求主旨中指定要以「专利权整体」或者「个别请求项」作为订正请求单位。特许厅审判部于后续的审理中,即以专利权人所指定的请求单位为基础,判断是否准予订正。依据订正前的引用关系,当某一请求项之订正内容实质上会影响其他请求项的保护范围时,被订正的请求项本身以及受到订正内容影响的其他请求项会形成所谓的「一群之请求项」,而专利权人在提出「订正审判」时应以该一群之请求项为订正请求单位。在此情况下,审判也是基于该一群之请求项的整体做成审决。

在订正审判中正确判断「一群之请求项」是很重要的。这不但关系到订正规费的计算,还影响到各个请求项之订正审决的准否以及审决确定的时间等。以下,依据日本的专利相关法规,说明在提出订正审判请求时,对于「一群请求项」的判断及处理方式。

一、「一群请求项」的判断原则

日本订正审判中所谓的「一群请求项」,是以个别请求项为单位提出订正时,在特定状况下必须采用的订正请求单位;若是订正请求时采用专利权整体为单位,则没有必要指定「一群请求项」作为订正请求单位。

依据订正前的引用关系,当某一请求项之订正内容实质上会影响其他请求项的保护范围时,被订正的请求项本身以及受到订正内容影响的其他请求项会形成所谓的「一群请求项」,而专利权人在提出「订正审判」时应以该一群请求项为订正请求单位。在这里,所谓的「受到订正内容影响的其他请求项」,通常是指引用了被订正请求项技术内容的其他请求项。而且,上述的引用关系,不仅包含依附于被订正请求项的附属项,还包含了以引用记载形式撰写的其他独立项。

在判断「一群请求项」时,首先要先弄清楚实际上被订正的请求项是哪一项,然后,依据订正前的引用关系,找出直接或间接引用被订正请求项的项次。此时,所谓的「一群请求项」包含了被订正的请求项本身,以及直接或间接引用被订正请求项技术内容的所有请求项。日本的专利实务中,依附于多个项次的多项附属请求项颇为常见,对于此种较为复杂的引用关系,在判断一群请求项的时候要特别小心。

以下,以具有依附关系的请求项为例,说明判断「一群请求项」的方式。至于「一群请求项」涉及以引用记载形式撰写之其他独立项的情况,其判断原则相同,读者可以自行类推适用。

二、「一群请求项」的判断例

假设,订正前的申请专利范围包含以下5个请求项:
(请求项1)一种装置,其包括A。
(请求项2)如请求项1所述之装置,更包括B。
(请求项3)如请求项1所述之装置,更包括C。
(请求项4)如请求项2或3所述之装置,更包括D。

<订正例1>
若专利权人针对请求项1提出订正,欲将A订正为A’,此时,虽然其他请求项的记载并未订正,但由于请求项2~4都直接或间接引用了请求项1,因此请求项2~4的内容都受到请求项1订正内容的连动(参见下表),因此请求项2~4连同被订正的请求项1构成了「一群请求项」,专利权人必须以请求项1~4构成的一群请求项作为订正请求单位,并缴交对应的订正规费。

<订正例2>
若专利权人针对请求项2提出订正,欲将B订正为B’,此时,虽然其他请求项的记载并未订正,但由于请求项4直接引用了请求项1,因此请求项4的内容受到请求项2订正内容的连动(参见下表),故请求项4连同被订正的请求项2构成了「一群请求项」,专利权人必须以请求项2及4构成的一群请求项作为订正请求单位,并缴交对应的订正规费。

<订正例3>
若专利权人针对请求项2提出订正,欲将B订正为B’,同时针对请求项3提出订正,欲将C订正为C’,此时,虽然请求项1及4的记载并未订正,但由于请求项4为多项附属项,直接引用了请求项2或3,因此请求项4的内容受到请求项2及3订正内容的连动(参见下表)。

此时,请求项4与2形成一个群组,请求项4与3形成另一个群组。但这两个请求项群组包含的请求项有重迭(均包含请求项4),若将此两个请求项群组分别视为两个独立的订正请求单位,将有可能造成矛盾难解的结果。例如,当请求项2的订正符合专利法规范而应该准予订正,而请求项3的订正不符合专利法规范而不应该准予订正时,由于请求项4中既引用了请求项2又引用了请求项3,因此若请求项2及请求项3一个准予订正另一个不准予订正时,将使得请求项4的内容解读变得困难。因此,必须将请求项4连同被订正的请求项2及3构成同一个「一群请求项」(而非2个群组),以此「一群请求项」为单位请求订正审判。

三、解开「一群请求项」的牵绊

如上所述,订正审判时,依据订正前的引用关系来决定「一群请求项」。在整个订正审判的程序中,归属于同一群组的这一群请求项等于是在同一艘船上,只要这一群请求项中有任何一个请求项未获准予订正,则同属一个群组的其他请求项的订正也不能被准予。

当铁达尼号要沉船的时候,杰克与萝丝能不能搭救生小艇离开呢?答案是可以的。

针对构成「一群请求项」当中的某个特定请求项,可以进行「解除引用关系的订正」,并于订正审判请求书的订正理由中记载「另为请求单位之请求」,就可以让该特定请求项松绑,解开该特定请求项与其所属的一群请求项中其他请求项的牵绊,而作为独立的请求单位,另行判断其订正之准否。

以下,基于上述判断例中的订正前的申请专利范围的情况,另举一个例子来说明「解除引用关系的订正」及「另为请求单位之请求」的运用方式及效果。

<订正例4>
假设专利权人针对请求项3提出订正,欲将C订正为C’(订正事项1),并且,订正请求项4,使其仅依附于请求项2(订正事项2,此即为上述「解除引用关系的订正」的一种方式)。

经过审查后发现,发现订正事项1引入了新事项,请求项3不得准予订正,又由于订正前之请求项4系依附于请求项3,两请求项间具备「一群请求项」之关系,因此请求项4之订正亦有可能连带地不被准许,特许厅据此对于专利权人发出了订正拒绝理由通知书。

在此情况下,专利权人于收到订正拒绝理由通知书之后,可以在提出意见书时,于意见书中针对请求项4提出「另为请求单位之请求」。如此一来,当订正事项2的「解除引用关系的订正」符合规定而可以准予订正时,请求项4可以另为一个请求单位,不受到请求项3之订正准否之影响,而独立获得准予订正。

另一方面,如果专利权人未针对请求项4提出「另为请求单位之请求」,则请求项4与请求项3仍然属于一群请求项,即使订正事项2的「解除引用关系的订正」符合规定而可以准予订正,仍会因为请求项3之订正事项1未得准予订正,而使得请求项4连带地无法被准予订正。

结语

日本特许厅对于请求「订正审判」之审查,允许专利权人以个别请求项为订正请求单位,因此可有效避免因以专利权整体为订正请求单位进行审判时而导致之「一损俱损」的情况,然而专利权人提起订正审判时仍须注意日本专利相关法规中所谓「一群之请求项」的概念,当订正之内容涉及一群之请求项时,应正确判断一群请求项所包含的请求项,并且藉由解除引用关系的订正以及另为订正单位的请求,能够有弹性地调整「一群请求项」的所属请求项,以避免发生铁达尼号沈船却没好好利用救生小艇的悲惨故事。

请求项

订正前请求项内容

订正后请求项内容

订正例1
将请求项1的A订正为A’

订正例2
将请求项2的B订正为B’

订正例3
将请求项2的B订正为B’,并将请求项3的C订正为C’

订正例4
将请求项3的C订正为C’,并解除请求项4与请求项3的引用关系

1

A

A’

A

A

A

2

A+B

A’+B

A+B’

A+B’

A+B

3

A+C

A’+C

A+C

A+C’

A+C(C’引入新事项,未准予订正)

4

A+B+D

A+C+D

A’+B+D

A’+C+D

A+B’+D

A+C+D

A+B’+D

A+C’+D

A+B+D

 

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 吾思
现任: 资深专利工作者
学历: 台湾大学生命科学系
台湾交通大学经营管理研究所
相关证照: 台湾地区专利师
日本知的财产管理技能检定合格

 


 





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