022期
2018 年 5 月 18 日
  北美智权官网 历期电子报   电子报订阅管理  
 
浅谈欧洲专利局(EPO)审查沟通程序
吾思/资深专利工作者

不论是专利事务所还是提出专利申请的公司行号,在向欧洲专利局提出申请以及进行后续的程序时,通常都是透过欧洲专利代理人来进行。也因此,欧洲专利实务几乎就等于是「指示欧洲专利代理人进行申请及答辩」。不过,其实除了书面答辩之外,还有其他的管道可以和欧洲专利局进行沟通,若能了解除了提出书面答辩之外,还有那些沟通程序可以使用,以及在何种时机下可以要求欧洲专利代理人进行书面以外的沟通程序,更可以提升申请及审查的效率。

欧洲专利局的专利相关程序中,虽然是以书面审查为主,但是在符合特定要件时,也可以进行书面审查以外的沟通程序,让某些难以用书面文件表达清楚之复杂问题,可以藉由口头讨论而得以厘清,进而提升相关审理之效率。前述所谓书面审查以外的沟通程序主要包括EPO审查指南(Examination Guidelines)Part C-VII(Guidelines for Examination in the EPO Part C - Chapter VII)中之个人咨询(personal consultation)与口头审理(oral proceedings),以下就此二部分进行说明。

一、个人咨询程序

个人咨询属于非正式的沟通程序,主要适用于仅涉及一造(如申请阶段之实体审查等)的审理程序。

因此,在审理时会同时涉及一造以上的程序,原则上不允许采取个人咨询方式进行沟通。例如,异议(opposition proceedings)等的程序中就不适用个人咨询程序。个人咨询的相关规定主要见于审查指南Part C-VII第2节,其可由EPO人员发起或申请案之申请人提出要求。当个人咨询是由申请人提出者,EPO人员仅在认定进行咨询讨论对审查没有实益或认定欲讨论之议题(issue)须由正式程序处理时,才会拒绝申请人之要求,其中:

(一)   电话会谈可于申请人(在本文中所称之申请人(applicant)包含申请人或其指定之代表人)与EPO实体审查人员(examiner)/形式审查人员(formalities officer)间办理,其中:

例如,下列情况中可以由申请人提出电话会谈:

  1. 申请人想询问关于审查相关的程序问题(procedural issue);
  2. 在审查意见通知或申请人回复(reply)中有错误,导致申请人/审查人员难以进行下一次之回复/意见通知。

例如,下列情况中可以由EPO审查人员提出电话会谈:

  1. 关于审查争议之论点有困惑,因此使得申请人误解审查人员的论点,进而导致再次书面通知将难以发挥效用;
  2. 申请案有可能获准,但仍须通知申请人修正部分小瑕疵时,或者审查人员拟与申请人讨论修正建议以克服先前通知的核驳理由;
  3. 申请人针对依据细则71(3)发出核准通知之申请案提出修正(amendments)或更正(corrections),但审查人员不同意该修正或更正。

(二)   面询仅可于申请人与EPO实体审查人员间办理,其中:

  1. 受限于(EPO与申请人间)所在地域之差异与可能花费的时间,就个人咨询程序而言,EPO通常比较偏向以电话会谈的方式进行沟通。因此,若申请人想要申请面询,必须提供适当的理由,并与EPO的审查人员事先联络以安排会面时间。
    该事先联络可以(一)中所述之电话会谈进行。例如,上述所谓适当的理由可以为,申请人(或其代表人)有其它要务需至EPO办理,想趁便与审查人员讨论申请案以节省交通费用,或申请人想藉由简报/实物展示以说明某些无法由书面文件呈现之技术细节等。
  2. 若申请人为在EPO缔约国境内有住所或营业所者,则面询出席人可为(i)申请人本身、(ii)合于(审查指南Part A-VIII第1节所述)规定之专业代理人、(iii)申请人授权之雇员或EPC Art.134(8)所称之法务人员;若申请人为在EPO缔约国境内无住所或营业所者,则面询出席人仅可为(i)合于(审查指南Part A-VIII第1节所述)规定之专业代理人、或(ii)EPC Art.134(8)所称之法务人员。
  3. 原则上面询出席人必须自备身分证明文件供审查人员确认;面询出席人可携同参加人出席面询,原则上审查人员不对参加人进行身分确认,但若面询出席人提出要求则会对参加人进行身分确认并载于会议记录。

个人咨询程序通常仅需由一位承审申请案之审查委员负责处理,咨询过程的口头陈述(oral statements)之内容须做成文字形式之会议记录(minutes)方可具程序效力(procedurally effective)。记录的内容除了申请人与审查人员所达成之协议(agreement)外,还可以包括延长或变更原本的指定回复期间。不过,因为EPO申请案之实体审查通常由3位审查人员组成之审查小组负责,所以在个人咨询过程中,若有达成协议,则该协议内容最终仍须经过审查小组(Examining Division)之其他成员同意后,才能确定。

须注意的是,依据审查指南Part B-XI第8节的记载,必须在申请案进入实体审查阶段后方可进行前述电话会谈或面询。因此,在EPO对该申请案之扩大检索报告(EESR)未提出审查意见时,原则上不得进行个人咨询。

此外,由于前述关于咨询之规定仅载于审查指南而未见于欧洲专利公约(EPC, European Patent Convention)或其细则(Rule)之相关条文中,法制上归类为非正式(informal)程序,故载于会议记录中之陈述内容通常不具有法律上之拘束力(binding),申请人在咨询程序后仍须以书面方式提出意见(observation)或修正送至EPO,以符合在指定期限内做出回复之规定。

二、口头审理程序

有别于个人咨询之仅涉及一造的非正式沟通程序,口头审理为于欧洲专利公约、细则及审查基准(Guidelines for Examination in the EPO Part E - Chapter III)中均有相关条文规定之正式程序。

口头审理主要适用于处理一造以上的沟通程序,尤其是如异议等涉及双方以上之当事人时,若要进行书面审理之外的沟通必须以口头审理方式进行,原则上不允许以电话会谈或面询等个人咨询方式进行沟通。

依据EPC Art.116之规定:(i)当EPO认为有助于审理或与程序有关之当事人的任何一造(any party to the proceedings)提出要求时,应举行口头审理。不过,EPO得拒绝于同一部门(包括受理部门(Receiving Section)、审查小组、异议部门、法务部门(Legal Division)、上诉委员会(Boards of Appeal)、扩大上诉委员会(Enlarged Board of Appeal)等)再行(further)提出之相关当事人(parties)与争议主题(subject)皆相同的口头审理之请求。(ii)当申请人提出要求之部门为受理部门时,受理部门仅在认为对案件之审理有益或倾向于不受理(intends to refuse)该欧洲专利申请案时,才会同意进行口头审理程序。(iii)于受理部门、审查小组、法务部门所举行之口头审理是不公开的。(iv)于上诉委员会、扩大上诉委员会所举行之口头审理(包含该审理结果之送达)于专利申请案公开后应该予以公开,于异议部门举行之口头审理亦然,除非举行口头审理之相关部门(competent department)认为前述之公开将(尤其是对审理程序之相关当事人)造成严重不公的状况。

关于口头审理程序之细节规定则主要见于审查指南Part E-III,其内容要点主要包含:

  1. 在申请案审查程序进行之初,若审查小组认为该申请案有不予专利之情事而无法径予核准时,应先发出至少一次合于EPC Art. 94(3)所规定之审查意见通知(substantive communication)后,才可进行口头审理程序。
  2. 依据Rule 115(1)之规定,举行口头审理至少应于2个月前通知相关当事人,以便当事人进行数据之准备。一般而言,应给当事人4个月的期间。依据个案情况(如会议室的排程等)的不同,也可以设定更长的期间;如果经相关当事人之同意,前述准备期间也可以短于2个月。
  3. 如果有正当事由而不克出席口头审理时,相关当事人也可以要求延期举行,但必须于该事由发生后尽速向EPO相关部门要求改期,以便EPO决定是否同意改期。例如,上述所谓的正当事由可以为:于本次口头审理日期决定前,已有EPO其他部门与当事人约定了相同日期之口头审理等。
  4. 口头审理之过程须作成文字形式之会议记录,并于该记录整理完成后交付相关当事人确认,当事人若认为该会议记录之内容有误,可要求相关部门进行修正。
  5. 口头审理后,举行口头审理之相关部门,应将该次审理所作成之决定以书面形式送达给相关当事人,并教示可提起上诉(诉愿)之期限。

三、小结

EPO在专利相关程序中,虽然系以书面审查为主,若符合特定要件时亦允许相关当事人藉由电话会谈、面询、口头审理等方式,与EPO相关部门进行沟通,申请人在EPO进行专利相关程序时,宜善用前述程序,以期能迅速解决争议、缩短审理时程,并有效率地维护应有的权益。

 

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 吾思
现任: 资深专利工作者
学历: 台湾大学生命科学系
台湾交通大学经营管理研究所
相关证照: 台湾地区专利师
日本知的财产管理技能检定合格

 


 





感谢您阅读「北美智权报」,欢迎分享智权报连结。如果您对北美智权电子报内容有任何建议或欲获得授权,请洽:Editorial@naipo.com
本电子报所登载之文章皆受著作权保护,未经本公司授权, 请勿转载!
© 北美智权股份有限公司 & 北美联合专利商标事务所 版权所有 234 台湾地区新北市永和区福和路389号五楼 TEL:+886-2-8923-7350