023期
2018 年 6 月 22 日
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日本专利实务中    以冒认申请为由提出无效时的举证责任分配
吾思/资深专利工作者

在关于专利申请权的归属争议之举发或无效审判中,举证责任要如何分配呢?是由提出举发的举发人或提出无效审判请求的请求人证明「名义专利权人(亦即被举发人)并非真正的专利申请权人」呢?还是由名义专利权人提出证据来证明「自己真的是真正的专利申请权人」呢?

为了避免因发明被非专利申请权适法归属者冒认申请并取得专利而损害真正专利申请权人之权益,世界各国专利法中大多有对应的救济措施。例如在台湾专利法中,真正的专利申请权人可以依专利法第71条提出举发;而在日本,真正的专利申请权人可以用冒认申请为无效审判事由提出无效审判请求(台湾的举发程序在日本称之为无效审判程序)。

去年(2017,平成29年),日本知的财产高等裁判所(智慧财产高等法院)对于平成27年(行ケ)第10230号的审决取消请求事件作出了判决。在该判决中,显示出日本在以冒认申请为由的无效审判中举证责任的分配原则。以下,针对平成27年(行ケ)第10230号的审决取消请求事件的上述判决,说明日本以冒认申请为由的无效审判中举证责任的分配原则。

事实概要

本案的原告A先生和被告B先生本来是事业伙伴,在平成19年的时候,与另一位C先生三人一起成立了I公司。I公司虽于平成26年解散,但在I公司存续的期间,被告B先生提出了「喷管的制造方法以及由该方法制造的喷管」的发明申请案,该发明申请案于公司解散的前一年获准专利并公告(以下简称之为「喷管专利」)。「喷管专利」共有三个请求项,请求项1为独立项,记载一种喷管的制造方法(以下称之为发明1);请求项2为独立项,记载另一种喷管的制造方法(以下称之为发明2);请求项3为独立项,记载一种喷管(以下称之为发明3)。

但是,就在I公司解散后的第二年,A先生以冒认申请为由,针对「喷管专利」向特许厅提出无效审判请求,主张B先生并非「喷管专利」中的发明1~发明3的真正申请权人。特许厅经过审理后,认为「喷管专利」中的发明1~发明3为B先生所发明,并无特许法第123条第1项第6款(该案件适用的法条为平成23年修法前的版本)之情事,并作出了无效理由不成立的审决。A先生对于审决的结果相当不服,而在平成27年提出诉讼(即本案的审决取消请求事件)。

当事人的主张及审理结果

在审决取消请求审理的期间,原告A先生不仅仅是宣称B先生既非「喷管专利」中的发明1~发明3的真正发明人亦非继受专利申请权者,还提出了用以证明A先生自己才是完成了「喷管专利」中的发明1~发明3的发明人的证据。A先生首先说明了他完成「喷管专利」的来龙去脉,包括如何发觉喷管流量调整的课题,如何研发出前期型喷管以及后续的改良型喷管,并且提供了他在研发期间和公司内部人员以及相关第三方的来往信件内容以及设计图等。

面对原告A先生的指控以及厚厚一迭的证据数据,被告B先生是如何应对的呢?

被告B先生首先攻击A先生的证据,认为A先生没有证明自己完成了「喷管专利」中的发明1~发明3,并且也说明了自己完成「喷管专利」中的发明1~发明3的过程,并且提供了几乎与A先生的证据数据相对应的证据,包括如何发觉喷管流量调整的课题,如何研发出前期型喷管以及后续的改良型喷管,并且提供了他在研发期间和公司内部人员以及相关第三方、还有协助申请专利的专利事务所的来往信件内容等。

原告A先生和被告B先生都提供了相当多的证据,主张自己才是「喷管专利」的发明人。

法院审理时,基于原告和被告提出的主张以及用以证明的证据,并且比对了证据中记载的技术内容和「喷管专利」中的发明1~发明3的技术内容,最后认为发明2的发明人为被告(亦即,未有冒认申请之情事),而发明1及发明3的发明人非为被告(亦即,有冒认申请之情事),而作出审决部分取消的判决。

判决所揭示之举证责任分配原则

判决中,针对「喷管专利」中的发明1~发明3分别判断其是否有冒认申请的情事。而且,在判断的时候,都是先判断原告是否主张了其本身为发明人的具体事实并提供了足以证明的证据,然后,才判断被告提出的主张及证据是否足以克服原告的主张及证据。

判决更进一步明示,在以冒认申请为理由的无效审判中,对于「专利申请案是由该专利申请案的发明人或者从该发明人继受专利申请权者所提出」的举证责任,虽然基本上由名义专利权人(亦即被举发人)所负担,但这并不是表示,在每个无效审判事件中,名义专利权人都必须要具体且详细地针对发明过程的各个细节提出证据。更正确地说,名义专利权人应该要主张及举证的内容及详细的程度,会随着怀疑有冒认申请的具体事实内容以及无效审判请求人所主张及举证的内容和程度而有所差异。

换言之,如果无效审判请求人并没有指出怀疑有冒认申请的具体事实,也没有提出足以证明事实的具体证据,从头到尾就只是把「名义专利权人窃取了我的发明拿去申请」的指控翻来覆去地重复,那么名义专利权人所负担的举证责任就会较为轻简,名义专利权人应该要提出的举证内容及程度也不需要到巨细靡遗的程度。另一方面,如果无效审判请求人指出了怀疑有冒认申请的具体事实,而且提出足以证明该事实的具体证据,那么,名义专利权人所负担的举证责任就会较重,名义专利权人应该要提出的举证内容及程度要足以克服无效审判请求人所提的主张及证据。

结语

依据此一判决结果,在以冒认申请为理由的无效审判中,对于「专利申请案是由该专利申请案的发明人或者从该发明人继受专利申请权者所提出」的举证责任,基本上由名义专利权人所负担,但名义专利权人应该要主张及举证的内容及详细的程度,会随着怀疑有冒认申请的具体事实内容以及无效审判请求人所主张及举证的内容和程度而有所差异。上述判决,并没有把举证责任置于提出无效审判请求的一方,而是将举证责任转换到名义专利权人的身上。但另一方面,让名义专利权人举证内容及详细程度又随着无效审判请求人的主张及举证的内容而有差异,此种分配方式,实际上让审判请求人也负担了部分的举证责任。

无效审判请求人(亦即真正专利申请权人)若以冒认申请为由,在日本提出无效审判请求时,千万别以为既然举证责任在对造,就掉以轻心,疏于准备证据资料。要在无效审判中获得有利的结果,无效审判请求人要尽量充分指出怀疑有冒认申请的具体事实,并且提出足以证明事实的具体证据才能获得有利的结果。

 

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 吾思
现任: 资深专利工作者
学历: 台湾大学生命科学系
台湾交通大学经营管理研究所
相关证照: 台湾地区专利师
日本知的财产管理技能检定合格

 


 





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