如果有两人为同一件美国专利侵权诉讼案的共同被告，那能否先派其中一人去提无效调查，摸清原告主张专利有效的理由后，再由另一人接续提出另个无效调查、对原告的理由进行针对性攻击而提高获胜率呢?？答案是不行的！美国专利商标局（USPTO）专利审理暨诉愿委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称PTAB）于日前拒绝了由深圳市银星智慧科技 (以下简称深圳银星) 对iRobot所提出的接续在先无效调查的另一个专利无效调查申请 (Successive Petition of Inter Partes Review)，其判断的主要依据为 2017年General Plastic v. Canon 一案中所确立的一系列判断要素，认为此行为对身为原告的专利持有人相当不公平，故拒绝此后续的无效调查申请。

故事源于2017年，iRobot 公司使用其拥有的 US 7,155,308 B2 美国专利「Robot Obstacle Detection System」，分别于马萨诸塞州地方法院及美国国际贸易委员会 (ITC) 起诉了包含深圳市智意科技（以下简称深圳智意）以及前述深圳银星在内的11家企业。作为反击，深圳智意首先于2017年9月对此专利提起了IPR无效调查请求，接着深圳银星于2018年3月再次对此专利提出IPR无效调查请求，最终深圳银星所提出的后续IPR无效调查请求于2018年9月被PTAB所拒绝。

七大判断基准

对于是否接受针对同一件专利的接续IPR无效调查请求，PTAB主要引用自2017年9月对于General Plastic v. Canon 一案判决中所确立的一系列判断基准，其主要包含以下七点：

1. 是否为同一请愿人对于同一专利的同一申请专利范围所提出的无效调查请求 (whether the same petitioner previously filed a petition directed to the same claims of the same patent)。
2. 于前次无效调查请求提出的时刻、前请愿人是否已知悉或应当知悉后无效调查请求中所主张的无效证据 (whether at the time of filing of the first petition the petitioner knew of the prior art asserted in the second petition or should have known of it)。
3. 于后无效调查请求提出的时刻、前无效调查请求是否已经进行到专利权人提出初步响应、或是PTAB已决定是否接受对前无效案进行调查 (whether at the time of filing of the second petition the petitioner already received the patent owner’s preliminary response to the first petition or received the Board’s decision on whether to institute review in the first petition)。
4. 于后无效调查请求中，请愿人从得知无效证据到提出后无效调查请求的时间长度 (the length of time that elapsed between the time the petitioner learned of the prior art asserted in the second petition and the filing of the second petition)
5. 请愿人对于前后无效调查请求之提出时间间隔是否有合理的解释 (whether the petitioner provides adequate explanation for the time elapsed between the filings of multiple petitions directed to the same claims of the same patent)
6. PTAB有限的资源考虑 (the finite resources of the Board)
7. 对于有在先诉讼情形的，提出无效调查请求的时间不能超过一年 (the requirement under 35 U.S.C. § 316(a)(11) to issue a final determination not later than 1 year after the date on which the Director notices institution of review)

法官认为应加入第8点考虑因素

对于本案，PTAB引用了上述第3和第4点作为主要拒绝理由，尤其是关于第3点，由于后无效调查请求提出的时间距离前案中专利权人提出的初步响应 (Preliminary Response) 将近三个月，法官认为后无效案的请愿人利用此三个月的时间充分研究了应对方针，这样的做法对于专利权人来说相当的不公平 (例如在后无效调查请求中，请愿人就有针对专利权人在前案初步响应中对于「re-direct」一词的解释进行攻击)。另外关于第4点，由于后无效调查请求中所使用的5个无效证据中，有4个与前案相同，但后案中并没有说明「为何过了这么久才使用同样的无效证据再次提出无效调查请求」，因此也被法官列为主要拒绝理由之一。

换言之，本案法官认为，利用前案作为测试用例 (test case) 进行探路、再提出另一个后案请求，对于专利权人是相当不公平的一种情形，故无效调查请求不该被同意。

另外，本案的法官之一，WILLIAM V. SAINDON于协同意见书 (Concurring opinion) 中更进一步建议加入第8个考虑要素：后案的请愿人使否与前案请愿人皆为所主张专利之相关诉讼的共同被告 (the extent to which the petitioner and any prior petitioner(s) were similarly situated defendants or otherwise realized a similar-in-time hazard regarding the challenged patent)，以更佳的判断是否有上述投石问路的状况发生。

中国国内之相关规定

看完了美国的案例后，让我们也来看看中国国内对同一专利接续提出无效的规定：

中国专利法实施细则第六十六条第二款：在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。

也就是说，在中国国内只要以不同的证据或是不同的理由，就可以对同一专利再次提出无效请求，与美国IPR程序相比，无效请求发起门坎较为宽松。

结论

由以上的案例及分析可知，发起无效调查请求之前，还需多留意当地判例或法规，尤其在美国需留意诉讼案中其他的共同被告是否已针对同一专利提出无效调查请求，避免花了许多功夫请求调查，但最后却遭到拒绝的情况发生。

作者： Johnny Chen 现任： 北京科技大厂专利总监 学历： 台湾大学信息网络与多媒体研究所 台湾中兴大学土木工程学系 专长： 知识产权、美国专利法、专利布局、专利分析