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在科技发展快速的今天，员工的流动是一个常态现象。伴随着员工的流动而来的一个经常出现的问题是：若员工离职后，在短时间内即提出专利申请，那么，这个专利的申请权是否应该归属于原单位？还是应该归属于员工？或归属于其新任职的单位呢? 这问题攸关于企业是否能合理的保护其研发产出、同时也攸关于离职后的发明人是否愿意持续创新的重要议题。笔者因工作关系研究较多中美实务，因此本文将从法规及实际判例两方面、针对美国及中国两地就上述议题进行分析探讨。
「员工离职后短时间内提出的专利申请」于中国大陆的相关规定
中国《专利法实施细则》第十二条第一项第三款规定：
| 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。 |
由以上规定可知，员工离职后一年内作出与原公司本职工作或分配任务有关的创造属于「职务发明创造」，再根据《专利法》第六条第二项规定：
| 职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。 |
可知，员工离职后一年内作出与原公司本职工作或分配任务有关的专利申请权应当属于原公司。然而，实务上容易会发生争议的是，要如何判定一个专利申请是否有关于「与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务」呢? 以下透过实际案例来进行分析。
是否与「原单位本职工作或分配任务有关」的中国司法实践案例
笔者将2018年7月于广东省深圳市中级人民法院所做出的粤03民初270号《深圳德康威尔科技v. 深圳安格锐电气 》一案的民事判决于以上问题的认定上整理出重点总结如下。
(1) 仅根据原单位任职部门不足以证明离职后提出的发明与原单位有关。判决书上记载：
| 虽然离职申请表上记载的内容显示[离职员工A]曾经分别任职于原告的驱动与控制部门和生产部门，但任职于哪一部门不能证明在该部门从事的本职工作便当然与诉争专利的研发相关。 |
也就是说，假设该离职员工隶属于电机部门、离职后立刻提出电机相关专利申请，原单位举证任职部门与专利申请属于相同领域、但法院认为仅依靠这样的主张是不足以证明在后专利申请内容与原单位工作任务之间具有实质关联的。
(2) 仅根据概述性的工作职责亦不足以证明其关联性，除非有细节举证。判决书上记载：
| [离职员工B] 在诉争专利研发过程中主要负责专利图片的绘编和交底工作，而未进一步陈述或举证证明「专利图片的绘编和交底」与诉争专利实质性特点的作出究竟存在何种关联关系 |
由上述记载可知，离职员工B在原公司应该是负责专利申请相关工作，然而如果原公司仅举证概述性的工作职责 (例如主张此员工因申请专利有接触公司机密技术)、但缺乏实际工作记录与在后专利申请之间的关联性，法院也是不会认可。
(3) 实际工作任务的负责内容才是关联性判定重点。判决书上记载：
| 申报项目的名称为「高端无铁芯工字型直线电机及直驱运动控制模块」，[离职员工C] 被确定为该项目的负责人。原告将该项目的技术创新点描述为「其工字型结构更加紧凑，更小尺寸电机，更高作用力密度，更高功率密度，更高的加速度，并且提高了结构刚度」。可见，该申报项目的技术创新点与诉争专利的有益效果亦高度近似。 |
根据以上判决重点可知，要证明在后专利申请是否与原公司本职工作有关，不能仅依靠任职部门、职称或概述性的职责分配，还必须有实质的项目技术内容来证明其关联性，最好能举证在原公司的实际研发目标 / 研究过程记录 / 研发成果与在后专利申请内容相符合。
员工离职超过一年，专利申请权就一定属于员工或新公司吗？
如果员工离职超过一年，那专利申请权就属于员工或是新公司吗？其实不一定，重点还是在于原公司是否能证明、在后专利申请的内容实际关联于该员工在职时的工作任务。在上海市第二中级人民法院于2006年的沪二中民五 (知) 初字第117号、上海信联化学制药v. 史宝珠 一案的判决书中提到：
本院认为：专利法规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。
…涉案专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的制备方法，与被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的制备方法相同，本院对于鉴定结论予以相信。根据上述事实，布西拉明新中间体的制备方法应属于原告的职务发明创造，原告主张布西拉明新中间体制备方法的专利申请权归其所有，具有事实依据，本院予以支持。
…本院认为，虽然被告在离职1年后申请了涉案专利，但法律并没有规定离职1年后作出的发明创造就是非职务发明创造，且被告在离职1年后作出的发明创造与其在原告处完成的发明创造完全相同，该发明创造应属于被告执行原告单位的课题研究任务，在本职工作中所完成的发明创造 |
也就是说，如果原公司能证明在后专利申请的内容实际关联于该员工的在职工作任务，就还是能拥有该专利的申请权。笔者认为这也合理，毕竟如果离职员工把原公司的营业秘密拿出去申请专利，确实不该受这一年的时间限制。
「以合约规定离职后专利权归属」的美国司法实践案例
相较于上面两个国内案例、最终法院都把权利判给原公司，但接下来的美国案例的判决对于原公司就没有这么友好了。在2008年Applied Materials, Inc. v. Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. 一案中，作为原公司的Applied Materials 曾经与系争专利的发明人于在职时签署一份雇佣合约(Employment Agreement)，其中规定「员工离职一年内的任何发明申请权利应属于Applied Materials」[1]，由于系争专利是该发明人离职后一年内所申请的专利、因此主张权利应该属于原公司Applied Materials而非新公司Advanced Micro-Fabrication Equipment。然而北加州地方法院不认同此主张，法院认为合约中直接假设「离职员工于一年内的所有发明都与原公司的工作任务有关」是不合理的，另外法院也认为、根据加州法律这样的竞业禁止条款是不可实施的 (unenforceable)，故最终驳回原告Applied Materials的主张，专利权仍由新公司所有。
总结与实务上的建议
根据以上的讨论我们可以总结出，员工离职后的专利权利归属重点在于「是否能证明在后专利申请内容与员工在职时的工作任务有实质的关联」，若仅单纯透过合约直接约定专利权利归属、或是只透过概述性的日常职务内容、而缺乏实质技术内容举证的情况下，一般是不容易争取到在后专利申请权利的。因此建议无论是作为公司或是员工，都要在日常工作中做好研发输出或项目进展的相关记录，最好是能印出纸本并由双方确认签字，避免日后花费大量时间和成本在专利申请权利的认定问题上。
备注：
- 雇佣合约有关部份的原文为：In case any invention is described in a patent application or is disclosed to third parties by me within one (1) year after terminating my employment with APPLIED, it is to be presumed that the invention was conceived or made during the period of my employment for APPLIED, and the invention will be assigned to APPLIED as provided by this Agreement, provided it relates to my work with APPLIED or any of its subsidiaries.
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※ 本文作者将稿费收入全数捐赠予「财团法人博幼社会福利基金会」
【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】
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| 作者： |
Johnny Chen |
| 现任： |
北京科技大厂专利总监 |
| 学历： |
(台湾)台湾大学信息网络与多媒体研究所
(台湾)中兴大学土木工程学系 |
| 专长： |
知识产权、美国专利法、专利布局、专利分析 |
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