030期
2019 年 1 月 9 日
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规费小鸟一样不回来? -日本特许之实体审查规费返还
吾思/资深专利工作者

在日本要取得特许权,申请规费连同1~3年的年费大约需要15万日圆左右。在这15万日元当中,占最大比例的就是实体审查规费了,日本特许申请案的实体审查规费相当贵,基本的费用就要将近12万日元,然后再加上逐项计算的审查费用。相较于台湾的实体审查规费来说,日本的实体审查规费贵得多。

如果申请实体审查之后,才发现其实那个发明已经不需要取得日本特许权了,此时那笔审查费用的钱算是丢水里了吗?

精确地说,这样的说法只对了一半。依据日本特许厅的规定,丢到水里的实体审查规费,有机会可以拿回……一半。接着我们就来谈谈,在怎样的情况下可以「赢」回那一半的实体审查规费。

「审查请求费返还制度」是什么?

所谓的审查请求费就是在请求实体审查时缴纳的实体审查规费,亦可称之为实体审查规费。申请人提出特许申请,并提出特许申请的实体审查请求之后,若认为已经没有就该特许申请取得特许权的必要性,或者发现了与该特许申请的内容相当近似的先前技术、而认为该特许申请取得特许权的希望渺茫时,若能够在特许厅着手审查前主动撤回或放弃该特许申请案,则可以在该特许申请案撤回或放弃之日起6个月内,提出审查请求费返还的要求,藉此拿回已付的审查请求费的一半。

需注意的是,一旦提出了审查请求,就无法撤回审查请求,要让特许厅不再进行该特许申请的实体审查,就必须撤回或者放弃该特许申请案。

换句话说,要取得返还审查请求费的请求权,必须满足以下两个条件:

  1. 时间上必须在特许厅着手审查前。
  2. 在上述的时间内,主动撤回或放弃该特许申请案。

「着手审查前」的判断基准

特许厅里面的审查委员到底有没有开始「着手进行审查」,这是特许厅内部的作业进度,甚至可说是审查委员个人的工作进度,身为外部人的我们其实无从得知。因此,在这里所谓的「着手审查前」的判断基准,并不是真的要去判断审查委员到底有没有开始「着手进行审查」、到底有没有开始阅读本案说明书、或到底有没有开始进行前案检索。在这里所谓的「着手审查前」是指就特许厅外部人的角度而言,可以客观认定审查委员尚未「着手进行审查」的时期

具体来说,则在申请人或委任的代理人等收到特许厅发出的下列任何一种通知书之前,就算是符合前述「着手审查前」的条件了:

  1. 拒绝理由通知;
  2. 特许核准通知(特许查定之誊本);
  3. 说明书违反先前技术文献揭露义务的通知;
  4. 同一发明在同一日申请的情况下的协议指令。

「主动撤回或放弃特许申请案」要如何进行?

一般情况下,应该要主动提出申请撤回书或者提出申请放弃书,才算是主动撤回或放弃特许申请案。不过,在依法视为撤回的情况下,不需要特别提出申请撤回书或者申请放弃书,也可以取得返还审查请求费的请求权。例如,当特许申请案作为被主张国内优先权之先申请案,并且依法被视为撤回时(从该特许申请案之申请日起算经过15个月),就不需要特别提出申请撤回书或者申请放弃书,也算是符合取得返还审查请求费的请求权的条件(即上述条件2)。如果申请人真的很想赶快拿到退款,也可以在特许申请案被视为撤回之前就提出申请撤回书,主动把特许申请案撤回,此时国内优先权的效果还是可以维持,不会因为提早把作为国内优先权的基础案主动撤回而受到影响。

又例如,已经提出实体审查请求的特许申请案,在符合上述「着手审查前」的期间内,就变更为实用新案登录申请(相当于台湾的发明申请案改请为新型申请案)的话,该特许申请案也算是视为撤回,此时也不需要特别提出申请撤回书或者申请放弃书,也算是符合取得返还审查请求费的请求权的条件(即上述条件2)。特许申请案变更为意匠申请案时,也是类似的情况。

撤回与放弃属于不同的程序。申请撤回书和申请放弃书的内容虽然大同小异,但仍然是两个不同的文件。事实上,对于1999年1月之后的申请案来说,撤回和放弃两种手续的效力并没有实质上的差异。但对于平成11年1月前的申请案来说,两种手续的效力仍有一些差异。例如说,被放弃的特许申请案,其仍然保有先申请案的地位,而被撤回的特许申请案则无法保有先申请案的地位。

提出返还请求的期限

满足以上述两个条件(亦即,在特许厅着手审查前,主动撤回或放弃该特许申请案),就具备请求返还审查请求费的资格了。具备审查请求费的返还请求权之后,并非随时都可以提出返还请求,必须在特许申请案撤回或放弃之日起6个月内提出请求。例如说,针对2017年9月1日撤回或放弃的特许申请案,提出审查请求费之返还请求的期限是2018年3月1日。其实,如果没有其他的原因,不如在提出申请撤回书或者申请放弃书的同时,一并提出返还请求的文件比较妥当。

返还额度

说了这么多,这样到底能拿回多少实体审查规费呢?

举例来说,假设特许申请案的请求项有20项,就一般情况来说,假设没有其他的程序事项,光就实体审查规费来看:

实体审查规费的金额的计算是118,000日圆 + (请求项项数*4,000日圆),因此就具有20个请求项的该申请案而言,实体审查规费就是198,000日圆。符合上述审查请求费返还之规定时,可以拿回一半约9.9万日圆的规费。

结语

特许申请案在向日本特许厅提出实体审查请求之后,若申请人认为已经没有就该特许申请取得特许权的必要性,或者发现了与该特许申请的内容相当近似的先前技术而认为该特许申请取得特许权的希望渺茫时,可以在特许厅着手审查前主动撤回或放弃该特许申请案,并在该特许申请案撤回或放弃之日起6个月内提出审查请求费返还的要求,以取回已付的审查请求费之半额。

由于特许申请案之实体审查请求规费动辄十数万日圆,若可以拿回一半规费,也可谓不无小补,值得申请人善加利用。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 吾思
现任: 资深专利工作者
学历: (台湾)台湾大学生命科学系
(台湾)交通大学经营管理研究所
相关证照: 台湾地区专利师
日本知的财产管理技能检定合格

 


 





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