030期
2019 年 1 月 9 日
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加拿大新专利法2019年上路   重点报你知
李淑蓮╱北美智权报 编辑部

加拿大政府于2018年12月1日在加拿大公报第一章(CanadaGazette, Part I)公告了即将生效的新专利法,为了让加拿大的新专利法顺利上路,这次公告可以说是重大变革前必须要走的最后一哩路。从12月1日起至31日,为公众咨询期,接下来新专利法最终版本会于加拿大公报第二章(CanadaGazette, Part II)公告,预计2019年正式上路。

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照片来源:Pexels

这次新的加拿大专利法可以说是大幅度修改,为了让关心新法的人士可以迅速掌握到重点,加拿大Smart& Biggar智财及科技法律事务所安大略省办公室的合伙人DavidSchwartz及资深律师JeffLeuschner将新专利法的修法重点及对应撇步整理出一篇题为《Canada's New Patent Rules -- Twelve Notable Changes and Tips》的文章,描述了12项显著的变更及其对应撇步,其中包括6项专利申请人期待会发生的改变及6项需要作好充分准备以资因应的改变。

6项期待会发生的改变

Schwartz及Leuschner在文章中指出,这次修法的目的是希望可以降低专利申请人/专利权人权利受损的风险,整体来讲对专利申请人/专利权人是利多的,其中6项新法上路后期待会产生的改变及注意事项简介如下。

(1) 可恢复优先权主张

在新专利法于2019年上路前,如果在申请加拿大专利时要主张国际优先权,必须于其国外第1次申请专利之日起12个月内向加拿大提出专利申请;然而,在新专利法上路后,如果非故意的(unintentional) 错过了12个月的优先权期限,可允许将优先权期限从12个月延长至14个月。

不过,如果事后发现是故意(intentional) 错过12个月优先权期限的话,加拿大联邦法院可以推翻优先权的恢复,并宣告其优先权主张无效。

注意:在加拿大,针对恢复优先权主张之「非故意」的标准比其他国家专利局之「应有的注意」(duecare) 标准更易于达成。对在加拿大申请专利有需要恢复优先权的人来说,这是一个可靠的有利选项。

(2) 申请加拿大专利更容易取得申请日

在现有制度下,专利申请文件一定要是英文或是法文,及缴纳申请费后,才能取得申请日。然而,在新专利法上路后,针对直接申请加拿大专利而非透过PCT的申请案,取得专利申请日之规定将放松:即使尚未缴纳申请费,或是相关申请文件既非英文也非法文,一样可以取得申请日。

还有,即使在加拿大专利局非办公时间(如周末或是假日)利用电子送件方式递交申请文件,一样可以取得申请日。
不过,要注意的是,大部分这些放宽的规定不适用于递交PCT国家阶段申请案。

注意:在递交了翻译版本的文件之后,便会有限制修改的规定,因此一定要小心,确保递交到加拿大专利局的所有翻译必须是零错误。

(3) 允许补交在主张优先权申请遗漏的内容

有时候,在申请专利时难免会有可能有所遗漏,诸如准备申请文件时不小心出错。在新专利法上路后,如果要补交的资料全为优先权文件中的一部分,且在送件日起两个月内补交的话,则申请人可以补交遗漏的内容而不会丧失原先已取得的申请日。此外,如果审查官发出通知,指出疑似遗漏了部分申请文件,则在审查官发出通知两个月内或是申请日起6个月内,都可以补件。但是,补交的内容不包括专利申请中的请求项。

注意:此程序只适用于直接申请加拿大专利的个案,不包括透过PCT途径申请加拿大专利。由于自申请日起只有两个月时间可以补件,因此建议曾尽早检查是否有所遗漏。

(4) 在接获核准通知后提出修改作业的程序变得比较顺畅

在新法上路前,一旦在专利申请获核准后,只能允许非常小幅度的修改,有时候如果需要较大幅度的修改,则必须要使出重新开启审查程序的手段。为了达到重启审查的目的,申请人只能选择不缴交领证费,待缴交截止日到期后,使申请案变成被放弃状态,才能提出恢复申请案的要求,以重新开启审查程序,过程相当繁复及耗时。

但在新专利法上路后,对专利申请人而言,修正的程序会变得比较顺畅。因为在官方发出核准通知后,专利申请人可以依据缴费情况,于核准通知发出日的4个月内 (及在缴交领证费之前),提出撤回核准通知及重新开启审查程序请求。

注意:如果利用核准后重新开启审查程序的简易途径来加入新的请求项而非递交「主动」提出之分割案,则会遭遇显而易见重复专利核驳(obviousness double patenting) 的情形。

(5) 如采用电子送件方式,则排序列表不会被征收超页费

在新法上路前,申请人除了必须缴交加币300元申请费以外,说明书及图式如超出100页,则每1页必须再缴交加币6元的超页费。在新法上路后,官费项目也会随之更新,说明书如采用电子送件方式,则排序列表不会被征收超页费。

注意:如果你的专利申请案有很长的排序列表 (像是生化领域),而又是以电子方式送件,可考虑让申请案在新法上路后才生效,以避免产生高额超页费。

(6) 针对特定的错误有更明确的修正截止日

在新法上路以前,允许修正「行政作业」上的疏失,其最终决定权落在审查官身上。然而,在自由心证的情况下,「行政作业」的定义很难厘清。

在新法上路后,把因「行政作业」上疏失而提出修正请求的规定移除,但却在其他规定上增加了确定性,像是针对一般错误的修正设定了明确的截止日。例如,针对发明人及申请人的修正、针对发明案中明显错误的修正……等等,都分别有明确的截止日。

注意:在申请专利前必须详细检查,发现错误应尽速提出修正。

6项需要作好充分准备以资因应的改变

以下6项改变多是跟申请程序有关的,专利申请人必须详加注意,作好因应准备:

(1) 按照新法例,采PCT途径进入国家阶段已经不再有42个月的期限

在新专利法上路前,以PCT途径进入加拿大国家阶段的申请人从优先权日起算,会有最多42个月的期限,虽然如果从优先权日起算超过30个月才进入加拿大国家阶段必须缴纳延迟费,但仍可于42个月期限内进入加拿大国家阶段。

但在新专利法上路后,将无法选择延迟进入加拿大国家阶段。如果申请人无法于优先权日起30个月内达阵,仍是可能于优先权日起42个月内进入加拿大国家阶段的,但同时要提出声明,指出是由于「非蓄意」之因素导致未能于30个月期限内完成进入国家阶段之申请程序。

(2) 将面对较复杂的维持费用制度

加拿大专利法规定,如果要维持专利权或是维持专利申请案的有效性,自申请日起第二年即要缴纳维持费。在现行专利法,如果错过了缴纳期限也可以在12个月内补缴,如果是尚未审结的申请案,则需要提出复权请求及缴纳复权费。而专利权状况,则只需缴纳尚未缴纳的维持费。

在新专利法上路后,有一个好处是,如果错过了缴纳维持费的期限,加拿大专利局会发出一份通知书。此外,任何人都可以为尚未审结的申请案缴纳维持费。

然而,新专利法增加了缴费制度的复杂性及不确定性:如果错过了缴纳维持费的期限,不会立即知道逾期缴纳维持费的期限,因此也不能立即在案卷中被标记。事实上逾期缴纳的期限视加拿大专利局发出逾期通知的时间而定。如果也错过了逾期缴纳的期限,就一定要在时限内提出载明「应有的注意」(due care)之申请书才有望复权。目前「应有的注意」系指哪些,还未知,依据「应有的注意」的复权,可能会在联邦法院被提出挑战。此外,豁免侵权(「第三方权利」)可以在错过缴纳维持费期限起6个月内提出申请,这对加拿大专利法也是新的观念。最后要提的是,因为任何人都可以为尚未审结的申请案缴纳维持费,所以更难确实得知有没有在期限内缴纳。

(3) 错过了要求实审期限会有比较严重的影响

在加拿大专利申请案被审查前,必须要提出实审申请及缴纳审查费。

在现行制度下,要求实审的期限是在申请日起算5年内。如果错过了提出的期限,那申请案即会被弃废,但可于12个月内要求复权。

在新专利法上路后,要求实审的期限被降至在申请日起算4年内。而分割案的实审请求则从原先的分割案提出日6个月内降至3个月内。

另一方面,如果错过在期限内提出实审申请,情况会像上述逾期缴纳维持费一样变得很复杂。例如,错过提出实审申请期限的结果,可能导致「第三方权利」及「应有的注意」(due care)之复权申请的提出。

(4) 在递交申请书翻译本之后,修改即会受到严格限制

一件加拿大专利申请案如果需要修改,必须是从原始送件内容中可以合理读出,并假设被修改的目标不是已被公认的先前技术。

无论如何,在新制度下有一项新增的要求:如果已递交英文或是法文的翻译版本,那未来的修改必须要同时合理的从原本递交的版本(外国语)及翻译版本中合理的推论出来。

(5) 需要提出优先权证明文件

在新专利法上路后,申请人必须向加拿大专利局递交每一件先前申请的优先权证明文件,只有该证明文件可以从其他指定途径获得才得以豁免提交。

如果在PCT申请的国际阶段已向WIPO提出优先权证明文件者,则在进入加拿大国家阶段时可免提交。因此,此一改变对不经由PCT,以巴黎公约途径取得优先权直接申请加拿大专利的申请人影响最大。递交证明文件期限为在提出加拿大专利申请4个月内或最早优先权主张日16个月内,取最晚期限。

(6) 申请期限变短

新专利制度缩短了申请人一些申请过程及对应的时间。像是申请实审期限从申请日起5年内降为4年,而另一方面,对审查委员提出的OA响应时间也从6个月内降为4个月;最后,领证费的缴纳期限也从发出核准通知6个月内降为4个月。

参考数据:

 

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作者: 李淑莲
现任: 北美智权报主编
学历: (台湾)文化大学新闻研究所
经历: 半导体科技杂志(SST-Taiwan)总编辑
CompuTrade International总编辑
日本电波新闻 (Dempa Shinbun) 驻海外记者
日经亚洲电子杂志 (台湾版) 编辑

 


 





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