曾经接触过美国专利申请的朋友应该都曾经听说过专利期限调整(Patent Term Adjustment, PTA)，此制度是为了补偿申请人在申请过程中因为USPTO的不当延迟而短少之专利实施期限。一般而言，申请人无需担心此期限的规则与计算，因为USPTO会于专利核准时自动帮你计算好，但必须注意的是一些申请人的行为可能会构成所谓的「申请人延迟 (applicant delay)」，而导致扣除上述的专利实施期限调整。本文将重点介绍申请人的哪些行为可能会造成申请人延迟、并且重点介绍近期Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu一案中，美国联邦巡回上诉法院CAFC所给出的PTA认定结论。
PTA的相关法规及计算方式
PTA的相关规定主要在美国专利法35 U.S.C. §154(b) 及美国专利法施行细则37 C.F.R. 1.702、1.703、1.704中，计算主要原则为：
[USPTO延迟] – [申请人延迟] = PTA期限
其中，USPTO延迟为以下三类延迟的加总：
[A类：官方通知或回复延迟] + [B类：未能三年内核准延迟] + [C类：程序中干扰延迟] = [USPTO延迟]
其中，A类延迟主要包含两种情形：(1) USPTO未能于申请提出后的14个月内给出首个官方通知 (可以是OA、限制要求restriction requirement、或核准通知等) 、(2) USPTO未能于4个月内响应当事人的回复 (例如OA答辩/RCE请求等) 或者上诉；B类延迟主要是提出申请开始至核准的期间超过三年 (但不会计算RCE或上诉的期间)；C类延迟主要是计算干扰 (interferences)、保密命令(secrecy orders), 还有上诉 (appeals) 所造成的延迟。另外，上述三种类的延迟若有重迭期间 (overlapping) 则会扣除。
USPTO网站上可查
如同前文所述，其实申请人无需太过担心此期限的计算规则，因为USPTO都会帮你计算好，查询的方式也很简单，图1所示，只要在USPTO的Public Pair网站上 (http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair) 输入案件号码后都可以做详细的PTA计算结果查询、ABC及申请人各类的延迟、以及日期计算的起算和终止时间都详细列在网页上。
图1. 公众专利申请信息
数据源：USPTO之Public Pair网站
申请人应特别注意的PTA可能影响因素
申请人的某些特定行为将会构成上述的「申请人延迟 (applicant delay)」而导致PTA被扣除，因此申请人应该关心的不是如何计算PTA (如前文所言、因为USPTO都帮你算好)，而是哪些行为会构成 「申请人延迟」、或是哪些因素可能导致PTA被扣除。
※ 申请人可能影响PTA的因素 (一)：请求延展OA回复期限
根据35 U.S.C. §154(b)(2)(C)(i) 记载：
The period of adjustment of the term of a patent under paragraph (1) shall be reduced by a period equal to the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application
可知如果申请人在申请过程中「没有做出合理的努力」、将会被视为申请人延迟而扣除相应的PTA，而最常见的「没有做出合理的努力」就是请求延展OA回复期限 (可参考37 C.F.R. 1.704(b))，申请人所延展的OA回复时间于日后PTA计算时将会被扣除，因此申请人务必在规定的3个月内提出OA回复为佳。
※ 申请人可能影响PTA的因素(二)： 有提出Terminal Disclaimers的分割案
提出分割案后，母案与分割案有各自的PTA时间，但必须注意的是如果分割案有对母案提出Terminal Disclaimers，则分割案的PTA不能被用来延长在Terminal Disclaimers声明中已经放弃的期限，也就是说获得PTA的分割案、其最终存续期间不得超出母案的最终存续期间。
※ 申请人可能影响PTA的因素(三)：提出Information Disclosure Statement, IDS
申请人于回复OA后、才主动提出的IDS将会被归类成申请人延迟而扣除自OA回复至提出IDS的时间 (37 CFR 1.704(c)(8))，例外是若此IDS是来自美国或外国专利局于对应案中给出的信息，则申请人于收到通知后的30天内提出此IDS (并需加提1.704(d)Statement) 可免于扣除PTA (37 C.F.R. 1.704(d)，又称为thirty-day safe harbor)。
※ 申请人可能影响PTA的因素(四)：提出Request for Continued Examination, RCE
申请人需注意的是，提出RCE后至核准通知发出前的时间、虽然USPTO造成的A类延迟仍有计算 (例如USPTO没有于提出RCE后的4个月发出OA或通知、或是OA答辩后没有在4个月内给出下个OA或通知等)，但B类三年延迟将暂停计算，因此对于申请人来说、在RCE阶段要减少OA次数、尽可能速战速决为佳。
Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu (2019)一案：当RCE遇上IDS
介绍完PTA的一些基础知识后，来看看近期 (2019年1月23日) CAFC给出的较为复杂状况下的PTA认定结论。
在本案中，专利权人Supernus Pharmaceuticals, Inc.先是于2011年2月22日提出RCE后，再于2012年8月21日收到欧盟对应案的异议申请 (Notice of Opposition)，并于2012年11月29日针对收到的异议申请对USPTO提出IDS，最终于2014年6月20日获得授权，整体时间表如下：
图2. 专利权人Supernus Pharmaceuticals, Inc.获得专利授权的流程
制图：Johnny Chen
其中，USPTO根据Gilead Sciences, Inc. v. Lee (Fed. Cir. 2015) 一案的结论，以及 37 C.F.R. § 1.704(c)(8)的条文，认定于RCE之后才提出的IDS将会干扰 (interferes) USPTO的审查工作，导致审查官必须重新审视此申请案，因此必须自PTA中扣除「从提出RCE申请至提出IDS」的期间。专利权人不服，上诉至美国弗吉尼亚东区联邦地区法院 (Eastern District of Virginia)，然而法院仍维持USPTO的决定，接着专利权人上诉至CAFC，最终CAFC撤销了USPTO和地方法院对于申请人延迟的认定，认同专利权人的主张「于尚未收到欧盟异议申请的期间内、申请人无法对提出IDS做出任何努力」，因此不应该把此期间归咎于「申请人延迟」，故不该自PTA中扣除。CAFC于判决中还进一步解释：本案与Gilead一案不同的是，本案的申请人于收到欧盟异议申请通知之前，无法做出任何努力、情况不同故不该引用该案的结论于本案。
经过本案后，相信未来对于RCE期间内提出IDS的PTA时间计算，USPTO都会以此标准进行认定，故对于申请人来说是个好消息。而透过本案也可知悉，PTA计算中「申请人延迟」的认定、最主要原则就是「申请人在申请过程中没有做出合理的努力」，因此日后美国专利申请人看到USPTO计算PTA中的「申请人延迟」、若认为自己已经做出合理努力、或是于该期间内无法做出任何努力的状况下，可以尝试对USPTO提出request for reconsideration，要求重新认定PTA期间，或是提出上诉，仍有机会争取更合理的专利存续期间。
参考数据：
- Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu (Decision by Fed. Cir. Jan. 23)
- Calculating Patent Term Adjustment: Part 1 & Part 2
- http://www.wipo.com.tw/wio/?p=4876
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※ 本文作者将稿费收入全数捐赠予「财团法人博幼社会福利基金会」
【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】
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| 作者： |
Johnny Chen |
| 现任： |
北京科技大厂专利总监 |
| 学历： |
(台湾)台湾大学信息网络与多媒体研究所
(台湾)中兴大学土木工程学系 |
| 专长： |
知识产权、美国专利法、专利布局、专利分析 |
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