USPTO提案修改IPR等公告后审理程序修改动议（Motion to Amend；MTA）规则，并有试办计划可能全面适用新成案（Institution）案件的相关程序。为求审慎，近期刚涉入或有意提出IPR等程序的相关各方，或有必要了解提案内容。
USPTO 2018年10月发布IPR、PGR、CBM等程序修改动议（Motion to Amend；MTA）规则变更提案[1]，征集公众意见[2]，并规画了一个于本文截稿时尚未推出但随时可能发布的试办计划，且试办计划说不定会全面适用该日起成案（Institution）案件的相关程序。因此，提案办法虽不必然生效，生效办法也不必然与提案内容相同，但为求审慎，近期刚涉入或有意提出IPR、PGR、CBM等程序的相关各方，或有必要了解提案内容，以免应变不及。
MTA及后续MTA
依现行办法，专利所有权人（Patent Owner；PO）与PTAB会商后，可提出一次MTA新增合理数目的替代项（Substitute Claim）。所谓合理，一般指原专利一项可在MTA新增一项替代，且替代项不得扩大原专利范围或写入New Matter。MTA只能响应程序所涉不予专利事由，并需就每一替代项叙明符合说明书书面叙述要件。至于后续MTA，则需满足特定要件，即双方为求和解而共同提出请求，或有其他充分理由，才能在获得PTAB同意后提出。
然而法规虽有MTA及后续MTA机会，实务上，真正获准修正的案件量十分有限。根据USPTO先前统计[3]，截至2018年3月1日为止，已审结的3203件案件中，专利所有权人共提出305份MTA，其中189份请求新增替代项的MTA已有PTAB审理结果，且仅有7件全身而过，所占比例不到4%，部分通过的共11件，比例为6%。
为提供攻守阵营更充分的论述空间及更公平合理的游戏规则，依此次USPTO提案架构，PTAB可针对MTA作成初步决定（Preliminary Decision），而一旦PTAB制发初步决定，即视同满足提出后续MTA所需「充分理由」要件，保证专利所有权人有第二次提MTA的机会。
究竟什么是PTAB「初步决定」？简单说，依USPTO提案，IPR、PGR、CBM等程序成案后，专利所有权人即可提MTA新增替代项，程序请求人（Petitioner）有权提异议（Opposition）陈述反对意见，然后由PTAB考虑双方说法作成初步决定：MTA是否有机会符合法规要件？比对案卷记录所载先前技术，程序请求人是否有机会成功证明替代项不具可专利性？
PTAB撰写终局决定时，一般只考虑最后版本的MTA及替代项，不受初步决定内容约束，但有机会在程序早期得悉PTAB意向，这纸新增的初步决定，对程序双方理论上应有相当高的参考价值。
MTA新规则提案
依PTAB初步决定结果，接下来的程序有两套不同的发展：
1. 专利所有权人先攻
适用前提： |
PTAB初步决定内容显示，1) MTA不符法规要件，至少有一替代项的MTA可能被挡下，或2) 程序请求人证明，以现有案卷数据，有合理赢面可能让MTA至少一替代项不具可专利性。 |
流程概述： |
专利所有权人可在规定期限内先手提出以下任一诉状：
- 针对PTAB初步决定及程序请求人异议提出PO Reply，而程序请求人保有再 提Petitioner Sur-reply的回应权利；或
- 修改重送MTA，则程序请求人新增一次异议机会，而在言词辩论之前，双方还可再各提一份PO Reply、Petitioner Sur-reply发动攻击。
若专利所有权人未于期限内先提出PO Replay或重送MTA，则改程序请求人先攻模式发展。 |
文件规范 |
- 重送MTA，仅可针对PTAB初步决定及程序请求人异议出现的议题，提出新的替代项及相关新答辩论点和证据，以左证新替代项符合MTA法规及具可专利性。只有在PTAB判定原专利请求项不具可专利性时，终局决定才会处理其对应替代项是否具可专利性的问题。
- 异议及PO Reply可新增相关证据，以响应PTAB初步决定、专利所有权人重送MTA的新增证据或议题。
- Petitioner Sur-reply除交叉诘问PO Reply证人的证词誊本之外，不得再引入新证据，基本只能回应PO Reply论点，并对其证人证词及交叉诘问结果发表意见。
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2. 程序请求人先攻
适用前提： |
- PTAB初步决定内容显示专利所有权人可能取得完全胜利，即1) MTA符合法规要件，MTA所有替代项可望获准，且2) 程序请求人未能证明，以现有案卷数据，有合理赢面可能让MTA至少一替代项不具可专利性；或
- 专利所有权人未于期限内先提出PO Replay或重送MTA。
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流程概述： |
程序请求人可在规定期限内先针对PTAB初步决定提出Petitioner Reply，随后程序请求人也可再以PO Sur-reply回应。 |
文件规范： |
- Petitioner Reply可提新证据响应PTAB初步决定新增议题，但MTA异议未写入的可专利性攻击论点，不得在Petitioner Reply新增。
- PO Sur-reply除交叉诘问Petitioner Reply证人的证词誊本之外，不得再引入新证据，基本只能回应Petitioner Reply论点，并对其证人证词及交叉诘问结果发表意见。
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若专利所有权人已提MTA，但程序请求人因故退出，而PTAB决定走完后续程序，则PTAB可向审查部门寻求协助，比方可由Central Reexamination Unit指派审查官，考虑案卷记录相关数据及一般援引证据（例如双方证人宣誓书证词，但一般不会考虑交叉问证文书，也不涉及证人及证据可信适用度判断），初步分析MTA有无扩大专利范围、写入New Matter等违规问题，以及就专利所有权人呈报或审查官自行检索找到的先前技术，MTA所列替代项是否具可专利性等事项，写成审查官咨询报告（Examiner Advisory Report）。
审查官咨询报告撰写过程中，不会有面询或其他与专利所有权人的直接互动，专利所有权人若有问题，只能联络PTAB，如MPEP 1701说明，审查官不会就其决定形成过程发表意见或同意作证。不论PTAB何时向审查部门寻求支持，专利所有权人都有机会响应审查官咨询报告内容，且可对报告或PTAB初步决定新增的先前技术及议题提出新事证。
MTA新规则试办计划
USPTO在常态性实施新办法或有程序改动时，常先推出中短期试办计划测试内部配合是否到位、使用者反应如何、有无需再调整的部分，因此这次为MTA新规则规画试行办法，也在意料之中，但如果未先准备，正式推出时，仍有可能打得相关各方措手不及。
- 适用客体
许多试办计划都需相关人员主动向USPTO请求参加，但MTA新规则试办计划不排除跳过这个步骤的可能，也就是不等IPR、PGR、CBM等程序相关各方申请加入，直接让所有试办日起成案的案件一体适用MTA新规则。视公众意见，USPTO也可能开放单一案件在双方合意的情况下不采用（Opt-out）新规则。
- 生效日期
有待官方后续公告，但USPTO预告或许会在公众意见征集期间结束不久后正式推出，而USPTO意见征集期间已在2018年12月21日结束，且试行期间预定至少一年。
- 提案办法
按USPTO发布的试办计划初步流程图[4]，每一MTA新规则所增加的步骤（请见图1灰底步骤），USPTO预定只各给一个月的提交期限。依USPTO先前公告，即使是开始试办后，公告的试行办法也可能随时依公众意见修改。
图 1. USPTO发布之试办计划初步流程图
IPR、PGR、CBM等程序，PTAB依法需于成案之日起12个月内作成终局决定，受此绝对官期影响，PTAB公告后审理程序各步骤一向节奏紧凑。根据现行办法，专利所有权人及程序请求人在成案后各有3个月的诉状准备时间，但依USPTO前述提案新增三份文件（即PTAB初步意见、专利所有权人重送MTA、程序请求人就重送MTA提异议），各方动作时间都会进一步压缩，有人为此表示忧心，也有人支持试行[5]，目前无法得知USPTO会如何决定。但以USPTO局长Andrei Iancu上任后剑及履及的行事效率推测，或许这问题很快就会有答案。
备注：
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