美国IPR、CBM、PGR等PTAB审理程序系争专利，有时另涉Reissue或Reexam案，USPTO特发公告，针对这类平行案件的成案门坎、程序中止等事务，综合说明该局目前的处理方式。
USPTO@Alexandria; by Kazuhisa OTSUBO, flickr
USPTO 2019年3月15日发布正式公告，调整IPR、PGR、CBM等PTAB公告后审理（Trial）程序修正动议（Motion to Amend；MTA）规则，该日起成案（Institution）案件的相关程序也全面改采新的试行办法[1]。然而许多被挑战的专利，都有平行的Reissue申请案（Reissue案）或Ex Parte Reexamination程序（Reexam案），不少专利所有权人选择在这些平行案件修正专利范围，因此如前述公告预告[2]，USPTO另外整理相关案件成案门坎、程序中止等事务，于4月22日统一公告说明[3]，以下摘录部分公告内容供读者参考。
Reissue案及Reexam案都有修正机会，且修正难度较IPR等PTAB审理程序低，不过两类案件各有不同的规则及条件。
表1. USPTO 整理Reissue及Reexam案相关案件成案门坎、程序中止等事务之部分内容
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Reissue案 |
Reexam案 |
提出时限 |
仅能在原专利仍存在有效专利范围时提出，也就是应于以下任一时点发生前提出：
- USPTO发出证书删除原专利全部专利范围
→例如，IPR程序最后会由PTAB发出Trial Certificate，但制发时间不会在程序参与人仍可向Federal Circuit（Fed. Cir.）上诉的官期内，若真上诉到Fed. Cir.，也会等法院判决确定，才会制发这纸证书
- Federal Circuit判决原专利全部专利范围无效/不具可专利性
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加速审查 |
具Special Status，（尤其是与中止的诉讼程序相关者）应优先安排实审 |
依35 U.S.C. 305，本就属需特殊调度Special Dispatch的优先处理案件 |
成案门坎 |
- 原专利有符合35 U.S.C. 251法条定义的「错误」
→目前可为Fed. Cir.及USPTO接受的「错误」，包括原专利可写入、应写入、但未写入范围较窄的请求项，故可在不讨论原专利范围可专利性的情况下，达到成案门坎
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- 对原专利任一有效专利范围的专利性构成实质新问题SNQ
→只能比对有效专利范围，故程序中所提请求项增改内容既然尚未生效，即不能用以建构SNQ
→可重复IPR等程序请求书所提问题，但一旦PTAB制发终局决定，Reexam案就必须提出不同的可专利性实质问题，才能构成SNQ的实质「新」问题
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审查范围 |
- 审查项目：相对较多
→所有专利适格性、可专利性法定要件，含35 U.S.C. 101、102、103、112等
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- 审查项目：相对较少
→主要为35 U.S.C. 102、103，及有限的35 U.S.C. 112（例：修正是否超范围）
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撤案规定 |
- 授权公告前，申请人随时可主动放弃
→Reissue申请案授权公告前，原专利仍持续有效
→例如，Reissue案申请期间，专利所有权人已先在平行的IPR程序取得正面审理结果，也可选择让Reissue申请案废案
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- 即使专利所有权人想放弃，程序不会废案，成案后即优先处理，直到程序终结
→官方视程序审查结果发程序证书预先通知Intent to Issue a Reexamination Certificate (NIRC)，若确定判断已无专利范围具可专利性，再按预先通知制发Reexamination Certificate
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35 U.S.C. 315(b)一年期限适用 |
- IPR等程序请求书需于原专利侵权诉讼提出一年内递交，此一一年期限
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→不适用Reissue案通过实审后核准授权的Reissued专利 |
- 适用Reexam案程序结束后发下Reexamination Certificate的专利
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制表：北美智权 智权法规研究组
平行程序处理原则
PTAB收到IPR或其他公告后审理程序请求书时，若发现其目标专利另有平行程序（例：Reissue案、Reexam案）已近结束阶段，且审查内容与请求书所提议题多所重合，PTAB可拒予成案。要不然，程序进行期间，程序参与人随时也可在PTAB同意后提平行程序中止动议（Motion to Stay）、撤销中止决定动议（Motion to Lift Stay）。
是否中止平行程序，一般在公告后审理程序确定成案后，到程序参与人提出上诉的官期届满前，会由PTAB考虑并作成正式决定，而其考虑因素包括但不限于以下几点：PTAB公告后审理程序被挑战的专利范围，与平行程序审查中的请求项/专利范围是否相同？又或前者是否直间接附丽于后者？是否涉及相同的不予专利事由或引证材料？平行程序是否浪费官方审查资源？有无可能作成不一致的判断结果？一边程序的请求项/专利范围修正，会否影响另一边程序请求项/专利范围？两边程序进展阶段？各自的法定期限？一边程序作成决定，有无可能简化另一边程序要处理的问题？
其实若有平行的法院诉讼或PTAB公告后审理程序案件，USPTO一般会在Reissue案申请人请求下或依职权自行宣告中止（Suspend）Reissue案审查作业。但若平行的PTAB公告后审理案件已确定程序终结（Terminate）、平行两案无显著重迭的处理议题，甚至申请人请求继续审查，或有其他状况， USPTO都有可能因而不中止Reissue案审查。
一旦发布平行程序中止决定，且PTAB程序参与人未提撤销中止决定动议，一般在PTAB公告后审理程序终结或完成前，也就是至少在上诉Fed. Cir.的法定期限届满前，其平行程序都将维持中止状态。待PTAB制发Trial Certificate，意味PTAB程序终了，平行程序中止状态自动解除。
倘若收到撤销中止决定动议，PTAB是否同意提前撤销，考虑因素包括但不限于以下几点：促使PTAB先前作成平行程序中止决定的因素是否已有改变？专利所有权人是否已请求作不利审决（Adverse Judgment）或删除PTAB程序所涉全部专利范围？专利所有权人是否就PTAB终局决定提请Rehearing或上诉到Fed. Cir.？专利所有权人是否同意，针对PTAB程序删除/认定不具可专利性的专利范围，不另案争取无可专利性差异的请求项？撤销平行程序中止决定是否有利提升USPTO行政效率、维护专利制度一体？
原则上，PTAB制发终局决定且后续Rehearing程序完结后，若专利所有权人提中止决定动议，想在平行程序限缩请求项/专利范围、处理PTAB终局决定所提问题，或提出其他官方尚未考虑过但有意义的修改，只要无其他状况，PTAB都会同意撤销平行程序中止决定。
比方说，PTAB制发终局决定且后续Rehearing程序完结后，若案件继续上诉到Fed. Cir.，官方通常不会解除平行Reissue案中止状态（Lift a Suspension），但若专利所有权人请求解除中止状态，是为了在Reissue案提出其他PTAB程序尚未考虑过且有意义的修正，或修改与PTAB程序无关的优先权主张、图式等错误，即使尚有Fed. Cir.上诉程序，一般还是能获USPTO同意，只不过，即使Reissue案恢复审查后有请求项达可核准状态，在Fed. Cir.上诉程序完结前，USPTO不会正式寄发核准通知。
至于平行Reexam案的程序中止及中止解除，官方考虑因素大抵相仿，但因Reexam成案后即优先处理，直到程序终结，所以即便PTAB程序参与方不服其终局决定并向Fed. Cir.提起上诉，USPTO仍会按既定规则发程序证书预先通知NIRC及正式的Reexamination Certificate。换言之，若Reexam案认定原专利范围皆不具可专利性，这纸Reexamination Certificate有可能导致Fed. Cir.上诉中的系争专利范围遭到删除，为避免此一问题，专利所有权人务必留意平行Reexam案进展，必要时，Reexam案也需再提诉愿。
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