041期
2019 年 6 月 19 日
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TIPO自7月1日起修改新型专利技术报告作业方式,赋予专利权人意见申复机会
李淑莲整理╱北美智权报 编辑部

台湾地区智慧财产局 (TIPO) 于2019年6月11日发出公告,指出TIPO将修改新型专利技术报告作业方式,赋予专利权人于申请专利范围有任一请求项不具新颖性或不具进步性要件之意见申复机会。台湾本土法人近10年来每年申请及公告之新型专利平均超过2万件,对众多之新型专利申请人来说,可说是利多消息。新的作业方式将于7月1日起生效。


图片来源:Pexels

修改后之作业方式

2019年7月1起新型专利技术报告通知说明作业之改进措施重点有2,分述如下:

(1)现行作业系判断全部请求项均不具新颖性及(或)不具进步性要件 (比对结果代码1~3) 时,发出「技术报告引用文献通知函」通知专利权人尽速提出说明,而本次修订后审查人员若判断有任一请求项不具新颖性及(或)不具进步性要件 (比对结果代码1~3) 时,即会发出「技术报告引用文献通知函」通知专利权人提出说明。

(2)现行作业系专利权人依「技术报告引用文献通知函」内容提出说明者,对于其他新型专利技术报告之申请,除非比对基础有变动,例如变更引用文献或有准予更正之情事,将不再发「技术报告引用文献通知函」通知专利权人提出说明,而本次修订后对于第一次评价不佳的请求项,于其后续申请之新型专利技术报告 (例如e02) 若仍属评价不佳者,亦会再发「技术报告引用文献通知函」通知专利权人提出说明。

「新型专利技术报告」答客问摘要

问 :为何要有新型专利技术报告?新型专利技术报告是什么?

答:(1)新型专利采形式审查,对新型专利申请案不进行前案检索,亦不做是否满足实体要件之判断,通过形式审查后就核准专利,并缴费公告领证。由于此种权利相当不安定及不确定,为防止权利人滥发警告函,新型专利权人进行警告时,有提示新型专利技术报告作为客观判断之必要,惟其并非提起诉讼之前提要件。为彰显新型专利技术报告在行使新型专利权之重要性,专利法第 116 条乃规定新型专利权人行使新型专利权时,如未提示新型专利技术报告,不得进行警告。又新型专利权人之专利权遭撤销时,就其于撤销前,因行使专利权所致他人之损害,应负赔偿责任。但其系基于新型专利技术报告之内容,且已尽相当之注意者,不在此限(专利法第 117 条)。

(2) 对于经形式审查之新型专利权其实体要件存在与否,原则上由当事人判断。当事人难以判断与先前技术文献间是否具有新颖性等要件时,可以向专利专责机关申请新型专利技术报告,作为客观判断之依据。社会大众想知道新型专利权是否符合实体要件,亦可以向专利专责机关申请新型专利技术报告。总之,申请专利之新型经公告后,任何人均得向专利专责机关申请新型专利技术报告(专利法第 115 条第 1 项)。

(3) 新型专利技术报告内容仅针对新颖性(限专利法第 120 条准用第22 条第 1 项第 1 款)、进步性、拟制新颖性、先申请原则等要件进行比对,对于其他有撤销专利权情事者,不属技术报告应处理事项。

问 :新型专利权人发现市面上有相同或类似商品,要如何因应?

答:(1) 如遇非专利权人有相同或类似商品为商业上之实施者,为尽早获得技术报告,专利权人可以检附相关证明文件,如专利权人之书面通知、非专利权人之广告目录或其他商业上实施事实之 书面数据,申请新型专利技术报告(参照专利法第 115 条第 5 项及专利法施行细则第 43 条)。智慧局将于申请后 6 个月内完成新型专利技术报告。

(2) 若新型专利技术报告之申请人为非专利权人,为协助当事人间侵权争议之处理,在非专利权人提具事涉专利侵权争议之相关证明文件,如已遭新型专利权人提出专利侵权之存证信函、涉及专利侵权诉讼案件之起诉书或诉讼传票等文件数据者,智能局亦将优先作成新型专利技术报告。

(3) 对于不符合商业上实施规定的技术报告申请案,智慧局将于受理通知函中叙明「有关商业上实施的主张不符合专利法第 115 条 3 第 5 项之规定」。

问:新型专利技术报告的内容着重那些比对事项?

答: (1) 新型专利形式审查仅针对说明书、申请专利范围、摘要及图式判断是否符合形式要件(参照专利法第 112 条),并未对于申请专利之新型是否符合实体要件进行先前技术检索,因此,新型 专利技术报告内容系着重于与先前技术的完整比对,包括:1. 新颖性,限于申请前已见于刊物者;2. 进步性;3. 拟制新颖性;及 4. 先申请原则。详细判断准则请参酌发明专利审查基准之相关章节。

(2) 新型专利的更正审查区分为形式审查 (针对未伴随举发案的更正申请) 及实体审查 (针对伴随举发案的更正申请) 两种,新型专利技术报告会于备注栏中注记比对的版本系经形式审查或经实体审查,供专利权人及新型专利技术报告申请人参酌。

问:对于新型专利技术报告比对之判断基准为何?

答:(1) 新型专利技术报告之比对项目包含:新颖性、进步性、拟制丧失 新颖性、先后申请及同日申请等项目。比对时,新型专利技术报告审查人员当先进行文献资料之检索与调查,以据为上揭项目之 4 比对;其比对判断之基准参照发明专利审查基准。

(2) 新颖性比对,单一先前技术必须揭露请求项中所载之全部技术特征,包括结构特征 (例如形状、构造或组合) 及非结构特征 (例如 材质、方法),始能认定不具新颖性。

(3) 进步性比对,须注意整体审查、结合比对及逐项比对等原则。

※完整之「新型专利技术报告」答客问下载

 

台湾新型专利相关数据

表1. 最近 10 年新型申请、准、驳、公告发证暨新型技术报告件数统计表

统计日期:2019年1月11日
注:1. 核驳为经初审核驳之审定数;「公告发证」为经公告且同时发证之核准案件数。
2. 申请新型技术报告为提出技术报告申请之件数,作成新型技术报告为经受理申请并作成技术报告之件数。

表2. 最近 10 年台湾地区本国人与外国人公告发证件数统计表

统计日期:2019年1月11日
注:1. 公告发证为经公告且同时发证之核准案件数。
2. 自2013年1月1日起,「新式样」改为「设计」。

表3. 2018年新型专利公告发证件数依国际专利三阶分类排行(前20 名)


统计日期:2019年1月11日
注:1. 依专利公告发证案件数由大至小排序。
2. 详细之国际专利分类内容描述请见国际专利分类第2018.01版

 

参考数据:

 

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作者: 李淑莲
现任: 北美智权报主编
学历: (台湾)文化大学新闻研究所
经历: 半导体科技杂志(SST-Taiwan)总编辑
CompuTrade International总编辑
日本电波新闻 (Dempa Shinbun) 驻海外记者
日经亚洲电子杂志 (台湾版) 编辑

 


 





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