说到申请专利时的先前技术信息揭露义务，大家第一个想到的可能是美国的信息揭露声明书（Information Disclosure Statement，IDS）。其实许多国家，都有要求申请人在说明书中记载先前技术，例如五边局（美国、欧洲、中国、日本、韩国，简称IP5）在几年前所举办专利调和专家平台（Patent Harmonization Experts Panel，PHEP）会议之报告「先前技术之引用」中，即有记载五边局对于申请人于说明书中引用先前技术之相关规定。

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不过各国对于先前技术信息揭露义务的立法重点有所不同，所要求揭露的内容和未能满足先前技术信息揭露义务的法律效果自然也有所差异。属于五边局之一员的日本即有明文规定未能履行先前技术信息揭露义务有可能导致拒绝准予专利的理由，未履行义务的后果不容小觑，值得大家注意。

本期我们来谈谈日本的先前技术信息揭露义务的精神、其所要求揭露的内容、以及其法律效果。

日本的先前技术文献信息揭露要件的目的及概要

日本现行专利制度中，先前技术信息揭露义务的正式名称是「先前技术文献信息揭露要件（先行技术文献情报开示要件）」，主要规定在特许法第36条第4项第2款。

此一要件规范的目的，主要在于要求申请人对于专利申请案之审查提供协助，让审查委员可以利用申请人所提供的先前技术文献，来判断申请人所请发明是否具有新颖性及进步性，并评估申请人所请发明与先前技术间之关系，同时协助理解申请人所请发明对于先前技术的贡献及实施方式等。

所谓的「先前技术文献信息揭露要件」，是规定专利申请人在提出特许申请时，如果已知悉与申请特许之发明相关的先前技术文献，就应该在特许申请案之說明书中，明确记载该先前技术文献之出处。即使申请人已经在說明书之先前技术一节中详细记载先前技术之实质内容，还是需要依照该规定，在说明书中记载先前技术文献的书目资料或其来源出处，才算是满足「先前技术文献信息揭露要件」。

哪些先前技术是必须揭露的？

「先前技术文献信息揭露要件」所要求揭露的对象，主要是申请人在申请特许时已知悉的先前技术文献。

因此，在特许法相关规定定义之先前技术所包含的三种态样（申请前已见于刊物者、已公开实施者、已为公众所知悉者）当中，只有「申请前已见于刊物者」才是「先前技术文献信息揭露要件」所要求揭露的对象。

而且，与申请特许之发明相关且已于申请前公开的刊物，还必须是「申请人在申请特许时已知悉」的，才属于「先前技术文献信息揭露要件」所要求揭露的对象。

在这里需要注意的是，所谓的「申请人在申请特许时已知悉」的这个判断知悉与否的时间点，在不同的申请案类型中有不一样的认定方式。

就分割案或出愿变更（即台湾之改请）申请案而言，判断知悉与否的时间点是母案申请日。因此，如果在母案申请日之后才知悉的先前技术文献，并不需要特别在提出分割或出愿变更时修正说明书，想办法加入先前技术文献的出处，来满足「先前技术文献信息揭露要件」。

就主张日本国内优先权之申请案而言，判断知悉与否的时间点是后案申请日。因此，如果在国内优先权基础案申请日之后才知悉的先前技术文献，必须在提出后案时，特别在后案的说明书中加入先前技术文献的来源出处等揭露内容，来满足「先前技术文献信息揭露要件」。

就主张外国优先权之申请案而言，判断知悉与否的时间点是日本申请案的申请日。因此，如果在外国优先权基础案申请日之后才知悉的先前技术文献，必须在提出日本申请案时，特别在日本申请案的说明书中加入先前技术文献的来源出处等揭露内容，来满足「先前技术文献信息揭露要件」。就此种情况来说，如果外国优先权基础案是美国案，或者是专利家族中也有美国申请案，则要注意也应该向美国专利商标局提出美国申请案的IDS，将记载在日本申请案中的先前技术文献向美国专利商标局陈报。

就PCT国际申请案而言，判断知悉与否的时间点是PCT国际申请案的申请日。因此，如果在PCT国际申请案申请日之后才知悉的先前技术文献，并不需要特别在进入日本国家阶段时修正说明书，想办法加入先前技术文献的出处，来满足「先前技术文献信息揭露要件」

揭露的方式

依据日本特许法以及审查基准的规定，先前技术文献的揭露内容是记载在说明书中，通常是放在「背景技术」后面的「先前技术文献」一节中，并且要分别标示出专利文献以及非专利文献。如果是专利文献，就只要记载该篇专利的申请国家以及公开号或者公告号即可；如果是其他刊物，就必须记载刊物名称、文章篇名、作者、页数等讯息。

揭露的重点在于先前技术文献的出处来源，而不在于在说明书中详细记载先前技术的实质内容。

先前技术文献信息揭露要件的法律效果

依据日本特许法，日本特许申请案的說明书必须符合先前技术文献揭露要件，未满足此一要件虽然不是举发事由，但在申请过程中有可能导致不予专利之处分。

一般来说，如果专利申请人仅揭露先前技术内容，而没有揭露先前技术文献的出处，很有可能会在收到第一次审查意见通知函之前收到通知，要求要限期陈述意見及/或补充先前技术文献出处，因此会导致审查程序的拖延以及额外支出程序成本。

如果收到关于先前技术文献信息揭露要件的通知后，没有在期限内陈述意見及/或补充先前技术文献出处，或者陈述意見及/或补充先前技术文献出处但仍被认为未满足该要件，则审查委员可以直接发下核驳审定。

但是，如果专利申请人在申请专利时确实未知悉任何先前技术文献信息，难道就算是违法吗？按照法条的规定来说，如果申请人在申请专利时未知悉任何先前技术文献信息，也是可以提出声明来说明申请人在申请专利时未知悉任何先前技术文献信息的事实。不过，就实务经验来说，如果说明书中完全没有记载任何先前文献信息，确实相当容易收到关于先前技术文献信息揭露要件的通知，就算在说明书中有特别表明申请人未知悉任何先前技术文献，审查委员也通常不会相信，照样会发出关于先前技术文献信息揭露要件的通知，仍然很有可能会造成审查程序的拖延以及程序成本的增加。

因此，如果要提出日本申请案，最好还是尽量在说明书中记载专利文献信息或非专利文献信息。只要有一笔先前技术文献信息的记载，就可以大大减低审查委员发出关于先前技术文献信息揭露要件的通知的可能性。

结语

相较于美国的信息揭露义务，日本专利法第36条第4项第2款规定之先前技术文献信息揭露要件算是蛮容易满足的。实务上，只要在说明书中有揭示先前技术文献信息，就几乎不会收到关于先前技术文献信息揭露要件的通知。所以，如果就相同发明内容想要申请多国专利，而且有考虑在日本提出特许申请案时，一开始就在申请案的說明书中记载相关先前技术文献信息是比较明智的；即使手边没有现成可用之文献信息，建议还是进行检索调查，尽量在说明书中提供关于先前技术文献之相关资料，以避免导致日本申请案不予专利处分之法律效果。

另外若也有在美国申请相关发明内容的申请案时，也应该要考虑是否在向美国专利商标局提出美国申请案的IDS，将记载在日本申请案中的先前技术文献向美国专利商标局陈报。

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