对部分产业来说，专利权存续期间日日珍贵，能多争取一日是一日。美国Federal Circuit又有两件PTA相关判决发布，USPTO在两案的法条解读及计算方式皆获Federal Circuit背书认可。

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许多美国专利并未缴满三期年费，基本专利权存续期间还未届满，就开放公众使用专利发明，但对部分产业来说，专利权存续期间却是日日珍贵，能多争取一日是一日，不时可见专利权期间调整（PTA）天数相关诉讼。近期美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit；Fed. Cir.）就有两件PTA相关判决发布，USPTO在两案的法条解读及计算方式皆获Fed. Cir.背书认可。

PTA制度简述

根据35 USC 154(b)规定，USPTO保证：

1. 官方立即回复；
2. 申请案系属USPTO程序期间（Pendency），依154(b)(1)(B)(i)扣除RCE期间后，不超过3年；及
3. 补偿因Interference、诉愿（Appeal）等程序造成的授权延误。

若无法做到前述A、B任一承诺或出现C的情况，导致申请案较晚领证公告，即产生A或B或C延误，延误一天，可获得一天PTA，其专利权期间即可调整延长一天。但PTA天数不得超出延误领证的实际天数，也需扣除申请人造成的延误天数。

以上简单说明，当然不足以涵盖整套PTA制度的产生及运用。以其规定之复杂，不同人算出不同PTA数字的情况并不少见，也因此衍生了一定的商机，譬如据AIPLA 2019年调查结果[1]，PTA计算服务收费中位数为250美元。若专利所有权人认为USPTO少给了PTA天数，可依35 U.S.C. 154(b)(3)(B)(ii)、37 CFR 1.705(b)请求重新计算，若双方仍没有共识，专利所有权人仍可循司法途径寻求救济。

Mayo Foundation v. Iancu [2]

系争专利编号8,981,063，申请期间曾提出RCE并进入Interference程序，在Interference程序结束后，经过一轮OA答辩即获核准，顺利在缴领证费后公告授权。Fed. Cir.判决文中引用Mayo下图1，呈现相关事件时间序。简言之，双方都同意图中#1是不计入B延误的RCE期间，无PTA补偿，而#2属C延误，应予PTA补偿；争议在#3这段，即Interference程序终结到正式发出核准通知期间，是否应计为B延误并予PTA补偿？

图1. Mayo 提供的简图说明了申请的时间轴   

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依37 CFR 1.703(b)(1)文字规定，B延误计算应挖除的RCE期间，始自RCE提出日，迄于核准通知寄发日，故USPTO认定#3性质同#1，不应有PTA补偿。而Mayo主张，USPTO既启动Interference程序，表示审查官已先认定其请求项达可核准状态，故#3这段不同于#1，#3审查并非基于先前所提RCE，而是审查官另外启动的审查，本质上并非须依154(b)(1)(B)(i)排除的RCE期间，应计为B延误，并补PTA天数给专利权人。

Fed. Cir.多数意见采认USPTO主张，因为此一计算原则符合先前判例教示，同时若依Mayo主张，即需再判断USPTO何时作成所请发明可以核准的决定，如此一来，几乎每件PTA案件都将存有事实争议，无谓增加各方负担。因此Mayo主张虽不无道理，并未成功争取到#3期间的PTA补偿天数。
诚然，进入Interference程序的申请案毕竟只是少数，但如部分美国专利律师指出，若把Interference换为较常见的诉愿程序，即申请案先提RCE后进入诉愿程序，并成功经诉愿程序翻案取得专利，则本案判决是否也支持USPTO套用同一原则计算B延误天数？值得再加思考。

Intra-Cellular Therapies v. Iancu[3]

系争专利编号8,648,077，申请过程中，2013年4月17日寄发终局核驳（Final Rejection），Intra-Cellular踩在3个月回复官期的截止日，于2013年7月17日提交修正答辩，但未成功说服审查官，官方同月26日再发Advisory Action，于是在2013年8月7日又提交第二份申请人回复，同意依官方建议修正，并收到官方发下的核准通知。计算PTA时，USPTO认定Intra-Cellular在终局核驳后所提的第一份修正答辩非37 CFR 1.704(b)规范的适格回复，将3个月回复官期结束到第二份回复提交的21天列为申请人延误，Intra-Cellular不服，并循司法途径寻求救济。

Intra-Cellular主张，2013年7月17日所提修正答辩，响应了终局核驳所有实质及形式核驳，属Bona Fide响应，已展现推进审查进度的诚意。然而Fed. Cir.指出，终局核驳不同于非终局核驳（Non-Final Rejection），终局核驳制发后，申请人若要修正，只能依37 CFR 1.116做有限修正，而想答辩，则应利用诉愿程序或另提RCE重启实审；总之，终局核驳制发后，即使就终局核驳全部的实质及形式核驳一一答辩，没有法条（支持）谓这种做法可算充分响应终局核驳，进而停止累加申请人延误天数。

Fed. Cir.因而判决，有鉴于美国专利法未定义申请人如何响应终局核驳方能证明已尽协助审结的合理努力，而USPTO现行作法属可允许的法规解释方式，得有Chevron Deference[4]之适用，故Intra-Cellular最后还是没能加回21天的PTA天数。

终局核驳后再提答辩其实是常见应对选项，甚至有申请人只是重述已为终局核驳认定不具说服力的答辩论点，但若碰上专利权存续期间至关重要的案子，申请时或应慎重考虑应对策略，本案判决当有值得参考之处。

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