050期
2019 年 11 月 13 日
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几项印度尼西亚专利制度之相关特殊规定
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

在分散投资风险的考虑下,厂商新南向的步伐一直没有停过,这一期智权报就来聊一聊印度尼西亚那些外国申请人较少听闻的规定:专利发明延迟实施理由声明书、年费欠款催缴通知、印度尼西亚协议使用语文。


图片来源 : shutterstock、达志影像

受美中贸易摩擦影响,近期许多东南亚国家的讨论热度明显升温,印度尼西亚即是其中之一,有不少厂商开始询问印度尼西亚专利申请相关事宜。之前《北美智权报》第199期〈新南向聚焦智财保护,东南亚五国IPO官员齐聚台北为你解惑〉一文[1],已提供部分印度尼西亚专利制度基本信息,除此之外,印度尼西亚还有一些外国申请人较少听闻的规定,例如本文要谈的专利发明延迟实施理由声明书[2]、年费欠款催缴通知[3]、印度尼西亚协议使用语文[4]等。

专利发明延迟实施理由声明书

为促进专利发明技术转移、投资及地方就业,印度尼西亚专利法第20条规定,印度尼西亚发明专利申请案领证后,专利所有权人需于公告授权日起三年内于印度尼西亚使用或授权第三人使用其专利发明,否则可能依印度尼西亚专利法第82条被迫接受强制授权,甚至公部门或其他代表国家利益者,亦可依印度尼西亚专利法第132条请求撤销该专利。惟,已准证的印度尼西亚发明专利不会仅因未满足第20条规定而自动失效,且除非比方有第三人于三年期满后依法请求强制授权,否则专利所有权人一般毋须证明已于规定期间在印度尼西亚实施专利发明。

其实即使第三人想请求强制授权,也必须满足一定要件,比方证明已有设备能实施该专利发明之类,门坎不低,迄今也未听闻有人引用相关条文提出这类请求,但为降低各界疑虑,印度尼西亚专利局Directorate General of Intellectual Property (DGIP) 2018年发布配套施行细则,给予专利所有权人展延实施期限的机会。倘若已有第三人在其他国家就对应专利请求强制授权,又或手握SEP或其他关键专利准备于印度尼西亚行使专利权,建议专利所有权人可再检视有无必要请求延期。

简言之,若专利所有权人无法赶在授权公告日起三年内于印度尼西亚境内实施其专利发明,可于前述期限届满前解释原因,附具委托书及可证明已缴纳前次年费的官方收据,依法提出延期请求,若经核可,三年期限可展延为五年。若五年期限即将届满,但仍无法实施其专利发明,专利所有权人可书面说明原因再提延期请求,若官方认为所提事由合理,有机会获准进一步展延期限。

根据不同事务所的分析,官方可能接受的延期理由或许包括:专利制程或专利产品需要进一步研发、(无法找到印度尼西亚生产伙伴或印度尼西亚当地产能不足以致)现有设备无法实施专利发明、(相关产品已引进印度尼西亚但)无能力把所需制造技术引入印度尼西亚、生产制造规模尚无法达到经济规模效益、生产需要具备特定技术的专门人员但印度尼西亚缺乏这类人力资源。

年费欠款催缴通知:小心突然冒出来的应缴欠款

专利所有权人若判断无必要继续维持一专利,通常作法是不续缴专利年费,任由专利到期失效,如此可省却文书往来成本,也不会再多添一笔代理人服务费。可是这类常规作业不见得能放诸四海,比方印度尼西亚旧有专利法规即很体贴地为专利所有权人预留三年宽限期。

根据印度尼西亚专利法规旧制规范,专利不是年费到期未缴即于当年失效,而是连续3年未缴才会依法失效,期间累积未缴的年费及滞纳金,皆计作专利所有权人应缴但未缴的欠款,DGIP应寄发规定官函通知补缴,若规定官函都寄发后仍未收到补缴欠款,则改由印度尼西亚财政部负责催征原欠款及新增罚金。由于DGIP之前疏于执行催款通知,这项规定其实少有人知,一直到近期印度尼西亚生产投资热度攀升,且DGIP突然加大催款动作,甚至透过各国驻印度尼西亚使馆发布催款通知,很多外国专利所有权人这才知道自己在印度尼西亚冒出来一笔应缴欠款。

这项高争议规定在2016年8月26日新法生效后废止。依新法规定,若专利所有权人未于规定期间缴纳到期年费,毋须再等三年,即会于当年自动到期失效,但若有必要,专利所有权人可于年费到期日七天前请求暂缓,则缴费期间可有12个月的宽限期,只不过届时专利所有权人将需支付双倍原应缴付金额。万一真不小心错过缴费期间,新法没有特别为此提供特殊规范,可是DGIP 2019年1月31日发布年费逾期未缴相关公告,规定年费未于到期日前缴付,仍可于到期日起6个月内补救,免缴滞纳金。

然而新法实施前已产生的欠款,并未随新法生效一笔勾销。DGIP几次通知延长补缴期限,仍有许多专利所有权人拒缴欠费或继续观望,于是DGIP使出又一催款手段:在专利所有权人缴清欠款之前,暂停处理其印度尼西亚新申请案,也就是其新申请案将无形式初审报告,也不会在优先权日起算18个月后公开,更不会有后续实审动作。虽然此一措施似乎于法无据,但印度尼西亚专利代理人表示,若有申请人收到DGIP这类通知,目前最有效率的解套办法还是尽快缴清官方索要的年费款项。

印度尼西亚协议使用语文

印度尼西亚2009年颁布国旗国语国徽暨国歌法(Law 24),条文并于当年7月9日生效,2019年9月30日发布并实施其施行细则(PR 63),凡涉及印度尼西亚实体工作环境上的正式沟通,包括咨询协商、会议讨论、须知指南之类,不论书面口语、传布方式,都须使用印度尼西亚文,若涉及外国人,可借助翻译、口译协助沟通。而印度尼西亚法人拥有的商标,除非为外国授权商标,依法也须使用印度尼西亚文。

此外,Law 24第31条第1项规定,凡涉及印度尼西亚政府机关、民营机构、个别印度尼西亚公民的谅解备忘录(MoU)或协议,须使用印度尼西亚文;而Law 24第31条第2项另又规定,前述MoU或协议涉及外国人时,须使用该外国人本国语文或英文。两项规定如何调合?PR 63第26条第3项说明,若MoU或协议同时涉及印度尼西亚人及外国人,其外文本应与印度尼西亚文本完全等同,或为印度尼西亚文本的译本,以确保相关各方对协议内容确有共识。但不同语文版本难免有语义出入,故PR 63第26条第4项规定,在法无明文规范时,协议各方可自行于协议中约定以哪一版本为准。

Law 24及PR 63皆未规范违规罚责,不过在PR 63发布前,即有PT Bangun Karya Pratama Lestari v Nine AM Ltd、Blutether v PT Global Mediacom Tbk, dkk等案,因契约应使用但未使用印度尼西亚文,遭印度尼西亚法院援引Law 24第31条第1项规定判决无效,所以印度尼西亚代理人仍建议,协议涉及印度尼西亚实体时,即使协议各方已同意遇争议时以外国法规为准据法、以外国机构作国际仲裁,最好还是准备双语版本签署,再不然,因外文本依法应与印度尼西亚文本等同或为其译本,意味印度尼西亚文本制备似乎会先于外文本,则其签署时间至迟应不晚于外文本。比方有专利发明要授权印度尼西亚协力厂生产,又或有需要印度尼西亚发明人配合签署聘雇协议、发明转让、专利申请等文件,或应特别注意是否符合前述语文要件,至于PR 63生效前已签署的违规文件,目前并无明确的改正办法可供依循。

另一方面,若同为印度尼西亚实体,例如,其中一方为印度尼西亚企业,另一方为外资企业在印度尼西亚成立的有限责任公司(PMA),其管理层不谙印度尼西亚文,这种情况可否使用外文签订协议?有印度尼西亚代理人分析,这类情况应可使用双语契约或另备外文译本,但遇有争议,将会以印度尼西亚文本为准。事实上,Law 24及PR 63条文许多词汇并无明确定义,像是何谓涉及(Involvement)?何谓外国人(Foreign Party)?印度尼西亚行政及司法机关选择如何释义,不是现在立时能预见,况且法有明文,不代表一定会严格执行,后续发展有待观察。

 

备注:

 

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