052期
2019 年 12 月 11 日
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中国英文PCT案2020将有机会指定由EPO做国际检索
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

国知局、EPO扩大合作,第十三次两局局长会议宣布,国知局受理的英文PCT案2020年将有机会指定由EPO执行国际检索。两局并联合发表《中欧计算机实施发明专利审查研究报告》,对有意在两局申请软件相关发明专利的申请人而言,应有相当参考价值。

中国国知局CNIPA及欧洲专利局EPO第十三次局长会议2019年11月12日选在苏州举行,根据两局发布的新闻稿[1],此次会谈重点锁定专利数据交换、IP5合作框架下的双边合作等事务,两局局长会中签署第十三次局长会议纪要、双边数据交换谅解备忘录补充协议、双边合作2020年度工作计划等文件,宣布明年以国知局为受理局(RO/CN)的英文PCT案,将有机会指定由EPO作国际检索单位(ISA/EP),同时联合发表《中欧计算机实施发明专利审查研究报告》[2]

两局局长会议就中国英文PCT案指定EPO做国际检索一事达成共识,其实是EPO方面所发新闻稿的首段重点。中美贸易局势混沌难明,欧洲市场的战略地位日形重要,只不过,申请人一般受保密审查规定限制,即便有心要尽早取得欧洲专利,多数还是会先提交中国发明专利申请案,通过保审关卡后,再主张优先权申请欧洲专利,另一种常见模式则是借道PCT,可是以国知局为受理局的PCT案,无论是中文或英文送件,目前都只能指定由国知局执行国际检索,拿到EPO检索比对结果,往往已是一年或更久之后的事。

据EPO说法,此一新增服务选项预定明年开始推出,暂定先有两年的试行期间。本文写作当下,EPO约收2000美元的PCT案国际检索规费,远高于国知局300美元上下的收费水平,但价格虽高,EPO的检索比对向有口碑。且直接通过英文PCT案指定EPO做国际检索,可压缩合并前端保审出口和主张优先权另案申请的时间及费用成本,并在国际阶段早一步取得EPO的检索结果及比对意见,进入EPO区域阶段后,除能省下一笔EPO检索费,更重要的是可跳过欧洲补充检索程序,通过形式初审后,就能排入EPO实质审查,有机会更快取得欧洲专利。尽管试行办法实施细节不明,对部分具中国国籍居所且有意积极布局欧洲的申请人来说,多了个策略运用工具,当是好事。

而《中欧计算机实施发明专利审查研究报告》,英文标题为“EPO-CNIPA comparative study on computer-implemented inventions/software related inventions”,共有33页,就中、欧两局在软件相关发明案审查的方方面面,来了个超级比一比,各章节分别讨论技术性/技术效果、不予专利客体/可予专利客体、请求项写法格式、软件相关发明案是否具专利适格性、新颖性、请求项同时写入技术性及非技术性特征如何判断其进步性、审查作法比较等主题。简言之,中、欧两局的审查作法颇多相似,但实务上法规如何诠释套用,不免仍有分歧,报告特举例子说明二者不同之处,以提供申请人更清楚的撰稿参考指南。

常有申请人质疑,我的发明在A国都准证了,为什么B国的专利还发不下来?个中原因固然牵涉到很多个案状况,但即使是同一套法规制度,同国的专利局和法院都可能作成不同的判断,更何况各国各有各法,各局各唱各调,审出不一样的结果,似乎也不那么奇怪。其实不只中、欧两局,IP5五大局专利调和项目下就规画有类似的比较研究,以说明书书面叙述要件为例,去年及今年共发布两份报告[3],中、欧、日、韩、美五局分别就6个案例说明其判断结果及理由,其中第1、3、4例,五局皆判断符合此一要件,第6例五局皆判断至少有不够明确或揭露不足的问题,但第2及第5例五局判断却明显不同调。诸如此类的比较报告,对有意同时在各局申请并取得发明专利的申请人来说,应有相当帮助。


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