2019年5月日本政府公布了修订后的专利法（发明专利）等相关法令（修改专利法等一部分的法律），并定于2020年4月1日正式生效。
此次修法内容包括特许法新增查证制度、放宽侵权损害赔偿的计算方式；意匠法修订后扩大保护客体、放宽关连意匠的申请限制、延长意匠权存续期间、简化申请流程、强化仿冒品查缉；而商标法则是对于公益团体（自治体、大学等）所拥有之著名商标，解除非专属授权之限制等[1]。本文将针对特许法修法内容作一说明，意匠法修法的部份会于下一刊期另文说明。
图片来源：pixabay
是次特许法的主要修法内容包括特许法新增查证 (证据搜集) 制度及放宽侵权损害赔偿的计算方式，现一一说明如下。
特许法修订概要
本次修订的查证制度以及损害赔偿计算均与专利侵权诉讼相关。日本的专利侵权诉讼从诉讼提起到一审判决可分为两阶段：
(一) 侵害论：针对专利有效性及被控产品侵权与否进行审理
(二) 损害论：针对损害赔偿金额进行审理
在第一阶段，被告除了在法院审理程序中主张专利无效以外，也可另向特许厅请求特许无效审判(类似专利举发)。专利权人也能向特许厅请求特许订正审判 (类似专利更正) 来回避先前技术。此时法院的侵权诉讼与特许厅的审判程序双轨并行，法院通常会适度推迟诉讼进程，等待特许厅对于专利有效性的审决作为判断参考。第一阶段在原、被告双方数次攻防后，法官认为已给予充分的意见陈述机会，便会针对此阶段的结果公开心证。若法官认为侵权可能性较高，会请原、被告准备后续损害赔偿金额的攻防，也就是进入第二阶段损害论；若法官认为专利无效或不侵权的可能性较高，便会宣布审理终结，这也表示被告可以安心回家等判决，原告则要开始研拟和解或上诉的策略。
如图1所示，本次特许法修订即是针对此两阶段，于第一阶段导入查证制度，于第二阶段放宽损害赔偿金额计算的限制。
图1. 日本侵权诉讼新制
制图/林家珍 (参考JPO修法说明数据制绘)
查证制度之导入
日本诉讼并不像美国有证据开示 (discovery) 制度，目前的证据搜集相关法规包括文书提出命令 (特许法第105条、民事诉讼法221条)，以及证据保全 (民事诉讼法第234条)。然而，当遇上竞争对手厂内的制程技术、大型机台、未在市面流通的B to B商品，或是服务器中的软件程序等类型的侵权诉讼时，不仅证据搜集难度高，现有的法令也有其应用上的限制。因此，为了降低原告举证的难度，这次修法增加了诉讼证据的搜集管道，日本参考了德国的证据检查 (inspection) 制度而新增特许法105条之2的查证规定，其特点摘要如下：
| （一） |
启动时点：在诉讼提起后，由原告 (声请人) 请求启动查证程序。此点跟德国的证据检查制度常用在诉讼前证据搜集有很大的不同。 |
| （二） |
启动要件：原告必须在书状中说明以下四点理由，并告知法院欲查证之地点、手段以及证物类型等。
（1） 证据取得的必要性
（2） 侵权的可能性
（3） 使用其他手段取得证据之困难性
（4） 不造成被告 (被查证人) 过度负担之合理性 |
| （三） |
听取对造意见： 法院会给予被告表示意见的机会，权衡判断后决定是否启动查证。 |
| （四） |
法院指派第三方查证人：法院发出查证命令后，会指派第三方查证人。双方对于查证人的公正性若有疑义可提出回避声请。查证人偕同法院执行官到指定现场，进行查证命令所指定的证据搜集行为，包括，像是对被告进行询问、要求提出数据、装置的确认、作动、计测或实验等。原则上，原告不能参与查证过程，查证完成后，查证人会制作报告书提交给法院。 |
| （五） |
拒绝查证之后果：被告若无正当理由拒绝配合查证，法院得审酌情形认为原告的主张(侵权行为)为真实。 |
| （六） |
查证报告之送达与保密：法院会将查证报告送达至被告，被告可于两周内提出不揭露申请，遮盖营业秘密相关内容，但法院将权衡被告营业秘密的保护性以及原告举证的必要性，最终决定报告揭露范围。之后，原告可取得查证报告复本，作为诉讼相关证据。 |
| （七） |
实时抗告：对于法院的查证相关决定，不服的一方可提出实时抗告。 |
图2. 新日本特许法引进的查证制度之流程
制图/林家珍 (参考JPO修法说明数据制绘)
损害赔偿金额计算方式调整
相较于美国和德国，日本的侵权诉讼败诉方的损害赔偿金额一直给人偏低的印象。法院对于赔偿金额判断偏向保守，胜诉方的律师费补偿也仅约赔偿金额再加一成，超出的部分无法再行补偿。由于日本将损害赔偿定位于填补侵权行为所造成的损失，因此也没有惩罚性赔偿的规定。
4月1日以前的现行特许法102条规定三种赔偿金额的计算方式可择一计算，其分别为：
| （1） |
第102条第1项： 原告产品单位利润X被告产品贩卖数量 (以不超出原告贩卖能力为限) |
| （2） |
第102条第2项： 被告产品单位利润X被告产品贩卖数量 |
| （3） |
若原告不愿意揭露产品单位利润，又难以举证被告的产品单位利润，尚有最低赔偿金额的推定，即 第102条第3项: 产品单位权利金X被告产品贩卖数量 (推定为最低赔偿金额) |
此外，第1项规定被告产品贩卖数量计算时，超过原告贩卖能力的部分不能被算入。也就是说当专利权人为中小企业，对于国际型企业的侵权行为，不论被告贩卖多少数量，专利权人只能取得相称其贩卖能力的赔偿金额，这样的限制对于侵权行为的遏止效果有限。
于今年4月1号新法上路后，针对损害赔偿金的计算方式有两个重要调整。值得一提的是，新的计算方式同样适用于实用新案 (新型专利) 法、意匠 (设计专利) 法、以及商标法。
(一) 放宽第102条第1项的限制
新法第102条第1项维持原告贩卖能力内的损赔计算，针对超出原告贩卖能力的数量，可以用权利金计算方式纳入损赔金额。
举例来说，假设：
被告贩卖量 100个
原告贩卖能力 30个
原告产品单位利润 10000元
产品单位权利金 2000元
(1)依旧法102条第1项计算，赔偿金额为30万
即30个 X 10000元 =30万
(2)依新法102条第1项计算，赔偿金额提高至44万
即30个 X 10000元 + (100-30) X 2000元 = 44万
需说明的是，本例是用来帮助读者理解计算方式的差异。实际侵权诉讼中，损害赔偿金额的计算常需要考虑其他竞争者的市场占有率、专利技术对产品的贡献度等因素，计算上较为繁复。
(二) 放宽权利金的认定标准
此次并新增特许法第102条第4项：权利金之金额认定，可考虑是在侵权前提下，被告与原告双方合意之对价。
一般而言，非诉讼时的授权交涉，双方会根据市场竞争情况、业界权利金行情、专利价值等进行价码协商，对专利权人来说由于不确定因素较多，为了尽早达成协议，可能以较优惠的条件给予授权。但若进入诉讼，且被告被判侵权败诉的风险提高时，双方合意的权利金条件可能较诉讼前来的高。本条文的设立就是允许以被告侵权为前提，用较高的权利金标准来计算损害赔偿金额。
结语
本次特许法的修订，可以预期对侵权诉讼的审理将产生不少的改变。然而实务操作、判决方向、影响层面等，仍有许多不确定之处，后续仍需要观察诉讼案件发展才能够较为明确。
参考数据:
- 日本特许厅 特许法等改正说明会资料
https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/detail.html#ishou
- 令和元年（2019年）特許法改正～査証制度の新設／損害賠償算定方法の見直し～
弁護士法人イノベンティアhttps://innoventier.com/archives/2019/06/8697
- 特許侵害訴訟における査察制度導入の検討 ＩＰ知財塾
http://www.iip.or.jp/juku/pdf/th10/period10-01.pdf
- 特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて 特許庁
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2017_11_zentai.pdf
备注：
- 商标法此部分之修订已于2019年5月27日起施行。
好消息～北美智权报有微信公众号了！
《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。
立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices
～欢迎读者分享与转发～ |
 |
|
| 作者： |
林家珍 |
| 现任： |
北美智权 专利工程处 |
| 学历： |
美国柏克莱大学 法学院 硕士就学中
阳明大学 生物化学研究所 硕士
清华大学 生命科学系 |
| 经历： |
亿光电子工业股份有限公司 智权处主管
工业技术研究院 东京办事处 项目经理
台湾知名法律事务所 专利工程师 |
| 专长： |
日本知识产权法、国际(德、美、日、中)专利诉讼与专利授权 |
|
|
|
