058期
2020 年 3 月 11 日
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日本新特许法引入查证制度及改变损害赔偿计算方式
间接鼓励人民以申请专利来保护创意
林家珍/北美智权 专利工程处

2019年5月日本政府公布了修订后的专利法(发明专利)等相关法令(修改专利法等一部分的法律),并定于2020年4月1日正式生效。

此次修法内容包括特许法新增查证制度、放宽侵权损害赔偿的计算方式;意匠法修订后扩大保护客体、放宽关连意匠的申请限制、延长意匠权存续期间、简化申请流程、强化仿冒品查缉;而商标法则是对于公益团体(自治体、大学等)所拥有之著名商标,解除非专属授权之限制等[1]。本文将针对特许法修法内容作一说明,意匠法修法的部份会于下一刊期另文说明。

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图片来源:pixabay

是次特许法的主要修法内容包括特许法新增查证 (证据搜集) 制度及放宽侵权损害赔偿的计算方式,现一一说明如下。

特许法修订概要

本次修订的查证制度以及损害赔偿计算均与专利侵权诉讼相关。日本的专利侵权诉讼从诉讼提起到一审判决可分为两阶段:

(一) 侵害论:针对专利有效性及被控产品侵权与否进行审理
(二) 损害论:针对损害赔偿金额进行审理

在第一阶段,被告除了在法院审理程序中主张专利无效以外,也可另向特许厅请求特许无效审判(类似专利举发)。专利权人也能向特许厅请求特许订正审判 (类似专利更正) 来回避先前技术。此时法院的侵权诉讼与特许厅的审判程序双轨并行,法院通常会适度推迟诉讼进程,等待特许厅对于专利有效性的审决作为判断参考。第一阶段在原、被告双方数次攻防后,法官认为已给予充分的意见陈述机会,便会针对此阶段的结果公开心证。若法官认为侵权可能性较高,会请原、被告准备后续损害赔偿金额的攻防,也就是进入第二阶段损害论;若法官认为专利无效或不侵权的可能性较高,便会宣布审理终结,这也表示被告可以安心回家等判决,原告则要开始研拟和解或上诉的策略。

如图1所示,本次特许法修订即是针对此两阶段,于第一阶段导入查证制度,于第二阶段放宽损害赔偿金额计算的限制。

图1. 日本侵权诉讼新制

制图/林家珍 (参考JPO修法说明数据制绘)

查证制度之导入

日本诉讼并不像美国有证据开示 (discovery) 制度,目前的证据搜集相关法规包括文书提出命令 (特许法第105条、民事诉讼法221条),以及证据保全 (民事诉讼法第234条)。然而,当遇上竞争对手厂内的制程技术、大型机台、未在市面流通的B to B商品,或是服务器中的软件程序等类型的侵权诉讼时,不仅证据搜集难度高,现有的法令也有其应用上的限制。因此,为了降低原告举证的难度,这次修法增加了诉讼证据的搜集管道,日本参考了德国的证据检查 (inspection) 制度而新增特许法105条之2的查证规定,其特点摘要如下:

(一) 启动时点:在诉讼提起后,由原告 (声请人) 请求启动查证程序。此点跟德国的证据检查制度常用在诉讼前证据搜集有很大的不同。
(二) 启动要件:原告必须在书状中说明以下四点理由,并告知法院欲查证之地点、手段以及证物类型等。
(1) 证据取得的必要性
(2) 侵权的可能性
(3) 使用其他手段取得证据之困难性
(4) 不造成被告 (被查证人) 过度负担之合理性
(三) 听取对造意见: 法院会给予被告表示意见的机会,权衡判断后决定是否启动查证。
(四) 法院指派第三方查证人:法院发出查证命令后,会指派第三方查证人。双方对于查证人的公正性若有疑义可提出回避声请。查证人偕同法院执行官到指定现场,进行查证命令所指定的证据搜集行为,包括,像是对被告进行询问、要求提出数据、装置的确认、作动、计测或实验等。原则上,原告不能参与查证过程,查证完成后,查证人会制作报告书提交给法院。
(五) 拒绝查证之后果:被告若无正当理由拒绝配合查证,法院得审酌情形认为原告的主张(侵权行为)为真实。
(六) 查证报告之送达与保密:法院会将查证报告送达至被告,被告可于两周内提出不揭露申请,遮盖营业秘密相关内容,但法院将权衡被告营业秘密的保护性以及原告举证的必要性,最终决定报告揭露范围。之后,原告可取得查证报告复本,作为诉讼相关证据。
(七) 实时抗告:对于法院的查证相关决定,不服的一方可提出实时抗告。

图2. 新日本特许法引进的查证制度之流程

制图/林家珍 (参考JPO修法说明数据制绘)

损害赔偿金额计算方式调整

相较于美国和德国,日本的侵权诉讼败诉方的损害赔偿金额一直给人偏低的印象。法院对于赔偿金额判断偏向保守,胜诉方的律师费补偿也仅约赔偿金额再加一成,超出的部分无法再行补偿。由于日本将损害赔偿定位于填补侵权行为所造成的损失,因此也没有惩罚性赔偿的规定。

4月1日以前的现行特许法102条规定三种赔偿金额的计算方式可择一计算,其分别为:

(1) 第102条第1项: 原告产品单位利润X被告产品贩卖数量 (以不超出原告贩卖能力为限)
(2) 第102条第2项: 被告产品单位利润X被告产品贩卖数量
(3) 若原告不愿意揭露产品单位利润,又难以举证被告的产品单位利润,尚有最低赔偿金额的推定,即 第102条第3项: 产品单位权利金X被告产品贩卖数量 (推定为最低赔偿金额)

此外,第1项规定被告产品贩卖数量计算时,超过原告贩卖能力的部分不能被算入。也就是说当专利权人为中小企业,对于国际型企业的侵权行为,不论被告贩卖多少数量,专利权人只能取得相称其贩卖能力的赔偿金额,这样的限制对于侵权行为的遏止效果有限。

于今年4月1号新法上路后,针对损害赔偿金的计算方式有两个重要调整。值得一提的是,新的计算方式同样适用于实用新案 (新型专利) 法、意匠 (设计专利) 法、以及商标法。

(一) 放宽第102条第1项的限制
新法第102条第1项维持原告贩卖能力内的损赔计算,针对超出原告贩卖能力的数量,可以用权利金计算方式纳入损赔金额。

举例来说,假设:
被告贩卖量 100个
原告贩卖能力 30个
原告产品单位利润 10000元
产品单位权利金 2000元
(1)依旧法102条第1项计算,赔偿金额为30万
即30个 X 10000元 =30万
(2)依新法102条第1项计算,赔偿金额提高至44万
即30个 X 10000元 + (100-30) X 2000元 = 44万

需说明的是,本例是用来帮助读者理解计算方式的差异。实际侵权诉讼中,损害赔偿金额的计算常需要考虑其他竞争者的市场占有率、专利技术对产品的贡献度等因素,计算上较为繁复。

(二) 放宽权利金的认定标准
此次并新增特许法第102条第4项:权利金之金额认定,可考虑是在侵权前提下,被告与原告双方合意之对价。

一般而言,非诉讼时的授权交涉,双方会根据市场竞争情况、业界权利金行情、专利价值等进行价码协商,对专利权人来说由于不确定因素较多,为了尽早达成协议,可能以较优惠的条件给予授权。但若进入诉讼,且被告被判侵权败诉的风险提高时,双方合意的权利金条件可能较诉讼前来的高。本条文的设立就是允许以被告侵权为前提,用较高的权利金标准来计算损害赔偿金额。

结语

本次特许法的修订,可以预期对侵权诉讼的审理将产生不少的改变。然而实务操作、判决方向、影响层面等,仍有许多不确定之处,后续仍需要观察诉讼案件发展才能够较为明确。

 

参考数据:

 

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作者: 林家珍
现任: 北美智权 专利工程处
学历: 美国柏克莱大学 法学院 硕士就学中
阳明大学 生物化学研究所 硕士
清华大学 生命科学系
经历: 亿光电子工业股份有限公司 智权处主管
工业技术研究院 东京办事处 项目经理
台湾知名法律事务所 专利工程师
专长: 日本知识产权法、国际(德、美、日、中)专利诉讼与专利授权

 


 





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