068期
2020 年 8 月 12 日
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PCT进美国国家阶段找不到发明人签宣誓书?
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

PCT案进美国,不论是提美国国家阶段申请案,或走Bypass途径,皆需提交发明人宣誓书(Inventor's Oath or Declaration),但因PCT案最长可延到最早优先权日起30个月时进入美国,万一发明人已离职失联,找不到发明人签宣誓书怎么办?


图片来源 : shutterstock、达志影像

PCT案若要进入美国取得美国专利保护,大抵有两种作法:一种是依35 U.S.C. 371条文提交的美国国家阶段申请案,即PCT进入指选定国的传统途径;一种是另依35 U.S.C. 111条文提交一般美国正式案并主张PCT案为优先权基础案,即所谓Bypass申请案。不管是哪一种操作方式,皆需提交发明人宣誓书(Inventor's Oath or Declaration),但因PCT案最长可延到最早优先权日起30个月时进入美国,实务上偶尔会有公司申请人发现发明人已离职失联,这种情况下,找不到发明人签宣誓书怎么办?

美国专利法规规定,申请人需提交发明人亲签的宣誓书,以表明发明人已阅读知悉申请案内容、确认自己是所请发明的发明人,声明申请案是他本人或他授权提交,且发明人知悉需依法呈报相关先前技术信息,并理解若有不实陈述违反18 U.S.C. 1001规定,可能需缴罚款,或被课或并课5年以下徒刑。

但万一发明人离职失联或拒绝签字,依现行办法,公司申请人可授权其代表人签署替代声明(Substitute Statement),由公司方代为确认未签字发明人是所请发明的发明人,说明公司申请人与发明人的关系(例:发明人离职前已签聘雇合约,同意其职务发明归公司所有,并有义务协助公司签署相关申请转让文件),并提供所知的该发明人最后通讯地址及居所,同时声明理解不实陈述可依18 U.S.C. 1001规定处分云云,以满足此一要件[1]

若有复数公司申请人,又该怎么做?例如[2]一发明有A、B两位发明人,发明人A将相关权利转让给公司X,发明人B有义务转让相关权利给公司Y,之后要就该发明提交美国正式案,则新案送件时应以公司X及公司Y名义送件。假设发明人B拒签宣誓书,则公司X及公司Y既是本案共同申请人,两家公司都需有代表签署替代声明。

在AIA修法前,遇有类似状况,需依旧法37 CFR 1.47条文检附证据缴费提交Petition,且需等Petition通过才有后续实审进度。而AIA修法为这类案件开了扇方便之门,公司申请人不用再缴额外规费、搜集整理证据、提交Petition,然而,需注意的是,利用替代声明满足发明人宣誓书要件的作法,既然以发明人拒签、失联为前提,申请人即需寄发完整申请内容及待签文件给发明人,并需有积极寻人或发明人拒绝配合的历程记录,这些证据[3]毋须与替代声明一并提交,不过仍需归档存卷,以备不时之需。

因联系发明人、取得发明人亲签宣誓书可能需一段作业时间,经过几次修法,现在即使第一时间无法取得发明人所签宣誓书,只需提交指定信息并缴规定费用[4],即可延长发明人宣誓书提交期间。只是,若申请人选择依35 U.S.C. 371条文提国家阶段申请案进入美国,并决定付费后补发明人宣誓书,应于取得发明人宣誓书后尽速送件,务须于RCE案送件前补进发明人宣誓书[5]。当然,与其事后亡羊补牢,公司申请人其实可考虑在PCT案送件阶段超前布署,请发明人签署美国国家阶段适用的PCT案发明人宣誓书[6]及相关转让书,并在国际阶段规定期间提交给国际局,当有助减少类似问题。

 

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