USPTO修订MPEP,包括100至1000、1200至1500、1700至2800、前言、简介、内容索引、官函制式段落文字,皆有调整,反映截至2019年10月为止USPTO内部规范变化及对法院判例的理解应用。
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USPTO于2020年6月30日发布新版MPEP[1],包括100至1000、1200至1500、1700至2800、前言、简介、内容索引、官函制式段落文字,皆有调整,修改章节可见[R-10.2019]标注,反映截至2019年10月为止,USPTO内部规范变化及对法院判例的理解应用,2019年引发热议的35 U.S.C. 101专利适格性指南(2019 PEG)、35 U.S.C. 112计算机实施发明(CII)审查指南等,皆纳入其中。
其中有关专利适格性的部分,依MPEP说明[2]:除收录去年元月发布的2019 PEG,同年10月追加的更新补充(October 2019 Update)、更早之前的Berkheimer备忘录[3]之类,也都一并收入相关章节,主要分布在MPEP 2013到2016.07(c)有关段落。MPEP此番改版,依据MPEP说法,并未变更该局原来的专利适格性审查规范,且实质核驳(Rejection)的法源依据是实质专利法规,因此即使统整先前零散发布的各项指南改写MPEP,并不会影响改版前已制发的核驳处分,也不会就此产生新的核驳事由。
除了专利适格性问题,MPEP此次改版还有诸多大小调整。举例来说,非范围完全重迭的重复授权(Double Patenting)核驳,先前MPEP改版时已由显而易见型重复授权(Obviousness-type Double Patenting:ODP)改称非法定重复授权(Nonstatutory Double Patenting:NDP),现又将简称由NDP微调为NSDP。而如MPEP 804.I.B.1的修订,则偏补充说明性质:旧版文字已规定,若审查官制发NDP核驳,申请人完整回复有两种选择,一是提修正答辩,证明被核驳请求项与引证案相关请求项于可专利性有所区别(patentably distinct),一是提期末抛弃(Terminal Disclaimer;TD);新版则在此基础上又附加一句:若官方作出NSDP核驳,但申请人回复时并未在前述两种选择中二取其一,仅要求等克服其他核驳事由再行处理, USPTO将视为未完整响应,应依MPEP 714.03规范办法作业。
至于中文申请人在美国提交IDS常遇到的非英文信息关联性简要说明(concise explanation of the relevance)问题,可用以满足此一要件的方式,新版MPEP 609.04(a).III所列大致和先前版本相同,不脱是五种方法:(1)直接撰写提交关联性简要说明、(2)提交非英文信息全文英译、(3)呈报非英文信息全等英文对应案、(4)呈报非英文信息英文摘要、(5)提交其他专利局列有关联程度(例:有X/Y/A等关联性代号标示)的英文检索报告或审查意见之类。而新版额外补充,方法(2)所提英译可为机器翻译,方法(3)需于IDS清单列出此一英文对应案并作相关标注,方法(4)可为其他专利局出具的英文摘要。
此外,部分延续案送件后,官方所发第一份OA即为终局核驳(Final Rejection),依旧版MPEP 706.07(b)说明,其适用前提是延续案所有请求项(1)与母案所请发明相同(same invention claimed),且(2)若写在母案,利用母案案卷纪录中现成的核驳事由及先前技术文献,即可合理作成终局核驳。但新版文字修改了前述条件(1),变为与母案请求项相同或于可专利性无所区别(patentably indistinct),依USPTO此处解释,也就是假设母案写入延续案该些请求项,母案审查官不能制发选组通知要求分拆。除延续案之外,MPEP 706.07(b)对RCE提出后的第一份OA能否标示为终局核驳,也有类似的文字修改,部分专利律师认为这是相对较大的程序办法改动。
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