074期
2020 年 11 月 11 日
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USPTO与墨西哥专利局达成平行专利授权协议
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

美国专利商标局 (USPTO) 计划向外推广平行专利授权(Parallel Patent Grant,简称PPG)制度,墨西哥专利局成为USPTO第一个PPG合作对象。

2020年元月28日,USPTO发布新闻稿[1],表示已与墨西哥专利局(Mexican Institute of Industrial Property,简称IMPI)签署工作成果共享谅解备忘录(MOU),宣告两局将积极寻求新的专利事务合作可能。当时虽未进一步说明,但依USPTO后续公开简报数据,此一新的专利事务合作方式现称平行专利授权(Parallel Patent Grant,简称PPG),且除了墨西哥之外,未来可能有更多专利局与USPTO签署类似协议。

美墨两局原本就签有双边PPH协议[2],所请发明获一局核准后,申请人可以此为基础,请求另一局让对应案加速审查。而此次的美墨PPG合作案,截至4月为止,双方仍在洽谈实施细节[3],且因疫情打乱原先布局,5月所说[4]预定夏季展开的第一阶段合作,迄今未闻下文。不过按USPTO简报内容,可先就现有数据一窥PPG未来可能的运作模式。

PPG为PPH进阶合作方案,两者有许多相似之处。比方申请人需就其发明在美墨两局申请专利,两案有相同的最早优先权日/申请日,拿到USPTO准证结果后,只要墨西哥对应案全部请求项(经修正后)符合充分对应要件,即可利用美国实审结果在墨西哥加速审查,省去不必要的重复工作。

当然,PPG也有许多不同于PPH的规定。譬如PPG仅是墨西哥单向利用美国准证结果,且需等USPTO公告授权、确定拿到美国专利,才能在墨西哥启动PPG流程,而墨西哥案除需满足最早优先权日/申请日相同、全部请求项充分对应等要件,并须等IMPI公开,且在墨西哥的第三方意见提交期间结束。所有要件满足后,IMPI将直接利用USPTO实审结果,只再确认所请发明是否符合墨西哥专利适格性要件。按理想规画,取得美国专利后,只需再有几个月的作业时间,即可顺利取得墨西哥专利[5]

至于USPTO为何选择自墨西哥开始谈PPG合作?USMCA的谈判签署是重要契机[6],另依USPTO官员简报,墨西哥发明申请案往往需5至6年才能审结,而近半数的墨西哥发明申请案源自美国,PPG不仅有助美国申请人压缩墨西哥专利申请时间、控制相关申请成本,也有利减轻墨西哥官方审查负担,所以两局皆有意愿促成合作升级。按双方初步构想,非但申请人可在美国领证后向IMPI提出PPG请求,IMPI也可主动出击、邀请申请人就其墨西哥对应案向IMPI提PPG请求。

值得注意的是,USPTO研拟中的跨局合作方案不只PPH及PPG,另外还有Patent Validation一项。简单说,Patent Validation与PPG一样,都是美国专利准证结果为外国局单向利用,但不同于PPH及PPG,Patent Validation毋须先在外国局提交专利申请案,外国局授权之前也不会再有实审。惟除墨西哥外,USPTO没有透露哪些外国局可能与美国洽签PPG、Patent Validation,一切有待日后宣布[7]

 

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