082期
2021 年 3 月 10 日
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USPTO与日韩合作的CSP方案试行期间延长两年
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

USPTO与JPO、KIPO合作的Expanded CSP方案进入第三期试行,办理期间自2020年11月1日再延长两年,初步预定在2022年10月31日结束。符合资格并获准加入试办计划者,无额外官方规费。若申请人恰好有意同时在美、日、韩申请专利,或可研究是否有适用机会。

USPTO与日本特许厅(JPO)、韩国特许厅(KIPO)合作的扩大版联合检索试办计划(Expanded CSP,expanded Collaborative Search Pilot),原定2020年10月结束试行,但这项试办方案显然有一定成效,农历年前,USPTO宣布[1]進进入第三期试行,办理期间自2020年11月1日再延长两年,初步预定在2022年10月31日结束。符合资格并获准加入试办计划者,无额外官方规费,且因参加局依办法应在限定期间完成并交换初步检索结果,故有可能在更短时间内取得第一次实质审查意见书(first action on the merits;FAOM)、减轻对USPTO提交IDS的呈报负担。若申请人恰好有意同时在美、日、韩申请专利,或可研究是否有适用机会。

CSP参加要件,三局各有不同规范,以USPTO为例,目前仅与JPO、KIPO有CSP合作,未来不排除再新增其他合作局。因是双边合作性质,也就是两局就同一发明案交流检索比对结果,因此必然需有对应案同时在两局递件并获准参加CSP,而为避免排挤正常审查能量,CSP办法限定每年每局最多有400件名额。依USPTO官网说明,截至2021年2月4日为止,无论是US-JP CSP或US-KR CSP,还留有七成以上的可用名额。

依USPTO公告的基本规则,准予参加者,美国申请案在寄发FAOM前享有Special Status优先排审顺位, USPTO及合作局应于4个月内完成初步检索(期间申请人无法提初步修正修改请求项),并在制发1st OA前交换参考彼此的初步检索比对结果。合作局初步检索找到的先前技术文献会列在USPTO FAOM 所附PTO-892表中,正式纳入美国案案卷,同时为USPTO审查官考虑,毋须申请人另行提交IDS呈报。

若有意参加,美国案需符合以下条件:

● 非Reissue的发明正式案,含PCT进入美国的美国国家阶段申请案(US-KR CSP适用案件并包括植物申请案);

● 有效申请日落在2013年3月16日或该日后,且与合作局对应案有共同的最早优先权日,而此一最早优先权日落在2013年3月16日或该日后。依美国案及合作局对应案技术内容,请求项有同一先前技术比对日期;

● 独立项数最多3项,总项数最多20项,无多重附属项;

● 美国案及合作局对应案尚未开始实审;

● 美国案与合作局对应案所有独立项需实质对应。所谓实质对应,也就是,排除请求项格式语文等形式问题,合作局对应案请求项内容若会令美国案请求项丧失新颖性或显而易见,且美国案请求项与合作局对应案请求项属同一类别(例:方法v.方法、物v.物)。

若有符合要件的美国案及合作局对应案,申请人需分别向USPTO及其合作局提出CSP申请。其中在USPTO部分,其美国案需

● 经EFS-Web或Patent Center提交Form PTO/SB/437。提交这份表格,其制式文字内容包括但不限于:

■ 授权USPTO提供该美国案基本书目资料、检索结果、引证文献及比对意见予合作局,并授权USPTO接受及考虑合作局找到的引证文献及其比对意见;

■ 声明同意在USPTO是否准予参加的决定书寄发后,不请求退检索及超项费;及

■ 声明若USPTO审查官认为需分组,同意电话无异议选组,否则官方视为申请人无异议选Claim 1该组发明;

■ 填入请求项对照表,说明美国案相关各项与合作局对应案各项的对应关系,并声明美国案独立项皆符合充分对应要件。

(合作局对应案不必然需同日向合作局递出规定请求书表,但两者相距须控制在15天内,倘若USPTO未在20天内收到合作局收件通知,即会初步作成拒予参加的决定);

● 合作局对应案若无英文公开本可供参考,需并提英译。英译可使用机器翻译版本,毋须列出非对应请求项;

● 为符合请求项项数或实质对应要件,可并提初步修正。

若仍有CSP名额,收到请求书后,USPTO及合作局将审核请求书、申请案是否符合各项规定要件,被USPTO拒予参加者,有一次补救机会,官期为1个月或30天(取期限较长者,不可依37 CFR 1.136(a)缴费延期)。若完全符合各项要件,USPTO及合作局将以4个月的时间各自准备并分享检索结果,故按办法正常程序,申请人不会有额外的IDS负担。

但若有例外状况发生,比方USPTO未在办法规定期间收到合作局初步检索审查结果, 这种情况下,USPTO审查官制发FAOM前,实际上未及考虑合作局找到的引证数据,对应案OA引证数据也不会自动汇入美国案PTO-892表,由于CSP办法中的跨局交流仅止于FAOM制发前,所以假使申请人认为这类引证数据与美国案所请发明可专利性判断实质相关,那么依美国专利法规,仍需自行提交IDS呈报,请USPTO审查官加以考虑。另可注意,相对于PPH,CSP实质对应要件对范围修正的限制只限FAOM制发前,只不过,USPTO作成准予参加决定后,即无法退出CSP,若申请人为退出CSP或其他因素提Express Abandonment主动撤案并请求退检索及超项费,USPTO将准予撤案,但依CSP办法不予退费。

简言之,美国案参加CSP,在FAOM制发前免费享有类似优先审查的加速效果[2],且在审查阶段初期,USPTO即需于规定期间与JPO或KIPO交换检索结果及初步比对意见,大大提升找出最佳先前技术文献的机率,也方便锁定可予专利的可能范围,同一发明在不同专利局的排审时点、审查结果可望更趋一致、更有可预测性,由此取得的专利权预料也可能更为稳固。而据USPTO官网宣传,参加CSP的申请案,相对较少OA,也比较不需再另以RCE启动新一轮实审,核准率达90%以上……,虽然个案状况不可能一概而论,但以上或许都值得申请人纳入考虑。

 

备注:

 

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