「发明人哪国人?住哪里?地址是……?」这些问题和申请专利有什么关系?
![](../../images/sharepic/1024x768/158861330_60M.jpg) 图片来源 : shutterstock、达志影像
「发明人哪国人?住哪里?地址是……?」乍听这些问题,很多人第一个反应是这和申请专利有关系吗?其实许多国家规定,若申请人不是发明人,送件申请时需一并提示发明人,而依申请国别及个案状况,申请人并有可能需依规定提交发明人国籍、居所、通讯地址等数据,甚至这些细节问题有可能牵动专利家族申请布局。
以欧洲专利为例,依EPC细则第19条规定,申请人应提示发明人姓名及完整地址,方便EPO直接通知发明人该案申请人、申请号、申请日、优先权数据、发明名称、指定国等基本数据。未提交发明人姓名及完整地址,如EPO审查基准A-III, 5.5说明,该局将通知申请人限期补件,否则可拒予欧洲专利。换言之,一般在其他国家是由申请人负责知会发明人,而欧洲则是申请人把联络数据给EPO,由EPO代为通知。
不过实务上,EPO虽会依申请人提供的地址通知发明人,若信件被退回,EPO需再发函向申请人确认或索取新地址,若取得新地址或地址有更动,EPO将按更新后数据重新寄件,但假使申请人无法提供其他可知的发明人通讯地址,EPO也不会有下一步动作。根据统计,EPO 2019年寄发逾53万份发明人通知函,其中有超过3万6000份被退件,比率约为7%。这项规定行之已久,耗费资源不可谓不多,可是往往流于形式。
所以欧洲专利组织Administrative Council决议修改相关规定[1]:22021年4月1日起,向EPO提交申请案所需揭露的发明人资料,只剩发明人姓名及居所,毋须再提交发明人完整地址,只需提示发明人所在国别及城市,若有邮政编码,应一并填写呈报;既无完整地址,EPO当然也不会再直接发函给发明人。且自2021年11月1日起,EPO不会再于European Patent Register公开发明人地址,惟若申请人在修法生效后仍提示发明人地址,EPO公开数据及European Patent Register依旧会刊载发明人地址信息。
至于另一个多国申请平台PCT,其发明人信息揭露规范更为简洁:依申请案指定国别不同,原则上申请人只需揭示发明人姓名。若申请书表一并填入发明人国籍、居所,受理局依规定应径行删除,WIPO国际局PCT案国际公开作业,也不会刊载发明人国籍、居所讯息。
假使有人觉得这点和印象中的PCT案申请经验不相符合,或许是因为过去发明人为美国案当然申请人,PCT案指定美国时(而PCT案一般都会指定美国),发明人会兼有申请人身分,故需依法提供其国籍、居所及通讯地址,而此一身兼申请人身分的发明人,其国籍和居所也可用以评估PCT案申请资格、可选择的受理局及国际检索单位等。只不过,美国AIA相关修法生效后,可直接以公司受让人名义申请美国专利,PCT案即使仍指定美国,已毋须再沿袭前述旧有操作模式。
然而话说回来,即使经过AIA修法,美国案、PCT进入美国国家阶段毋须再揭露发明人国籍,可是仍需应依规定提交发明人Legal Name、居所及通讯地址。通讯地址的定义是发明人通常可收信地址,公司地址、邮政信箱皆无不可,但比方若有发明人离职后失联,无法配合依37 CFR 1.63规定签署发明人宣誓书,公司申请人依37 CFR 1.64规定代为签署替代声明时,所提示的发明人通讯地址即不可能是公司地址,这时有可能需提交公司原登录的发明人住家地址,方便官方在需要时能直接联系发明人。
而除数据编目、行政作业需要之外,发明人讯息偶尔还能发挥预警作用。部分国家基于国家安全等考虑,对个别信息、技术的出口设有重重限制,有申请专利价值的发明信息,自然也是保护重点,例如有国家以本国国民或居民申请案件为审查目标,也有国家以发明地当是否列管的判别标准,若发现发明人有特定国籍、在特定国别居住,可能需先确认有无保密审查问题,因为只要属于特定国应控管人员的技术项目,就需先通过该国保密审查,否则违规偷跑到其他国家先申请专利,有可能面临各式处分,像是无法在这一国家取得专利、所取得的专利被撤销,相关人员可能被处以罚金、徒期之类。
各国保密审查制度不尽相同,多数国家一般规定,列管人员的技术内容需先在本国送件申请,通过保密审查后,或一定时间未被指定为保密讯息,才可向其他国家申请专利。有些国家允许不先在本国申请专利,但需先向有关单位揭露技术内容,让官方确认非属管制出口项目,例如印度即有这类保密审查,申请人除选择第一案在印度申请专利,也可选择请求核发境外申请许可以在其他国家提交第一案,但需注意的是,官方审核速度未必能配合申请人的计划[2]。有些国家有限度准许事后报备,只要已输出的技术内容非需保密信息且符合规定要件,有机会取得具回溯效力的境外申请许可,美国即是一例,不过根据报导,许多代理人都认为这类回溯许可不容易拿到[3]。
除美国、印度外,包括中国、新加坡、马来西亚、越南……,许多国家都有保密审查制度,违反规定的后果可能严重,然而按实务经验、市场传闻,就算是经验丰富的申请人也不无踩雷可能,尤其是母国无类似规定的申请人,跨国汇整研发成果、规画申请布局时,可能考虑集团综效、税赋奖励,但往往不会预想到这类风险,有人还是中招后才知道有这类规定。建议参考WIPO整理清单[4],并留意发明人的国籍、居所,若有疑虑,应尽快咨询相关国家官方或专家意见,防患未然。
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