088期
2021 年 6 月 9 日
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欧盟普通法院:
PCT案申请一年内可主张优先权向EUIPO申请RCD
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

一申请人于2017年10月26日提PCT申请案,并在2018年10月24日主张PCT优先权向EUIPO提交RCD申请案,EUIPO以超过6个月优先权期间为由否准优先权主张;申请人不服并循诉讼途径寻求救济,欧盟普通法院(EGC)转而认定EUIPO见解错误,这种情况的优先权期间当为12个月。不过EGC只是一审法院,不排除有再上诉到欧盟法院(CJEU)并改判的可能。

欧盟普通法院(EGC)2021年4月14日发布编号T 579/19案判决[1],根据报导[2],德国公司The KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr (KaiKai) 2017年10月26日先提PCT申请案PCT/EP2017/077469,并主张其优先权在2018年10月24日申请欧盟注册设计RCD,结果先后被EUIPO审查官及诉愿委员会否准优先权主张,申请人不服并向EGC上诉寻求救济,EGC审理后认定这种情况的优先权期间应是12个月。不过本案EGC只是一审法院,未来仍可再上诉到欧盟法院(CJEU),或许仍有翻案可能。

向EUIPO申请RCD时若主张优先权,被主张的优先权基础案可以是设计或新型案,依EUIPO审查基准6.2.1.1解释,先申请的发明案一般无法成为RCD案的优先权基础案,但因PCT第2条定义其申请可取得的专利种类包括新型,故RCD案可以主张PCT案优先权,是以,KaiKai RCD申请案主张PCT案优先权并无法律疑义。问题在于Community Design Regulation (EC) No 6/2002第41条规定,RCD案优先权期间为6个月,但KaiKai RCD案申请日与被主张的PCT案申请日相距超过6个月,EUIPO否准优先权于法有据。

KaiKai主张欧盟RCD法规抵触巴黎公约第4条(Article 4C),可是实际上,RCD法规并未就先申请案为发明案的情况规范其优先权期间。EGC指出,PCT案可取得新型专利、依欧盟RCD法规可作为被主张的优先权基础案,但这不等于可以把PCT案当成新型案、自动准用新型案相关法规。反之,既是法无明文,EGC认为应回归优先权制度基本概念,按巴黎公约规范原则处理。

优先权期间规定可见巴黎公约第4条:Article 4C(1)规定,发明及新型案优先权期间应为12个月,而设计及商标案优先权期间应为6个月;Article 4E(1)规定,若设计案主张新型案优先权,其优先权期间一如前述设计案优先权期间规定,也就是需在新型案申请日起6个月内提交设计案,后申请设计案申请日与先申请新型案申请日相距不超过6个月。然而,若被主张优先权的先申请案为PCT案且主张优先权的后申请案为设计案,巴黎公约也未另为明确规范。

既然如此,EGC认为本案关键在于Article 4E(1)可否视为通则,也就是先申请及后申请案涉及不同类别专利时,以后申请案所属类别的优先权期间为准?又或者Article 4E(1)实际是个特例,换言之,先申请及后申请案涉及不同类别专利时,以先申请案所属类别的优先权期间为准?若为通则,本案优先权期间仅6个月,KaiKai RCD案优先权主张无效;若为特例,本案优先权期间有12个月,假使亦符合其他优先权主张要件,KaiKai RCD案优先权主张有效。

依EGC思路,不论优先权权利的产生、优先权期间的起算,皆始自先申请的被主张案,则优先权期间究竟应算12个月或6个月,自当以先申请的被主张案所属类别为判断依据。爬梳德国联邦专利法院判例、巴黎公约及欧盟RCD法规准备文件等文献,EGC认定Article 4E(1)所写为特例,先申请及后申请案涉及不同类别专利时,实际应以先申请案所属类别的优先权期间为准。故依本案状况,KaiKai只需在PCT案申请日起12个月内向EUIPO提交RCD案,且符合其他优先权主张要件,其RCD案就能有效主张到先申请PCT案的优先权。

对EUIPO、众多RCD申请人及其代理人来说,EGC这项判决颇让人意外,毕竟RCD相关法规白纸黑字写明优先权期间仅6个月。不过申请人会否因此调整申请策略,目前仍有待观察,因为EGC判决理由不无争议,且本案仍有可能上诉到CJEU,不排除未来有判决逆转的可能。

 

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