092期
2021 年 8 月 11 日
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美国发明正式案非DOCX格式新案送件费2022/01/01起生效
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

USPTO局长网志:在美国提交非PCT国家阶段申请案的其他新发明正式案时,若说明书、请求项、摘要未以DOCX格式送件,2022年1月1日开始需加缴非DOCX格式新案送件费;以DOCX格式在线送件的新申请案,转换PDF格式后若内容不同于原DOCX送件档案,改以原提交的DOCX格式档案内容为准。

依USPTO 2020年8月3日发布的专利规费年度调整公告[1],自2022年1月1日开始,除PCT美国国家阶段申请案之外,其他美国新发明正式案的说明书、请求项、摘要若未以DOCX格式送件,将需加缴非DOCX格式新案送件附加费。USPTO局长网志特别在2021年5月25日贴文[2]提醒前述规定,并宣布一项重要的政策调整[3]:在USPTO电子平台以DOCX格式在线送件的新申请案,转换PDF格式后若内容不同于原DOCX送件档案,改以原提交的DOCX格式档案内容为准。

实际上,更早之前,5月6日USPTO召开PPAC季度会议[4],该局代理局长Drew Hirshfeld开场致词时曾表示,改推DOCX送件格式是USPTO现代化计划的重要一环,针对非DOCX格式新案送件加征附加费,有些人支持,有些人反对,但他保证会倾听各方意见,让USPTO以合适的方式推进这项计划。因此,5月底正式宣布政策调整,也反映了USPTO的诚意。

之所以说这是一项重要的政策调整,是因为USPTO虽开放部分申请案以DOCX格式送件,但为与后台系统接合,申请人递交的说明书、请求项、摘要DOCX檔通通会先在线转成PDF檔,在政策调整前,送件人不仅要再确认在线转出的PDF檔内容是否正确,并需同意以自动转成的PDF档为最终送件版本(“The PDF(s) have been generated from the docx file(s). Please review the PDF(s) for accuracy. By clicking the continue button, you agree to accept any changes made by the conversion and that it will become the final submission.”),才能完成送件。

这个在线确认的动作,不仅增加申请人作业负担,万一真有化学式、方程式或其他内容转换错误,但未及于送件前察觉,申请人后续还需更正补救,代理人甚至可能面对业务过失等法律问题,因此USPTO打开始推动DOCX格式送件,就面临多方质疑,尤其是使用Linux系统及非Microsoft Office软件的申请人、代理人,反对声量不小。

USPTO表示,DOCX格式送件有多重好处,同时该局在在线平台内建多道防错机制,这些检核项目应有助减少初审补件问题,且为确保送件内容不被变动改造,申请人上传DOCX档案后,USPTO平台自动移除档案的Metadata并计算产生SHA字符串,这一SHA字符串并会直接记载于送件回掷,供申请人留存。

不过为消除申请人及代理人疑虑,USPTO此次还顺应民意改以原递交的DOCX档为Authoritative Document (或称Source or Evidentiary Copy of the Application),若自动转出的PDF档内容不同于DOCX檔送件内容,将以DOCX檔内容为准,申请人可根据原DOCX档送件内容请求更正官方记录,就连办法变更前使用DOCX檔送件的既有案件,也可回溯适用。然而,USPTO局长网志宣布DOCX档新案送件政策调整后,评论区很快就累积逾20则留言,部分使用者明显认为USPTO没有听进他们的意见。

而且USPTO政策调整公告引发的争议还不只如此:比方,若申请人为求保险,在新案送件时并送DOCX檔及PDF檔(非USPTO平台自动转出的PDF檔),官方将以DOCX档定义原始申请内容,同时收取非DOCX格式新案送件附加费。而DOCX檔送件内容若不同于自动转出的PDF档内容,视个案情况,部分案件有可能需依37 CFR 1.181提Petition解决,且按USPTO现行政策,收到的专利案相关纸本文件扫瞄置入IFW/SCORE平台后,原始纸本文件只保留一年,新案申请时递交的DOCX、PDF檔也循此例处理,若超出一年才请求更正,申请人不应期待官方会准予更正。

面对各式建议、各方杂音,USPTO专利事务主管官员Rick Seidel在5月PPAC会议上表示,十数年前,纸本送件仍是主流,USPTO当时发展电子送件系统也曾遭遇极大阻力,一开始电子送件比率仅占2%,经过不断向外推广、接受公众意见回馈、官民合作交流改进,才有今日的EFS-Web送件系统,如今要导入DOCX格式送件,相信能复制EFS-Web开发导入的成功经验。真能如USPTO官方预期般顺利?剩下数月时间,可以好好观察。

 

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