100期
2021 年 12 月 8 日
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PCT案要进入美国,Bypass的好处是……?
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

USPTO (美国专利商标局)数据显示,连续案(CON或称CA)近十年申请量明显增加,中国申请人是重要推手,且其中有相当比例是Bypass类型的连续案。相对于传统的PCT美国国家阶段申请案,Bypass操作有什么样的好处?


图片来源 : shutterstock、达志影像

2021年11月18日USPTO召开新一季专利公众咨询委员会(Patent Public Advisory Committee;PPAC)季度会议,会中简报 显示,USPTO受理的连续案(Continuation Application;CON或称CA)件数近十年呈上升趋势,中国申请人是重要推手(请见图1),且其中有相当比例是Bypass类型的连续案。或许有人好奇,相对于传统的PCT美国国家阶段申请案,利用Bypass操作进入美国有什么样的好处?

图1. 美国连续案申请人国别统计

图2. 美国Bypass案申请人国别统计

图片来源:两图皆直接撷取自USPTO 2021年11月19日PPAC会议简报数据[2]

Bypass途径的优点

Bypass类型的连续案,是以一指定美国的PCT案作母案,也就是PCT案进入美国时,不采传统美国国家阶段申请案途径,而是另外依35 U.S.C. 111(a)申请一美国发明正式案,并主张PCT案美国国内优先权。不过除连续案型态的母子关系,实际上PCT案与美国Bypass案的母子关系也可以是分割案、部分连续案(CIP)型态。

相对美国国家阶段申请案,Bypass案享有几种优势。例如,只要愿意在日后加缴滞纳金,基本申请费不一定非在进入美国当天一并缴纳,发明人宣誓书更可延至申请案核准才后补[3];因不必然需是PCT案逐字译本,不用另写初步修正,即能直接以美国案习用格式撰稿;如果是CIP型态的母子关系,意谓Bypass案可新增PCT案未揭露的新技术内容。

此外,假使PCT案漏未主张外国优先权,等PCT案进入美国时,通常早超过申请日起算4个月、优先权日起算16个月的期限,借道Bypass,因形式上属于新申请案,可取得新申请日,在美国毋须缴费提Petition,即可于Bypass案美国申请日起算4个月内补主张外国优先权。

同时,Track 1优先审查、加速审查办法都要求申请日须并提参加请求,传统的美国国家阶段申请案申请日就是PCT案申请日,进入美国时早已失去可以适用的时机。反观Bypass案,在美国既是独立的新申请案,以Bypass形式进入美国取得新申请日,就有机会适用这两种加急办法。

Bypass途径的缺点

然而,有利,就难免有弊。USPTO官员曾在WIPO PCT进阶座谈会上分享[4],Bypass途径无法沿用PCT案国际阶段已提交的多项文件数据:例如,Bypass案不会有WIPO国际局代为传送申请文件,需申请人自行准备完整申请稿件向USPTO递交;而若PCT案主张外国优先权,且已在国际阶段按规定提交优先权证明文件,申请人既利用Bypass模式进美国,就仍需自行向USPTO提交权证。

而且在USPTO检索审查上也有区别,比方传统的美国国家阶段申请案享有以下优惠:适用PCT架构下较宽泛的发明单一性概念,相对不容易被要求选组;持其他专利局制发的国际阶段检索初审结果,或国际阶段以USPTO作国际检索初审单位,进美国的检索及审查费可适用减免规定;假使国际阶段有USPTO认证PCT案符合专利三性,依MPEP 1893.03说明,进入美国后可优先排入实审。可是若PCT案申请人取道Bypass进入美国,上述优惠皆不适用。

还有一个相对少见但仍可能产生问题:PCT案主张美国先申请正式案优先权,但未以规定方式提示与该案在美国的母子关系(例:为其连续案、分割案、CIP案),因进入美国提Bypass案时,一般已超过申请日起算4个月、优先权日起算16个月的期限,此时将需额外缴费依37 CFR 1.78(d)提Petition补救,以确保Bypass案能满足主张美国国内优先权的形式要件、从母案经PCT接Bypass案的优先权主张不致断链。

至于尚未生效的非DOCX格式新案送件附加费,则是另一项日后可能需注意的规定:简单说,依35 U.S.C. 111所提美国发明正式案(包括PCT案采Bypass途径进入美国者,但不包括PCT直接进入美国的美国国家阶段申请案),USPTO将要求改以规定的DOCX格式在线递交说明书、请求项、摘要。而这项变更的影响是,申请人可能需额外花费资源确认新案送件的官方案卷内容,或选择额外缴付一笔附加费以维持旧有送件方式。[5]

第三途径?

一般讲到PCT案要进入美国,大致只提美国不同于其他国家,除传统的国家阶段申请案,另有Bypass途径可选择。不过有美国专利律师提醒,申请人常忽略一项基本原则:假使PCT案是第一案,PCT案本身也可作为后申请案(例:美国发明正式案)的外国优先权基础案。

既是如此,也可以考虑把未主张优先权的PCT案视作外国申请案,走第三条路进入美国。也就是在PCT案申请日起算12个月内,即向USPTO提交美国一般发明正式案,并主张PCT案外国优先权。

采这种方式进入美国,缺点是不能拖到30个月才动作,不过相对于美国国家阶段申请案、Bypass案,这种操作方式一旦取得美国专利,将以美国案本身的申请日(非PCT案申请日)计算20年专利权期间,对亟需最大化专利权存续期间的申请人而言,多出的这一年,应有一定价值。

 

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