102期
2022 年 01 月 05 日
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Unitary Patent怎么向EPO申请?什么是欧洲专利Opt-out?
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

欧盟统合专利法院(Unified Patent Court;UPC)、欧盟单一专利(Unitary Patent;UP)很有机会在2022或2023年启用,UP怎么申请?什么是Opt-out不以UPC作管辖法院?现在该为UP和UPC做些什么准备?

EPO官网发布新闻稿[1],奥地利国会已于2021年12月2日批准欧盟统合专利法院协议临时适用议定书(Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application;PPA),待奥地利完成批准文件交存程序,就将启动临时适用阶段,推进欧盟统合专利法院(Unified Patent Court;UPC)所需各项准备工作,以让UPC及欧盟单一专利(Unitary Patent;UP)未来能顺利运作。进入临时适用阶段后,若一切顺利,一般预期德国也会将该国UPCA相关批准文件提请交存,然后再过3-4个月,UPC、UP就将开始启用。

UP怎么申请?

申请到授权大致和一般欧洲专利(European Patent;EP)申请案一样,需向EPO申请,并经EPO实审授权,也同样有在EPO诉愿、异议等程序。待EPO核准后,若确定想由传统EP转为UP,需在European Patent Bulletin授权公告日起1个月内提出请求书(Request for Unitary Effect),无额外规费,但在过渡期[2]未结束前,并需附具说明书规定译文,若EPO申请期间使用英文,译文可为任一其他欧盟成员国官方语文。

待EPO收到请求书、说明书规定译本,确认满足各项要件后,即于Register for Unitary Patent Protection登录并通知请求人登录日期,UP自登录日起,即可取得该日已签署并批准UPCA的全部欧盟成员国[3]发明专利保护,效果类似在欧盟智慧财产局(European Union Intellectual Property Office;EUIPO)登录的RCD设计专利。

在EPO公告授权后,应向EPO缴纳UP年费,金额相当于EP案前四大指定国年费总额。第一次向EPO缴UP年费,在EPO通知登录日起至少有3个月的缴费期间,不过基本UP年费缴费原则,仍是以申请日周年日所在该月月底为缴费期限日。逾期未缴UP年费,也有6个月的宽限期可加缴滞纳金补救。若向EPO请求登录开放授权声明(Statement on a License of Right),UP年费可减缴15%。

UP作为单一机构管理的多国发明专利保护,只缴单一一笔年费,无效、侵权等诉讼统一归UPC管辖,视个别案件情况,相对EP案进入较多国别或直接在较多欧洲国家申请专利,UP可能有利控制翻译及年费成本。然而,UP转手(非授权)需包裹转让全部有发明保护的欧盟国家相关权利,无法分割处分,年费也只有缴与不缴的选项,无法抛弃部分国别发明专利保护以降低年费支出,且第三方可直接利用EPO异议程序、UPC无效诉讼一次撤销UP在所有UPCA欧盟批准国的发明专利保护,风险也不可谓不大。

什么是欧洲专利Opt-out?

UPC专责处理欧盟专利无效、侵权相关诉讼事务,有一审及二审。其管辖国别,仅限批准UPCA的欧盟国专利,因此以下所提,并不包括EP进入非欧盟成员国(例:瑞士、土耳其、挪威等)或非UPCA签约或批准国(例:西班牙、波兰及已撤回批准的英国)后,在当地取得的发明专利;而UPC虽负责专利的侵权及无效相关诉讼,但涉及授权、所有权之类的契约争议案件,不在UPC管辖范围,需回归各国国内法院体系处理;至于其管辖案件,凡EPO授权后请求并经EPO准予转作UP登录者,皆只能以UPC作其无效、侵权诉讼管辖法院,而以EP传统进入指定国方式在UPCA批准国取得的专利,只要申请人[4]或专利所有权人未依规定提Opt-out,可由UPC统一处理相关诉讼。

关于前述最后一点所说EP案Opt-out,即相关专利无效侵权诉讼不以UPC为管辖法院,其Opt-out声明提交期限,取以下两个事件先发生时点前:一,过渡期结束日[5]倒推一个月之日;或二,第三人于UPC提出相关诉讼案件之日。不过实际上,UPC正式运转前,会先导入临时适用期(Provisional Application Period),有意Opt-out的EP专利所有权人、EP申请案申请人,可在这段期间先提Opt-out请求,一般预期2022年年初到年中就会进入此一临时适用期,此时所提Opt-out请求,会在UPC正式启用之日生效。

Opt-out的概念略显复杂,简单说,过渡期结束后,未Opt-out的EP案,其进入指定国后取得的发明专利相关侵权无效诉讼,与UP案一样,统一由UPC处理。但在过渡期期间,EP案以传统进入指定国程序取得的发明专利,其相关侵权无效诉讼可在UPC或各国国内法院体系择一地处理,惟需注意以下例外:在第三人于UPC提出相关诉讼案件前,EP案可依规定Opt-out,则该EP进入指定国后取得的各国发明专利相关侵权无效诉讼,仅可在各国国内法院体系处理,Opt-out后,有一次Opt-in的机会,可改以UPC为相关诉讼管辖法院,但一旦Opt-in,即不可再Opt-out;反之,在第三人于UPCA个别成员国国内法院提出相关诉讼案件前,EP所有权人可依规定Opt-in,限定以UPC为相关诉讼的管辖法院。

另应注意,无论Opt-out或Opt-in,需是全部同进同出的决定。EP进入指定国后取得的全部UPCA批准国发明专利需同步Opt-out或Opt-in,不可分拆成部分国别专利Opt-out、部分国别专利保留Opt-in。若有复数所有权人或申请人,需有宣誓书声明Opt-out系经全部实际所有权人或申请人(不含被授权人)同意,若宣誓书证明陈述不实或有错误,所提Opt-out无效。

现在该做什么准备?

大抵而言,由UPC专责处理欧盟专利无效侵权诉讼,可能有助统一相关法律见解,让欧盟专利诉讼结果更具可预测性,增加合意和解机会,进而压低诉讼支出花费,因此当UPC终于接近最后一哩路,许多人都抱持乐观其成的态度。只不过,面对这样一个从无到有的新法院诞生,在缺乏既有判例、数据可参考的情况下,也有很多EP申请人及专利所有权人倾向先行观望[6]。而若想先行观望,现在其实就应启动EP专利组合评估作业。

比方着手分析自家专利组合是否有哪几件EP案价值较高、被攻击的机率较大?如果确有风险,是否应抢先在临时适用期递交Opt-out请求,以免UPC开张第一天就被第三方在UPC兴讼攻击?

又譬如Opt-out声明需由EP案实际所有权人提交,目前登录的EP案所有权人资料是否需更正?若有复数所有权人,是否全部的共同所有权人皆已达成Opt-out共识?再假设EP案签有授权协议,或已用作融资担保品,被授权人、放款人会否有意见?

诸如此类的前置作业,势必需投入时间研究协商,建议及早进行,以俾必要时能抢在第一时间送件。事实上,既然不少EP申请人及专利所有权人不想当UPC诉讼的白老鼠,临时适用期开放递交Opt-out请求后,预料欧洲各大事务所可能就会迎来第一波Opt-out送件高峰,为避免期限日前急件塞车,建议提早作好评估协商,以便能及时给欧洲专利代理人明确的送件指示。

 

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