第107期
2022 年 03 月 23 日
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UPCA进入临时适用阶段
欧洲专利申请人及所有权人现在该做什么?
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

欧盟统合专利法院协议(UPCA)2022年1月19日进入临时适用阶段,距离协议生效、欧盟统合专利法院(UPC)、单一专利(Unitary Patent)正式运作又再迈出重要一步。依EPO Unitary Patent特别委员会规画,相关准备工作预定2022年6月30日前完成。官方准备工作既将就绪,欧洲专利所有权人、申请人现在该做些什么?

欧盟统合专利法院协议(Agreement on a Unified Patent Court;UPCA)2022年1月19日进入临时适用阶段(Provisional Application Period;PAP)[1],距离协议生效、欧盟统合专利法院(Unified Patent Court;UPC)、单一专利(Unitary Patent;UP)正式运作的历史时刻,又再迈进重要一步。EPO及UPC筹备委员会官员2月7日特别为此举行会谈,商讨UPC、UP启用准备事宜,依EPO Unitary Patent特别委员会规画,相关准备工作预定2022年6月30日前完成[2]。官方准备工作既将就绪,欧洲专利(European Patent;EP)所有权人、申请人现在该做些什么?

首先,UP类似EUIPO就核发的RCD设计专利保护,可一案在全部批准UPCA的欧盟国家取得发明专利保护,有机会压低翻译及其他行政服务开支,每年年费金额等同EP案进入四个指定国需缴交费用。因此,针对审查中的EP申请案,申请人可开始考虑分类:哪些要循传统EP进入指定国(National Validation)途径,分别取得个别指定国的专利保护?哪些又要采未来将生效的新办法,统一在批准UPCA的欧盟国家取得UP单一专利保护?若属后者,这些EP申请案可能需先放慢申请节奏,因为只有UPCA生效日起公告授权的EP案有机会转作UP。

其次,UPC开始运转后,不只是UP案侵权、举发等诉讼将集中于UPC审理,除例外状况,传统EP案在欧盟多国的专利侵权、举发之类诉讼,也可在UPC一次搞定[3],传闻有非专利实施实体(Non-Practicing Entities;NPE)正加紧补充EP案库存,摩拳擦掌准备等UPC开张后一试身手。但水能载舟,亦能覆舟,UPC集中审理,可以省下分头到各国法院兴讼的成本负担,却也有多国专利保护一次全灭的风险。不管是申请中或已授权的EP案,若不希望其举发、侵权诉讼统一由未来的UPC审理,EP所有权人及申请人也应开始与相关人员协商,研拟Opt-out预备清单。

EP案改请UP过渡期新办法

历经多年等待,UPCA进入临时适用阶段的第一天,EPO立即发布两项过渡期新办法。若有EP案申请人打算等EPO授权后改请UP,不用等到UPCA正式生效,依EPO规划,只要德国完成UPCA相关批准文书交存程序,即可向EPO递交以下请求:

  1. 暂缓授权公告[4]
    凡是已依Rule 71(3) EPC寄发核准预先通知的EP申请案,申请人于回复EPO确认授权文本当天或当天前,可提制式窗体FORM 2025、请求EPO把授权公告日押至UPCA生效后,以俾该EP申请案准证后能适用新制,有资格在授权公告日起1个月内另提Form UP 7000,把所取得的EP改请作UP。
    未在规定期间递件或未使用规定表格,EPO皆视为未收件。已请求暂缓授权公告者,之后可视情况需求撤回这项请求。另应注意,EP申请案暂缓公告期间,若有第三人提出观察意见或遇其他状况,EPO审查官随时可再重启实审。

  2. 提前改请UP[5]
    而如前段所述,EPO授权公告日起1个月内,EP案所有权人需再以Form UP 7000正式提出申请,所取得的EP才能转换作UP。在UPCA正式生效前,EPO开放收到核准预先通知的申请人抢先行动、提前递交这份改请请求书。
    EPO收到Form UP 7000改请窗体后,若判断符合各项改请要件,将待UPCA生效、UP启用,依法把相关EP案件登录为UP;但若有文件递交瑕疵,EPO也将视情况通知补正,或直接宣告拒予登录作UP。

UPC Opt-out

UPC诞生启用后,将成为UP专利侵权、举发诉讼的管辖法院,而传统EP案的侵权举发诉讼,若未先在进入的指定国法院开战或利用Opt-out排除UPC管辖,也可能在UPC单一战场比拼输赢。对此,有人跃跃欲试,也有人想先作壁上观,假使想先避开UPC,在UPCA正式生效前的3个月日出期间可先办理Opt-out,排除以UPC作EP案侵权、举发诉讼管辖法院的风险。

当然,Opt-out不是只有UPCA正式生效前的3个月日出期间可办理,除例外状况,这段期间结束后,一般仍有Opt-out机会,可是UPC毕竟是无任何历史数据经验可资参考的新法院,如果担心较具市场战略价值的欧洲专利被盯上,被迫在UPC启用第一天就需在这里捍卫自家专利,不妨考虑提前在这3个月的期间先行Opt-out。

Opt-out需由EP案全体申请人、所有权人共同提出,如有授权协议、用作融资担保,可能需先知会利害关系人并取得其同意,因此EP案申请人及所有权人现在应可开始筛选Opt-out案件名单,并与相关案件共同申请人、共同所有权人、被授权人、放款人等,就其认知意向展开协商。

然而,Opt-out尽管需由前段所述之资格人等共同提出,但实务上,官方数据库不见得能正确反映实际EP案所有权人及其代理人数据,所以按UPC Case Management System这套官方申请系统的设计,非官方记录的EP案所有权人及其代理人仍可请求Opt-out。因此,为预防万一,建议所有权人注意监控自家EP案件,要是发现自家EP案莫名其妙有Opt-out记录,可先厘清是否是共同所有权人在未知会相关单位、未取得全部利害关系人共识的情况下擅自办理?若真是有第三方错填案号数据,UPC开始接受Opt-out申请前,会先拟妥更正办法,让这类乌龙事件有更正机会。

 

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