第109期
2022 年 04 月 27 日
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美国个人企业的俄罗斯专利规费缴纳大限:2022/06/23
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

西方多国陆续对俄罗斯实施各项制裁,且随战事演进,制裁范围及力道不断加大。多家外国事务所提醒: 2022年6月23日将是美国个人及企业能向Rospatent (俄罗斯知识产权局) 缴纳规费的最后一天,在俄国有相关发明及IP资产者,务须把握最后时间清点及分析如何处理应对。

 

西方多国陆续对俄罗斯实施各项制裁,且随战事演进,制裁范围及力道不断加大。多家外国事务所提醒:美国政府并未禁止美国个人及企业申请维护俄罗斯专利,但因俄国知识产权局Rospatent系透过俄国央行收取规费款项,而俄国央行已被列入制裁名单,除非俄乌在短期内迎来和平进展,否则2022年6月23日将是美国个人及企业能向Rospatent缴纳规费的最后一天。在俄国有相关发明及IP资产者,务须把握最后时间清点及分析如何处理应对。[1]

美国政府的制裁规定

战事爆发前,美国总统拜登(Joseph R. Biden Jr.)早在2021年4月19日发布14024号行政命令(Executive Order 14024)[2],冻结与俄罗斯政府特定有损美国利益的活动资产,所有美国境内相关及美国人拥有掌控的资产,皆不得与名单所列者有转让、支付、出口或其他交易往来,包括为名单所列者贡献提供资金、产品、服务或收受其资金、产品、服务,且禁止规避或意图规避、导致或企图违反前述禁令。命令中所说美国资产未限定拥有人国籍,而「美国人」一词,泛指美国公民、美国合法永久居民、依美国法规组成的实体(含外国机构分支)及任何在美国境内者。

战事爆发后,2022年2月28日美国财政部外国资产管控办公室(Office of Foreign Assets Control (OFAC))宣布依E.O. 14024发布Directive 4,将俄罗斯央行纳入制裁管制名单,后又在3月2日针对特定行政类交易发布综合许可[3],以美东日光时间2022年6月24日凌晨12:01为界,就俄国境内每日作业必要的一般事项,允许美国人在该日前向Directive 4所列俄国央行等机构缴纳规费及其他指定款项。

依数家事务所分析,缴纳俄罗斯专利申请维护的必要规费,亦在美国财政部OFAC 2022年3月2日所发许可范围内。换言之,2022年6月23日将是美国个人及企业能向Rospatent缴交规费的最后一天,缴费禁令届时将间接令美国个人及企业无法申请或维护俄罗斯专利。

2022/06/23前的必要处置

为避免违反美国制裁禁令,美国个人及企业、有美国相关资产者,应尽快厘清可能受禁令影响的资产项目,若需向Rospatent申请专利、缴交年费,务须于2022年6月23日或该日前完成缴纳,过了2022年6月23日,即使是经由其他第三方缴费(例:转委中立国事务所代为操作)、非蓄意造成的缴费事实(例:忘记取消自动续缴年费的指示),都可能因规避或意图规避、导致或企图违反禁令而触法[4],进而被追究刑事责任。

同时需注意的是,部分专利局受理的PCT案可指定由Rospatent执行国际检索、国际初审,USPTO即是其中一局,且迄今未取消此一选项,但USPTO 2022年3月22日曾发布通知[5],提醒PCT案申请人在选定Rospatent作国际检索或初审局时应特别谨慎,若Rospatent无法顺利收到应缴规费,即无法顺利走完国际阶段相关程序。事实上,选择Rospatent作PCT案国际检索或初审局还有另一风险,因申请人所支付的国际检索、初审费很可能是由WIPO国际局等代为收费,但最终仍需转账给Rospatent,而跨局、跨行的后台转账作业时间更难为申请人掌握,万一俄国实际收款时间落在大限之日过后,就会产生违规事实。

一种可能的迀回处理方式是假道欧亚专利局(Eurasian Patent Office (EAPO))。USPTO虽已中断与EAPO的往来[6],但美国政府并未把EAPO列为制裁对象,而EAPO使用的收款账户服务银行AO UniCredit Bank、AO Raiffeisenbank,截至本文撰稿之时,尚未被美国财政部OFAC列入制裁名单[7]。EAPO的申请费用高于直接申请俄罗斯发明专利,且发明案通过EAPO审查授权后,若确认要取得并维持俄罗斯的发明专利保护,届时所缴年费仍需转予Rospatent,不过这段审查时间会经过两年或更长时间,只要EAPO及其账户银行未被列入制裁名单,以金钱及时间换取等待国际局势转变的机会,或许是可以考虑的变通办法。

俄罗斯在地发明保密审查规定

当然,PCT案申请人可选择Rospatent之外的其他适格专利局递交PCT案、执行国际检索及初审,若认为俄罗斯专利申请维护价值不值得多冒风险,大可以选择不在俄罗斯申请或维护专利。只不过,是否申请俄国专利,有时不是纯商业利益上的权衡:《俄罗斯民法》第1395条规定,俄罗斯在地发明(例:俄国员工在俄罗斯的职务发明、外国公民在俄罗斯构思的发明、与俄罗斯境内人员跨国合作产生的发明),皆需先向Rospatent申请专利或请求核发境外申请许可,待官方确认内容未涉及俄罗斯国家机密,始可到境外申请专利。违规偷跑需缴罚金,若违规偷跑项目被认定涉及俄国国家机密,还可能背负额外刑责。

根据外国事务所分析,俄国法规对国家机密信息的定义极其宽泛,虽不至于包山包海,但所谓对国防经济存在重大意义、可能影响国家安全的科技成就、研发、设计、Know-how,推论或许包含生技、机器学习、自动车……各类新兴发展技术,因此若相关发明未能在Rospatent先申请专利或取得境外申请许可,可能令身在俄罗斯的发明人、派驻俄国的申请人员工陷入险境。即便申请人评估可以放弃俄罗斯专利保护,并事先将俄罗斯境内人员安置到其他国家,原应先在俄罗斯申请专利或保密审查的俄国在地发明,一旦违规偷跑到境外申请专利,有可能使这些专利申请文件揭露的俄罗斯发明人无法再安全返国。

在各方斡旋调停下,战争或许有机会尽早结束,但不能否认,纵使战事结束,制裁仍可能延续数年。依国际局势发展,俄罗斯专利申请人及所有权人宜及早制定短中长期应对策略。

 

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