第123期
2022 年 11 月 23 日
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专利申请案提前公开有利有弊
黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

专利申请案想提前公开?可能的利益及机会、潜在的风险及成本,最好先多考虑。

WIPO固定每月发布电子报PCT Newsletter[1],除刊出PCT及缔约国相关法规新讯,另有「实务建议」(Practical Advice)专栏,读者可透过他人的实务案件咨询,一起学习不同情境的疑难问题处理方式。例如2022年10月份的PCT Newsletter「实务建议」专栏[2], ,咨询主题是PCT案提前公开,而WIPO回复内容提及的利弊及思路,对需要在其他国别请求专利案件提前公开的申请人而言,其实也有一定的参考价值。

根据PCT Newsletter该期「实务建议」,提前公开可能的利弊大致如下:

可能的利益及机会

潜在的风险及成本

  • 若已知有复数发明团队都在研发类似技术,早一步公开,可构成Prior Art,用作对手在后专利申请案的引证文献。
  • 专利申请案公开后,部分国别可先取得暂时性保护,包括但不限于:1) 假使申请案最后成功授权,有可能在授权后,就公开日到公告日之间未经许可的商业实施行为,请求行为人支付适当的补偿金;及/或2) 针对公开后未经许可的商业实施行为,可发警告信函(cease and desist letter),书面要求其行为人停止此一行为。
  • 部分国家规定,仅有已公开的专利申请案可续行实审。专利申请案提前公开,可让这类国家的审查官尽快动作。
  • 专利申请案公开后,可能更方便申请人相关业务的广告营销、合作谈判、吸引注资。
  • 过早揭露己方发明内容,可能让对手提前做好回避设计,又让对手站在自己肩膀上发展改良其产品服务。
  • 一旦提前公开,发明内容就会提前揭露,即使之后发现取得专利授权的机率低、想撤案改良后才发表,又或判断不宜公布外流,都无法让已公开的发明再成为内部营业秘密。
  • 申请案内容未臻完备即提前公开,公开本不见得能反映事后的修正更新。以PCT案为例,请求提前公开后又请求新增更正优先权主张,除非及时撤回提前公开的请求,否则所提新增更正优先权主张的请求视为未提出。
  • 提前公开可能产生额外规费。比方,PCT案国际检索结果若赶不及与PCT案一并公开,WIPO会再择期单独公开检索结果,而申请人需为此额外缴交一笔公开费。

 

备注:

 

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