UPCA预定2023年6月1日生效，把握最后的准备时间，让我们再来谈谈UP及Opt-out申请。

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《欧洲单一专利法院协议》（Agreement on a Unified Patent Court，简称UPCA）是欧盟内部的专利事务重大整合，预定2023年6月1日生效[1]，届时欧洲单一专利（Unitary Patent，简称UP）及欧洲单一专利法院（Unified Patent Court，简称UPC）将同步启用。而在此之前，欧洲专利（European Patent，简称EP）所有权人及申请人有几项功课要先预做准备：

(1) 了解什么是UP及UPC的Opt-out；

(2) 整理自家欧洲专利及申请案件组合，确认个别案件共同申请人、共同所有权人、被授权人、其他利益关系人；

(3) 评估哪些案子要提UP；

(4) 决定哪些案子要提Opt-out；

(5) 依规定取得UP、Opt-out申请所需人员同意及各项规定文件。

关于传统EP及UP

● UP有何优点？目前向EPO申请专利，经EPO实审授权后，需依个别EPC缔约国规定要件办理进入指定国手续（National Validation），以取得该国发明专利保护，即一般所称传统欧洲专利（Classic European Patent，以下简称传统EP）；相对传统EP，UPCA生效后，EPO授权专利将有UP这个新选择，可一个动作取得包含德国、法国、意大利、荷兰等UPCA批准国的发明专利保护。对生技制药业者、发明在欧盟各国有商业授权机会的非专利实施实体，又或是其他需要欧盟多国专利保护的专利所有权人，UP有助降低进入指定国、年费维持及案件管理成本[2]。

● UP一定划算？每一专利所有权人的个别案件需求各异，UP不一定比传统EP更具成本效益。UP启用之初只涵盖17个欧盟成员国[3]，每年所需缴纳的年费金额，相当于EPC前四大指定国年费金额加总之和，比方一发明实际只需取得德、英、法三国专利保护，若利用UP，需同时办理UP申请及进入英国指定国的手续、每年分别向EPO及UKIPO缴两笔年费，而且UP不能分拆只维持特定国别保护。在案件管理部分，等其余欧盟成员国完成UPCA签署及批准程序，EPO不同时期授权的UP会涵盖不同国别，且UP无法分拆只转让部分国别权利，但可分拆只以部分国别的权利作授权协议目标，还是可能增加控管复杂度。

● UP不能Opt-out怎么办？目前欧洲各大事务所多建议传统EP所有权人申请Opt-out，先不让UPC作其Article 32(1)UPCA规定诉讼的管辖法院，但UP无Opt-out可能，其Article 32(1)UPCA规定诉讼一律以UPC作其管辖法院。若UPC认定UP专利权确实遭到侵害，其判决效力及于全部UPCA批准国，若UPC认定系争UP无效，UP所有权人也将一次失去该发明在全部UPCA批准国的专利保护。为降低风险，欧洲代理人提出多种因应策略，比方一发明除向EPO申请专利，同时可直接在主要国别另提对应申请案[4]、向EPO再提分割案之类；这类备案势必增加欧洲地区的专利申请及维护成本，但策略成效有待时间验证。

● UP申请期限？EPO授权公告之日起，传统EP有3个月的时间可考虑并完成进入指定国程序，但UP申请需在EPO授权公告日起1个月内提出，且在6年（可延长为12年）的UP过渡期期间，需并提指定语文全文译本，建议收到EPO核准预先通知（communication under Rule 71(3) EPC）时，即应评估是否申请UP、准备所需文件。复数申请人向EPO提交EP新申请案之前，如果早就打定主意要藉UP取得UPCA批准国保护，可能需再考虑申请人排序，有可能影响UP物权适用法律。

● UPCA还没生效EPO就要核准了怎么办？因唯有UPCA生效日起获EPO授权公告的案件有机会请作UP，若申请人已收到EPO核准预先通知，只要还未回复接受EPO预备授权文本，有机会利用EPO暂行办法请求延后授权公告，好将EPO授权公告日推迟到UPCA生效之时，以适用UP申请新法。当然，一旦向EPO请求延后授权公告，肯定较晚才能取得专利授权，可能影响年费缴交作业，且万一EPO重启实审，不排除有被没收原核准处分的可能，其中利弊，申请人需审慎权衡。

关于UPC及Opt-out

● Opt-out是什么？UPC启用后，传统EP、UP、相关产品补充保护证书（Supplementary Protection Certificate，简称SPC）及EP申请案，无论是哪天申请、授权公告，遇有专利侵权、无效举发等UPCA Art. 32(1)规定事项的民事诉讼，都会以UPC作其管辖法院。唯一例外，是7年（可延长为14年）的UPC过渡期期间，各国法院仍可受理传统EP（不含UP）的专利权侵害、无效举发等诉讼案件，且只要尚未在UPC展开相关诉讼，可向UPC申请Opt-out，除非后又撤回，在该传统EP专利权可行使期间，UPC不得作其相关诉讼的管辖法院。

● UPC有哪些优缺点？过了EPO异议期，进入EPC各缔约国落地生根的欧洲专利，必须一国一国打诉讼，牵涉的程序成本可能极之庞杂，欧盟各国遂为此催生出UPC。UPC法官皆具技术、法律专业，初步遴选名单网罗具丰富专利事务经验的欧盟资深法官，待UPC启用，即毋须奔赴欧盟多国打平行官司，有助节省各方成本资源，也避免欧盟各国法院按不同见解产生不同的诉讼结果。然而，正因UPC将是赢者全拿的战场，对打输诉讼的一方来说，其优点正是最大缺点，且UPC是全新法院，文化背景各异的法官要形成一致见解，预料初期需经一番磨合，目前没有数据能评估可能的诉讼结果。

● 为什么要Opt-out？许多欧洲事务所建议传统EP所有权人提Opt-out观望，因为错过EPO异议期的第三方，可再利用UPC发动大范围攻击。也有事务所建议筛出专利组合中最具市场价值、可专利性基础相对较弱的一批，至少先就这批传统EP提Opt-out。登录Opt-out后，未来可视需要撤回个别传统EP的Opt-out、回归UPC管辖。不过要注意的是，假使Opt-out期间已有第三人在个别国家法院提出相关诉讼，该传统EP所有权人就无法撤回Opt-out。

● Opt-out风险迷思？若真有对手准备就一传统EP提无效举发，前述差别式Opt-out的策略，会否提示对手哪些是首选狙击目标？另方面，许多「侵权」人未必知道存在相关的传统EP，即使知道，可能未必有意愿、资源到UPC兴讼，这么多传统EP，有几件会真正被UPC宣告无效、多国专利保护一次团灭？风险或许没有想象中大。再说，若真有同业视特定传统EP为绊脚石、欲除之而后快，传统EP所有权人舍UPC而不用，可能得在各国开多条战线，真有够深的口袋足以支应所需？

● 在UPC当被告的风险？部分EPC缔约国的专利诉讼一审约需两年，但UPC估计可在一年内审结，一旦被告需应诉，不同于各国法院有4-6个月的准备时间，在UPC需于2个月内递状响应，要是完全没预料会被告，真有可能措手不及。而UPC所发禁制令，效力可扩及全部UPCA批准国，论威力及压力，不是个别国家法院的禁制令能并提。同时，打输官司的一方，需负担对造诉讼费用[5]。先前有人预测UPC会成为Patent Troll乐园，不见得是杞人忧天。

小结

不论是UP申请、Opt-out或UPC应战，都需要时间讨论布局，没有统一适用的标准答案。UPCA预定生效日延后两个月，恰好给了各方更充裕的时间应变。已收到EPO核准预先通知的EP申请案申请人，要是还无法决定采传统EP或UP形式进入个别指定国，可利用EPO暂行办法请求延后授权公告，如此可再争取数月的评估协商时间。假使传统EP所有权人确认有申请Opt-out的必要，2023年3月1日就会先触发3个月的日出期间，届时UPC就能接受预先申请Opt-out，建议有需要的传统EP所有权人可在这段期间开始动作。

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