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2024年4月USPTO于美国《联邦公报》（Federal Register）发布《人工智能工具USPTO实务使用指引》（本文简称《2024年4月指引》）[1]，依据美国现行法规及政策，针对AI工具的机会与风险，提示USPTO程序当事人和代理人相关操作注意要点，内容自发布日即起生效。

AI工具可用以产生内容、撰写法律研究备忘录、执行尽职调查（due diligence）分析、自法院意见书提取法律原则、协助准备取证相关工作、分析大量数据、发现人眼无法察觉的模式，因此，愈来愈多专利从业人员使用AI工具做先前技术研究、自动检核专利申请案件内容、摸索USPTO审查官行为模式。USPTO专利审查官也早已开始使用More Like This Document (MLTD)、Similarity Search之类的AI工具，辅助其检索审查。

然而，AI输出不一定完整精确，使用者若未确实把关，可能衍生严重的错误陈述及漏洞，例如有实际案例发现，AI辅助准备的法律诉状援引资料为虚构内容，并导致提交这些诉状的律师受到惩处。此外，使用AI工具时，须向第三方AI系统分享敏感和机密数据，或有违反技术出口管制、境外申请许可（foreign filing license，简称FFL）等规定的可能，且不无国家安全层面的风险疑虑。有鉴于专利及商标申请案件的撰稿准备、送件申请、PTAB和TTAB等程序都可能使用AI工具，为提升其使用效益、降低潜在风险，USPTO持续发布及更新相关AI工具使用指引。

《2024年4月指引》特别就AI辅助工具之使用，提醒注意美国专利制度现行规定。内容包括但不限于：

依37 CFR 11.303，美国专利代理人与USPTO的业务往来本就应负坦诚与善意义务，以专利业务为例，提交信息揭露声明（information disclosure statement，简称IDS）以呈报可专利性实质相关信息，当是其中最常见的一种，但坦诚与善意义务不限于提交IDS，凡与USPTO官方有所应对交涉，都应诚实以对。比方，USPTO程序任一方当事人发现，先前向USPTO或其他美国政府机构提交的资料主张不正确，或与该方其他声明立场不一致，须立即更正记录。

USPTO未规定须揭露所请发明或提交文件的AI使用状况，但若AI使用程度已达37 CFR 1.56(b)定义的可专利性实质相关，即有义务向USPTO揭露此一信息。例如专利稿件系利用AI撰写，说明书出现不是发明人构思所得的实施例，请求项也写入此一实施例，申请案所列自然人发明人对该请求项所请发明无重大贡献，在这种情况下，将产生未提示正确发明人或不具适格发明人的问题（因此送件前，应再确认每一项所请发明是否皆有来自所列自然人发明人的重要贡献）。又如，发明过程使用AI辅助，假使无法肯定所请发明是否真有至少一位自然人发明人的重要贡献，这种疑虑意味着，发明过程中自然人发明人与AI的互动（比方期间AI使用的输入、输出数据），可能属37 CFR 1.56(b)定义须呈报的可专利性实质相关信息。

再者，使用AI工具辅助撰写专利稿件，申请案送件前务须再有真人过目。比方，使用AI撰写美国专利稿件时，务须在申请案送件前完成技术内容检查工作，剔除明知不具可专利性的请求项，确认说明书及图式揭露的技术内容正确、符合35 U.S.C. 112各项要件，且清楚区分Prophetic Example与Actual Working Example，否则，等送件后再修正，有可能引发New Matter问题；当然，假使美国案主张的外国优先权案就是以AI辅助写成，技术内容检查工作须提前在优先权案送件前就完成，否则，美国案更正其中的技术内容错误时，可能随之丧失优先权保护。同时，若使用AI提示具有或不具可专利性的证据（例：商业上的成功、长久以来未被满足的需求、其他次级考虑证据），或撰写宣誓书（affidavit or declaration）、Petition、核驳答辩稿件，宜再检视所列法律、技术内容是否正确属实，因为不论是否使用AI，不论有无主观犯意，提交给USPTO的文件不能掺杂不正确的陈述证据，也不容遗漏可专利性实质相关信息。

商标案件亦是如此，若使用AI生成或辅助工具撰写商标申请、注册展延、TTAB程序文件，及核驳答辩或TTAB诉状所列援引资料之类，送件前务须仔细确认所列事实及陈述是否为真、有证据支持、符合37 CFR 11.18(b)要件，尤应注意避免提交AI生成但非商标实际商业使用的样本，又或是其他市场上实际上找不到的AI生成证据。未正确阐述事实、法条的AI生成材料，包括无关材料，或是无谓重复（unnecessarily cumulative）材料，可被视作是为不当目的提交、造成USPTO程序无谓延长或成本无谓增加的文件。

向USPTO提交文件，原则上该文件一定要有署名人亲自签名，以确保利用AI辅助工具草拟的文件有自然人加以检视，且此一自然人相信文件所述为真、文件的提交非出于不当目的。因为一旦于文件上署名，代表签名人同时依37 CFR 11.18(b)宣誓：(1)所有陈述皆（据信为）真，若蓄意作不实虚假陈述、使用或包含不实虚假陈述，可依18 U.S.C. 1001及其他刑法规定惩处，并可能会损害所提文件的证明价值；且(2)提交文件并无不当目的、法条论述有法规依据、各项指控和（反驳）事实论点皆有证据支持。

同理，若签名提交AI辅助搜集并填具的IDS表，依37 CFR 1.4(d)，表示署名人宣誓已做过合理调查、确认过IDS书表及每笔呈报数据皆符合37 CFR 11.18(b)规范。以IDS呈报大量明显不相关、仅有擦边关联的信息，继而加重审查官工作负担，除违反37 CFR 11.18规定，并可视为是导致不必要程序延误、无谓加重USPTO程序成本的违规行为。

总之，所提文件若有事实、论点、引用数据问题，即可能未满足37 CFR 11.18(b)宣誓要件。而明知文件有重大错误却未加以订正、仍向USPTO提交，就是未满足坦诚与善意义务的表现。违规者，USPTO可删除问题文件、移交OED惩戒、终止相关程序。

利用AI系统执行前案检索、申请案撰稿之类，可能导致敏感或机密数据不小心外泄给拥有AI系统的第三方，并因而造成发明人的损失。在使用这类工具之前，务必详阅其使用条款、隐私政策及资安说明。

譬如，为执行前案检索，或为撰写说明书、请求项、核驳答辩，把发明相关数据喂入AI系统，这些数据可能被拥有AI系统的第三方留做他用，像是投入后续AI模型训练、把数据提供给其他第三方之类，若行为人是专利代理人，有违反客户机密保密义务的风险。又假设代理人靠第三方开发AI系统、把数据储存在第三方数据储存设备、购买现成的商用AI工具，都须确认客户数据真能维持机密状态。

除此之外，一代理人若负责督导其他代理人或非代理人作业，除确认自身操作无违规行为，并须确认受其督导者在使用AI工具或AI相关第三方服务时，也都切实遵守相关规范准则。

美国法规规定，凡属美国在地发明，未先申请美国专利，或若已申请但未满6个月，皆须取得USPTO境外申请许可，方可出境申请专利，或把技术数据传送到外国以准备外国申请送件。[2]因此使用AI系统时，务须注意不会因此导致数据数据违法出境。

毕竟，AI工具的服务器可能不在美国境内，数据输入这类AI工具后，有可能违反美国技术出口管制或国家安全法规、保密命令。但即使AI工具的服务器放在美国境内，只要AI系统有非美国人的管理人员，仍有可能被视为出境。又或者，万一AI系统开发商、维护方数据外泄，用户数据不免有连带曝露之虞。使用相关AI工具及服务，务须小心谨慎。

《人工智能工具USPTO实务使用指引》（Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office）（89 FR 25609），原文请见https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent。在《2024年4月指引》发布之前，USPTO 2024年2月6日即曾发布《现行法规对人工智能使用相关当事人和从业人员不当行为的适用性》（The Applicability of Existing Regulations as to Party and Practitioner Misconduct Related to the Use of Artificial Intelligence），也就是《2024年4月指引》文中所称《2024年2月指引》（February 2024 Guidance），原文请见https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/directorguidance-aiuse-legalproceedings.pdf。若两者内容抵触，以后发布的《2024年4月指引》为准。
USPTO核发的境外申请许可，其许可项目不包括为准备美国申请送件而先传送技术数据到外国。准备美国在地发明的美国申请送件时，若需要先传送技术数据到外国，可能须事先取得美国商务部产业安全局（Bureau of Industry and Security，简称BIS）的许可。BIS为军民两用大宗物品、软件、技术（含数据数据）的出口，颁布了美国《出口管理条例》（Export Administration Regulations，简称EAR），所谓出口，释出美国管制技术资料被非美国人取得，就是一种受到管制的出口态样。