012期
2017 年 7 月 21 日
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日、韩、中专利申请之进步性判断基准盘点
周匀╱资深专利工作者

在专利三性 (产业利用性、新颖性及进步性)当中,进步性可以说是专利审查委员在审查专利时最后的一关,相对于前两者,「进步性」的标准比较抽象,也是最让发明人费心的一「性」。进步性的英文是non-obviousness,亦有人译为「非显而易知性」,从英文名称可见,「进步性」跟进步可以说是一点关系都没有。我国台湾地区”专利法“并未规定何谓进步性,但却对不具进步性之情形有所规定。专利法第二十二条:「……但为其所属技术领域中具有通常知识者依申请前之先前技术所能轻易完成时,仍不得取得发明专利。」换句话说,凡是熟习该项技术领域者,运用申请前既有之技术或知识,能轻易完成该申请发明之内容,即不具有进步性。如申请专利之发明不具进步性,当然无法获准专利。

各国对「进步性」之判断基准虽是大同,但仍有小异,如果能充分了解这些差异,对发明人申请国外专利时应有很大的帮助。就美国专利的部分,已经有很多进步性的案例可以参考,故本刊期来关注一下日本、韩国及中国等地区之「进步性」判断基准。

言规、正传上台一鞠躬……

正传

言兄好久不见,今天咱们要给群众们说个啥段子呀?

言规

咱们今天不说相声。

正传

不说相声,那我们做啥来呢?

言规

我们要跟大家介绍,跟相声一样,在知识产权中历史悠久的「专利」,别看他只有两个字,它的制度发展可有好几百年啰!

正传

那不就像孙悟空被压在五指山下那般久啰,好,让我们从头说起吧!

言规

不、不、不,我们今天要介绍的是上世纪中才成形的概念 ─ 「进步性」,她在专利制度中可说是相对年轻的概念喔。

正传

喔,那咱们可得好好地介绍这位小姑娘啰。

言规

咱们两个说相声的臭皮匠,恐怕火候还不够呢!

正传

那可怎办才好?

言规

别担心,台湾地区”全国工业总会”已经贴心地为大家举办了「日、韩、中专利申请之进步性判断基准」研讨会,让大家可以好好探讨一下「进步性」。

正传

那我们可得好好谈谈这个研讨会了。

言规

研讨会当天由智慧财产业界的大家长 ─ 台湾地区“智慧局“局长洪淑敏为大家主持开幕典礼,接着由理律法律事务所执行长李家庆及日本深见特许事务所所长木原美武所长致词,揭示了在未来工业4.0的时代,知识产权应朝进步的思维与观念、进步的立法与基准、进步的司法与制度等三大方向迈进。

不仅如此,接下来的演讲也相当精彩。首先,在日本专利之进步性判断基准部分,由任职于日本深见特许事务所、长期从事专利相关业务的长野笃史专利师主讲。


日本深见特许事务所所长木原美武


智慧局局长洪淑敏


理律法律事务所执行长李家庆

正传

听说日本审查基准关于进步性判断方式,在2015年有明显的改变,长野先生应该在这方面着墨不少吧。

言规

正兄所言甚是,长野先生指出日本关于进步性判断的特色主要在于:发明所属技术领域中具有通常知识者 (简称PHOSITA) 会先选定一个适合用于论述的主引用发明,比对申请专利之发明与其之相违点,综合考虑否定进步性因素与肯定进步性要素后,审酌是否能建立申请专利之发明不具进步性的论理,若能建立出该论理,申请专利之发明不具进步性,反之,则应认可其发明具进步性。

在否定进步性因素之部分,可分成 (1) 有动机将副引用发明适用到主引用发明,及 (2) 动机以外之否定进步性因素。在 (1) 的部分包含了:(主、副引用发明间) 技术领域的关连性、课题的共通性、机能作用的共通性、引用发明内容中之唆示;而 (2) 的部分则包含:主引用发明的设计变更等、先前技术的单纯集合。

在肯定进步性因素之部分,须考虑的事项则包含:阻害要因、有利效果。

正传

长野先生任职专利师多年,想必也跟大家分享了不少他在审查实务方面的经验了吧。

言规

正兄高明。长野先生表示,依据他多年从事专利相关业务的经验,一般而言,比起在否定进步性因素的部分努力地进行申复,在肯定进步性要素的部分多着墨,会比较容易被接受。尤其是有利功效的部分,更是选择发明的重点,所以他通常会在申请文件如说明书中,尽量多记载申请专利之发明所达成的功效,以利后续进行修正、申复时,能有更多的着力点。这个部分对海外申请案,尤其是中、韩的申请案来说更是重要,因为中韩智慧局对证明有利功效的补充实验数据之接受度相对较低,因此,于撰写说明书时尽量多注意功效的呈现是必要的。


日本深见特许事务所专利师长野笃史


韩国资深专利师金真会


北京律盟知识产权资深专利代理人林斯凯

正传

勉强你哪里马希达(勉强になりました。),那韩国的部分呢?

言规

韩国的部分,则由韩国Lee International IP & Law Group资深专利师金真会为大家说明。金真会首先深入介绍了韩国进步性审查基准的内容,以及多个近年关于进步性的重要判决;随后,更浅出地说明韩国与日本的方式类似,即采用广泛论理的方式来建立申请专利之发明不具进步性之论述,但韩国更着重于最接近先前技术 (对应于日本之主引用发明) 的选定方式,该最接近先前技术通常是最接近、最适合用于达到申请专利之发明的先前技术,而引证间的结合则以其与申请专利发明之关连性为重点。此外,在有利功效的部分,即使申请专利发明所达成的功效未明显优于先前技术,若申请专利之发明本身已非基于先前技术容易想到的,则仍有可能视其为增加技术的丰富程度,而承认其进步性。

正传

看啥哈你达(감사합니다),那接下来就是对岸的部分啰,就上次两岸猿声啼不住的段子之后,这次两岸要合力抖什么包袱呢?

言规

这回请来的是任职于北京律盟知识产权代理有限公司,并深谙两岸专利制度的资深专利代理人林斯凯。经由他精彩的解说,大家可以理解到在创造性 (以下称进步性) 判断的部分,中国实行的是类似于EPO问题解决法的方式,其包含:藉由「确定最接近的先前技术、确定区别特征和发明实际解决的技术问题、判断区别特征对本领域普通技术人员 (PHOSTA) 来说是否显而易见」三步骤法确认要求保护之发明 (下称申请专利之发明) 是否具有实质性的特点,并且注意其是否具有显著的进步 (亦即不可为改劣之发明);另外,也需针对其他考虑因素:如商业上获得成功、克服技术偏见、避免事后诸葛亮 (后见之明)、预料不到的技术效果等进行综合考虑后,判断申请专利之发明是否具有进步性」。其中,关于预料不到的技术效果在审查实务上更是重中之重,由于知识产权局对于申复时补充实验数据证明功效之接受度低,近年的专利行政诉讼重要判决中,就有多个关于功效证明的相关议题,后续发展值得大家继续关注。

正传

对岸的申请案量年年增加,成长幅度不容小觑,其专利制度的最新状况动见观瞻,的确应该多加关注。那本次研讨会还有啥是大家要注意的?


图桌论坛由台湾地区”智慧财产局”专利一组廖承威组长主持 (右二)

言规

研讨会重头戏就在最后由智慧局廖承威组长主持的圆桌论坛。这场论坛在主持人巧妙的串场下,现场听众与三位讲者对中、日、韩的进步性判断进行了热烈讨论,小弟我捡要地整理了如下的列表,让读者更易消化。

表1.  中国、日本、韩国之进步性判断基准列表

议题/国家

中国

日本

韩国

PHOSTIA是否有创造力

没有创造力

一般普通创造力

一般普通创造力

进步性之方式

问题解决为中心

广泛论理为中心

广泛论理为中心

进步性的要点

实质性特点与显著的进步

是否能轻易完成

是否能容易完成

对补充实验数据以验证发明功效

接受度低

符合从申请文件中可推导出者的前提下,应可接受

符合从申请文件中可推导出者的前提下,应可接受;但实务上,会从严认定

如何确认申请专利之发明的差异特征

须确定最接近的先前技术,再找出申请专利之发明与其之差异(区别特征)

须选定(适于论理之)主引用发明,再找出申请专利之发明与其之差异(差异特征)

须选定最接近引用发明,再找出申请专利之发明与其之差异(差异特征)

新型专利之审查方式

形式审查

形式审查

实体审查

新型与发明进步性之差异

发明之进步性步距须较新型高

发明之进步性步距须较新型高

发明之进步性步距须较新型高

制表:本文作者

正传

不亏是规兄,经过您扼要的整理,大家就更了解进步性这个小姑娘的美与好啰。

言规

是呀,当大家能对进步性有更深的理解,就会发现她跟令妹越来越像啦。

正传

这是哪壶不开提那壶,怎么扯到舍妹了?

言规

不就是正妹嘛,哈哈…。

正传、言规:言规、正传下台一鞠躬。

 

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 周匀
现任: 资深专利工作者
学历: 台湾大学化学工程研究所
经历: 专利实务从业经验10年以上

 


 





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