台湾地区关于丧失新颖性及进步性之例外的优惠的新规定 (以下亦称之为优惠期或优惠期规定)，已于2017年5月1日施行。这个新规定是为了调和台湾现行专利法与TPP协议，以及与美日韩等国的专利法规之相异处，并顾及台湾产业界及学术界之需求而订定的。本次修正后之优惠期相关规定，虽然是致力于调和台湾专利法与TPP协议之规定或TPP相关国家之法规的相异处，但是关于丧失新颖性及进步性之例外的优惠，TPP相关国家的专利法之相关规定本来就存在相当的差异，甚至可以说，在专利制度的国际调和议题中，关于优惠期规定的调和程度并不算是很高。

大部分国家或区域的专利系统都有导入优惠期的制度，但实施的方式却可能大相径庭，因此，当申请人以同一发明向各国提出专利申请时，可能会由于各国优惠期制度的差异，导致其专利申请案在某些国家得享有优惠期，但在其他国家却无法享有优惠期之憾事。若以为熟悉了台湾的丧失新颖性及进步性之例外的优惠的规定，就可以掌握TPP相关国家的优惠期规定，那不但是错误的想象，而且可能会造成无法挽回的遗憾。

以与台湾交流频繁、推行TPP不遗余力的日本为例，其现行关于「发明新颖丧失之例外」的优惠期相关规定，就和台湾的新规定有所差异，谨藉本文简单介绍一下日本特许法 (以下亦简称为专利法) 第30条中关于「发明新颖丧失之例外」的优惠期相关规定。

日本现行特许法中关于优惠期之期间仅有6个月

日本现行特许法中关于优惠期之相关规定，主要源自于2011年6月8日公布之平成23年改正法的修订内容，该修订内容于2012年4月1日生效，此次修订前的优惠期的期间是6个月，在修法的时候，对于是否要将优惠期延长至12个月或者是要维持原规定的6个月，曾经引起广泛而热烈的讨论。

主张要维持6个月优惠期者：主要是认为如果优惠期太长，对于社会大众(第三人)不利，尤其是对于积极运用推广已公开的发明的第三人造成额外增负担与风险；对于申请人来说，在原发明人或申请人将其发明公开到提出专利申请的这段期间，第三人可能单独地将该发明申请专利或是发表，而使申请人无法获准专利，同样也造成原发明人或申请人的风险。

主张延长为12个月优惠期者：一方面是基于国际调和的观点，另一方面是认为，对于学校或研究机构的研究人员而言，会希望要尽早将其研究成果发表于学术期刊或研讨会，而且尽早发表研究成果也符合公共利益。但是，在例如生命科学等技术领域中，研究人员可能需要其发明再进一步加入其他的实验数据以利申请专利，因此需要一段时间来准备，所以优惠期不能太短。

关于优惠期是否要延长，经过各方激烈争论之后，虽然日本政府当时决定维持原先6个月优惠期的规定，然而最近几年日本政府为了积极因应TPP协议之先关规定，已于「环太平洋パートナーシップ协议の缔结に伴う关系法律の整备に关する法律案」中明定将优惠期由6个月延长至12个月，该法律案之实行日期预定为TPP协议在日本生效之日，目前由于TPP协议前景尚未明朗，故现行特许法中关于优惠期之期间仍为6个月。

日本的优惠期有关之公开态样

2011年日本专利法修法前，适用优惠期的公开事由限定为专利法中列举的态样。修法后，扩大至两种情形：(a)发明之公开系因为有权利取得专利之人的行为所致(排除发明、实用新型、意匠专利与商标透过公报发行所造成之公开)，优惠期有关之公开态样并无特别的限制。例如，公开之态样可以是透过试验之进行、印刷品之发行、透过因特网、透过学术研讨会等、公开展示、透过销售(sales)或散布(distribution)、在记者招待会或现场电视广播中发表等；(b)发明之公开违背有权利取得专利之人的本意。

日本的优惠期主张之程序规定

当发明的公开符合上述 (a) 发明之公开系因为有权利取得专利之人的行为所致的条件时，申请人得依据下述程序主张优惠期：(1)申请人必须在申请之时提出记载有关声明优惠期之文件；(2)申请人必须于申请日起算30日内提出证明文件。

依据TPP的条文，并未规定主张优惠期有应声明等程序要求。日本之所以仍规定了要在提出专利申请时一并提出优惠期声明文件，并且在申请日起算30日内提出证明文件，主要应是基于衡平公众利益之考虑。

优惠期这个制度，本来就是设计作为先申请制度下的特别(例外)豁免机制，主张优惠期的申请人必须递送书面文件来加以声明，也必须缴交证明文件说明发明于申请前已经公开。如果免除了申请人的声明责任，一方面固然减少了申请人的程序负担，但是，另一方面，较难清楚认定发明在申请前是否已经公开，进而影响申请案可专利性的判断，第三人也会较难预料申请案是否会核准。

对于因有权利取得专利之人(以下简称申请人)的行为所致的公开，若没有在申请时提出主张适用优惠期之声明，或者没有在申请日起30日内提出相关证明文件，就无法享有优惠期，也无法事后补提声明或证明文件。

对于非申请人本意的公开，则不需要在申请时提出优惠期声明，也不需要在30日内提出证明文件，另外，关于非申请人本意的公开的证明文件，可以在任何时间提出。例如，若在回复审查委员对于专利申请的拒绝理由通知书的时候等。

日本国内优先权后案、分割案及改请案主张优惠期的情况

依据日本专利审查基准，在判断是否于发明公开日后6个月内 [提出专利申请] 以决定是否适用优惠期时，所谓 [提出专利申请] 原则上系指申请人将其发明提出发明专利申请案之时点，但若主张优惠期的申请案同时是主张了国内优先权的后申请案、分割案、或改请案时，则对于[提出专利申请]的时间点之认定，则依下述的规则为之。

就主张了日本国内优先权的后申请案而言，若其国内优先权基础案已经在申请时一并提出优惠期声明文件，并且在申请日起算30日内提出适用优惠之证明文件，则关于后申请案中的[于先申请案申请时说明书、申请专利范围或图式已记载之发明]，原则上，其[提出专利申请]的时间点是指国内优先权基础案的申请日。相对地，后申请案中的[于先申请案申请时说明书、申请专利范围或图式未记载之发明]，原则上，其[提出专利申请]的时间点是指后申请案的申请日。

但是，如果日本国内优先权基础案未能在规定时间内提出优惠期证明文件，则其[提出专利申请]的时间点是指后申请案的申请日。(某些程度上，隐含申请人可藉由主张国内优先权的方式，补救前案未能及时提出证明文件之遗憾)。

就分割案及改请案而言，母案已经在申请时提出优惠期声明文件并且在申请日起算30日内适用优惠之证明文件，则对于后申请案中的[于母案申请时说明书或图式已记载之发明]，原则上，其[提出专利申请]的时间点是指分割案母案或改请案母案的申请日。

但是，如果分割案母案或改请案母案未能在规定时间内提出优惠期证明文件，则其[提出专利申请]的时间点是指分割案或改请案的申请日。(某些程度上，隐含申请人可藉由分割或改请的方式，补救母案未能及时提出证明文件之遗憾。)

如前所述，虽然因申请权人的行为所致的公开，若没有在提出专利申请后30日内提出证明文件，就无法享有优惠期，也无法事后补提证明文件；不过，基于上述[提出专利申请]的时间点之特别认定规定，若不慎未能在申请日后30日内及时提出证明文件，仍有机会利用国内优先权后案或分割案的制度，完成主张优惠的程序，而使得该公开事实之技术内容例外不成为先前技术。

也就是说，假设申请人自己公开发明的内容 (亦即发明的公开符合上述[(a)发明之公开系因为有权利取得专利之人的行为所致]的条件)，且申请人在6个月内就该发明提出一个专利申请案A，但未能在申请日后30日内及时提出证明文件，虽会因此不能适用优惠期之规定，但申请人若在其发明公开后6个月内，另提出一个发明申请案B，并以专利申请案A为基础案主张国内优惠期，在发明申请案B申请时提出优惠期声明并且在30日内提交适用优惠期之证明文件，其发明仍可以享有新颖性丧失之例外的优惠。同理类推，申请人也可以在发明公开后6个月内，基于专利申请案A提出分割申请案C，在发明申请案C申请时提出优惠期声明并且在30日内提交适用优惠期之证明文件，以补救于母案申请程序中未能及时提交证明文件之缺憾。

主张优惠期之专利申请案的日本审查实务

依据日本审查基准，对于有主张优惠期的专利申请案，其审查处理的大致流程如后。

程序一
申请人若主张优惠期，应于申请之日起30日内检送证明文件，其上须记载发明之公开系有权利取得专利之人所为。在进入实体审查之前，于程序审查中，并不会检视证明文件与发明公开之内容。

程序二
在实体审查中，审查人员不须先查验所请发明是否与证明文件所记载公开的内容是否相同。经过前案检索后，若发现有先前技术的公开日期落于优惠期间(申请日往前推算6个月)之内，但却没有在证明文件中被提及，如果该先前技术足以使所请发明不具新颖性或进步性，审查人员将发出审查意见通知书，以该先前技术为引证文献，附具不具新颖性或进步性的审查意见。

程序三
若审查意见通知书所引用之先前技术为第三人独立发明并公开，申请人对此并无异议时，此时申请人依照一般方式对先前技术的内容提出答辩理由。

如果申请人认为审查意见通知书中引用的先前技术为其发明，申请人得在答辩理由书中指陈引用之先前技术为其发明，并符合优惠期之规定。例如，申请人可以说明审查人员所引用之先前技术为申请人之发明，但被第三人公开，故此先前技术属于违反申请人本意之公开；或者，审查人员所引用之先前技术系第二次公开，其第一次公开已于优惠期证明文件记载，此第二次公开非为申请人所能控制。

程序四
审查人员在判断所请发明是否具有可专利性时须考虑答辩理由内容，如果答辩理由指称引证之先前技术符合优惠期之适用，审查人员应考虑此一事实来判断所请发明是否具有可专利性。

若审查人员发现先前技术并未于优惠期证明文件中被提及，对于是否适用优惠期规定有疑义，应依照审查中一般沟通程序来处理。

最后需强调的是，由于日本仍保留了申请人主张优惠期的声明义务，因此，当审查人员检索到之先前技术的公开日期落于优惠期间之中，但却没有在主张优惠期证明文件中被提及，因而被认为不适用优惠期之相关规定时，该先前技术在此申请案中等同于一般先前技术，台湾民众于日本提出申请并拟适用优惠期之规定时，应特别注意此等差异。

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