北京市专利代理人协会秘书长高永懿：「共享经济是将你原本拥有的资源拿出来与大众分享，但如果是为了做这件事而特地去购买资源，就不算是共享经济」。

飞翰外国法事务律师事务所合伙人律师杨明道：「在过去10几年专利诉讼渐渐变多的时候，法院就慢慢体会到，其余软件专利有一些真的很伟大，但有一些只不过是把以往已经存在的东西用一种新的方式来实现。而法院也慢慢意识到并不是所有软件专利都是那么复杂，也因此很多软件专利被无效掉」。

看到这篇文章的题目，可能会有人以为是要谈oBike (注：台湾的无桩出租脚踏车，类似大陆的ofo共享单车) 申请专利的事，但其实一点关系都没有。只不过笔者发现两场主题截然不同的研讨会，居然巧合的有着共同点，所以才凑在一起与读者分享。前面一场是有「共享经济」相关议题的研讨会，后面一场的主题是「美国软件和商业方法专利探讨」，看似毫不相关的两个议题，却有一个共同点，就是：「既有的商业内容用新的手法去经营」。既然是「既有的商业内容用新的手法去经营」，那算不算创新就会打上一个大问号；同样的，很多申请专利的软件如果只是执行一些既有的商业行为，那专利目标究竟具不具备可专利适格性？如果搞懂了美国联邦法院法官的思维，你应该就会了解为什么oBike、Uber这些新兴产业一直被打压。

计算机软件应用越普及   专利就越不好拿

飞翰 (Finnegan) 律师事务所合伙人律师杨明道指出，软件专利在其他国家不容易获得，但美国在早期跟其他国家都不太一样，美国核准的软件专利比较多，因为很多别的国家不敢给的专利也只有美国敢给，所以在软件专利这方面的案例及个案研究也特别多。不过，近年来情况也有些改变。杨明道表示通常在美国要把别人专利打掉其实机率不算高，但在过去3年可以看到不少例外情况；除了在美国越来越不容易取得软件专利外；就算是已经取得的软件专利，在美国法院被无效的机率也变高。

飞翰 (Finnegan) 外国法事务律师事务所合伙人律师杨明道
　　
摄影：李淑莲

为什么软件专利在美国的「地位」产生变化？杨明道认为有很大部分是与NPE有关。他说：「在过去的10年～15年间，NPE在美国很泛滥，这几年已经蔓延至中国、日本、欧洲以及台湾地区。而美国软件专利法其实跟NPE有很大的关系，因为美国法院开始考虑专利是否被滥用；虽然专利被滥用的情况其实一直存在，但软件专利似乎更容易被滥用。

计算机是过去年30年来才开始有的产物、手机也是过去10几年的产物。但如果回想一下，智能手机盛行也不过是过去5年的事，但大家可能已经想不起来没有智能型手机的时候是如何过日子的。

随着PC及智能手机的技术发展，许多以往所做的事情，现在执行的方式都有或多或少的改变。例如说：现在在星巴克买咖啡可以用手机付款、中国有支付宝；这都改变了我们生活的形态，但不管是信用卡、支付宝或是用手机交易的概念，在没有智能手机的时候，这些买卖交易仍然是存在的，只不过是现在用一个新的方式来进行而已。

所以在过去10几年专利诉讼渐渐变多的时候，美国法院就慢慢体会到，其实软件专利有一些真的很伟大，但有一些只不过是把以往已经存在的东西用一种新的方式来实现而已。举例说：星巴克有预付卡，就是先在卡片中预先存入一笔钱，然后把卡片存在手机中，每次买咖啡就在卡片扣钱；15年前杂货店虽然没有这样的技术，但印象中小时候如果跟杂货店很熟的话是可以记账的，小时候也有很多商店是可以预付的，像是企业租用复印机，也多是用预付服务的。所以星巴克也只将过去既有的东西应用在新技术上，很多软件也都是在解决这样的问题。而法院也慢慢意识到并不是所有软件专利都是那么复杂或伟大，也因此很多软件专利被无效掉」。

oBike也是旧瓶新酒   只不过是脚踏车出租业务

如果把美国联邦法院法官的思维套到oBike或是Uber上面，很容易发现这些打着共享经济旗帜的「创新产业」，其实很早以前就存在。像oBike就是出租脚踏车的业务，只不过传统业务形式是租脚踏车的人要到出租站，看要押证件或是付押金，然后租金以一天或是每半小时计算，还车的时候把脚踏车骑回出租站交车；而oBike就是改用手机APP租车，押金以会员方式预付，还车不限地点，也是用APP来还车。虽然运用了手机软件APP来进行，但其实本质就是脚踏车出租业务，特别是oBike的脚踏车根本就是特别为了出租业务而订购的，因此跟共享经济也沾不上边。

Uber在共享经济的层面上比oBike稍为符合一些，因为有一些汽车是真的属于闲置资源被激活，但不管怎样，Uber的本质还是出租汽车业务，只不过也是用手机APP来经营罢了。

针对Uber、oBike这些新兴业务，看来主管单位最大的烦恼应该是：「是否传统业务用新形式经营就不该受传统法令约束？」

案例的指引有助破解101

回到美国软件专利的问题，杨明道指出除了一般网络交易的软件外，最近美国就连很多公司针对本身业务所需要而开发出来的软件也被无效掉。像是代工业、制造业，会有跟制程相关的制程专利 (process patent)，而制程控制很多是与计算机有关的，也很容易被无效。杨明道表示美国现在审查软件专利会用比较新的标准，就是「computer-implemented inventions」，在这个标准下，只要有CPU的设备都算是计算机，因此手机也算是计算机。

依据以往10多年美国诉讼律师的经验，杨明道指出过去在美国如果是侵权官司中的被告，要证明自己没有侵权，成功机率约为45%，就是说原告有55%是胜诉的。但如果被告真的有侵权，那就只好打专利无效诉讼。他说，专利无效诉讼在美国法院胜诉机会大概只有35%，约有65%是没办法无效的；如果用美国专利法101条去打无效诉讼，则只有25%机会能顺利无效。「不过，如果你是被告，而被控侵权的专利是跟计算机相关的，你便多一个工具去无效别人的专利。在5年前如果用101去打专利无效诉讼，成功机率不到5%，但现在不一样了，101已变成是很多人诉讼的主要武器」。

虽然要取得美国软件专利非常困难，但杨明道表示还是有撇步的。因为每次美国专利界如果有重大案例出来，PTO都会修改Guidance (编按：Subject matter eligibility)，因此只要研读PTO的guidance， 就可以了解要申请新的专利时，要如何才能顺利取得专利。

这几年审委及法官对于专利法101条解读的变化对很多公司有很大的影响，杨明道说他的客户主要分成2派，但2派的中心思想都是一样的，都是「don't bother」（不用为这个烦恼），但应变方式却是截然不同。其中一派的「don't bother」是干脆不申请专利，因为觉得花很多时间与金钱，最后就算拿到专利，最终也会给法院无效掉；而另一派的「don't bother」则是认为「don't bother any changes you have seen, it will change again」（不要为101条文的解读改变而烦恼，反正一直都变来变去），所以照样申请软件专利。虽然现在101条文大部分是对专利诉讼的被告有利，但专利法仍是会再次修改的。

审委与法院的解读

《专利法》第101条（35 U.S.C. § 101）专利适格性的原文如下：

「Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title」.

在2015年8月 USPTO发布的「35 USC § 101: Statutory Requirements and Four Categories of Invention」简报中，指出「process, machine, manufacture, or composition of matter」为专利性格性中的4大法定主题。然而，杨明道指出，很多人认为现在101已不再解释process、 machine、manufacture或是 composition of matter，而是只把重点放在「new」及「useful」。法院的说法是因为有一些专利只是把以往已存在的概念换成用计算机来执行而已，因此「new」及「useful」在这种情况下就很重要。

此外，在专利目标是否具可专利适格性的判定上，「抽象概念」(Abstract Idea)一直是被排除在可专利适格之外的。虽然最高法院从来没有明确说明抽象概念是什么东西，但杨明道指出这几年来，法院一些判例就把已习知的商业手段（well-known business practices）列在抽象概念中，这是发明人或企业在申请专利时必须要了解的趋势。