019期
2018 年 2 月 14 日
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台湾专利法修正重点抢先看
蒋士棋╱北美智权报 编辑部

在这次的台湾专利法修正草案中,一方面限制了举发程序中,举发人与相对人的数据证据提供期间做出限制,另一方面也新增了一种法定的专利授权机制。如果这些修正顺利完成,一套类似美国IPR(专利多方复审)的举发程序,与欧洲的专利开放授权制度,未来很有可能都会在台湾出现。

为应对快速变动的社会环境,台湾地区专利法在去年(2017)启动新一波的修法计划,并于年底及今年(2018)年初召开两场公听会,正式对外公布修正条文草案,并且听取外界意见。在这次修正中,对于设计专利、举发程序、审定后分割做出不小调整,更引入在欧洲行之有年的开放授权制度,都相当值得业界人士关注。

修法重点一:加速专利举发程序

现行的专利举发程序,因为允许举发人与专利权人在审定前补提理由或证据,造成实务运作上双方在举发程序中不停补充新数据,迟迟无法审定的情形,因而被业界诟病「像在打乒乓球」。因此,为了改善举发程序延宕的问题,这次专利法修正就针对举发人逾期补提理由或证据的效力,以及被举发人申请更正做出限制(表1)。

表1:专利举发程序相关修正条文

条文

修正内容

现行内容

第73条第4项

举发人补提理由或证据,应于下列期间为之,逾期提出者,不予审酌:
一、提起举发后三个月内。
二、接到专利专责机关通知后一个月内。

举发人补提理由或证据,应于举发后一个月内为之。但在举发审定前提出者,仍应审酌之

第74条第3项

举发案件审查期间,专利权人仅得于通知答辩、申复或补充答辩期间内、申复或补充答辩期间内申请更正。但仅删除请求项之更正申请,不在此限。

(新增,原74条第3项移至第4项)

第74条第4项

举发人补提理由证据或专利权人补充答辩,申请延期应附具体理由,如有迟滞审查之虞,或其事证已臻明确者,专利专责机关得径予审查。

(原74条第3项)
举发人补提之理由或证据有迟滞审查之虞,或其事证已臻明确者,专利专责机关得径予审查。

第77条第1项

举发案件审查期间,有更正案者……之副本送达举发人。但更正仅删除请求项,不在此限。

(新增但书)
举发案件审查期间,有更正案者……之副本送达举发人。

第78-1条

举发程序进行中,专利权人之专利权移转者,举发程序不受影响。
前项专利权受让人得声明承受举发,续行举发程序。

(本条新增)

制表:蒋士棋。
数据源:专利法部分条文修正草案总说明

台湾地区「智慧财产局」局长洪淑敏表示,这次修正是为了口审程序以及药品专利链接制度做准备,尤其是后者,因为当药品上市查验与专利挂钩后,学名药厂为了争取独卖权的利益,策略之一就是向台湾地区「智慧局」举发专利无效。因此,如果举发程序的进行速度不能加快,将严重影响专利连结制度的运作,并损及举发人与专利权人的权益。

对于这项修正,业界普遍持肯定态度,但也有律师指出,第73、74条经过如此修正后,将更具有民事诉讼上当事人进行主义的色彩,但在此次未修正的第75条,保留了专利专责机关得依职权审酌举发人未提出之理由或证据的空间,「这就像为当事人留了一道后门,因为只要机关没有审酌,当事人就可以说这是怠于行使职权,结果还是回到现况。」如此一来,就会与此次修法的意旨相冲突。此外,于新增的第78-1条中,明订专利权受让人得声明承受举发以续行程序,但若受让人未为此声明或者声明不承受时,原举发程序该如何进行,也还有讨论空间。

图1:台湾地区「智慧财产局」局长洪淑敏

摄影:唐铭伟

修法重点2:导入开放授权制度

本次修法的另一个亮点,就是导入在欧洲国家如英国、德国行之有年的开放授权制度。根据修法理由,这个制度的特点在于专利权人经过登记后,就必须向任何人进行非专属授权,除非有正当理由不得拒绝。换言之,只要在专利公报上看到开放授权的声明,任何人都可以直接通知专利权人,开始支付权利金以及实施该项专利权。

这项制度的目的是鼓励专利技术流通与促进专利活化,虽然立意十分良善,但在法规草案中还是有些难以操作的空间。举例而言,修正草案第4项中明订,任何人得以书面通知专利权人,并支付「合理」权利金──此处的权利金该如何认定是否合理?是听任专利权人自定义、「智慧局」另拟管理办法、还是比照标准必要专利(SEP)的FRAND原则?另外,同一项当中也规定,专利权人无正当理由,不得拒绝授权──此处无正当理由的标准又是什么?例如如果是产业上下游厂商进行开放授权或许没有问题,但若是同业竞争者要求开放授权,是否构成得拒绝的正当理由?

表2:台湾地区与英、德专利开放授权制度重点比较

 

台湾(草案)

英国

德国

声明程序

书面声明+登记公告

书面声明+登记公告

书面声明+登记公告

声明后法律效果

不得请求停止实施专利权

  1. 不得请求禁制令
  2. 损赔为2倍授权金
  3. 年费减半(嗣后若撤销需全部补缴)

年费减半(嗣后若撤销需全部补缴)

取得授权要件

  1. 书面通知专利权人
  2. 授权条件达成合意
  3. 支付合理授权金
  1. 书面通知专利权人
  2. 授权条件达成合意或申请裁决
  1. 挂号信函通知专利权人并说明如何实施
  2. 按季报告并支付授权金

得否请求裁决

无相关规定

对于授权条件得请求

对于授权金得请求

制表:蒋士棋。
数据源:台湾地区「专利法」部分条文修正草案总说明

而台湾版开放授权制度与其他国家或地区的最大差异,出现在专利年费上。英国、德国为了鼓励专利权人加入开放授权制度,都在专利年费上订有减免50%的优惠,只不过当专利权人声明撤销开放授权后,必须补缴全部已减免之年费,但在台湾地区的修法草案当中却没有类似的优惠。对于这一点,洪淑敏坦言,规划时还是有防弊的考虑。「我们担心专利权人来登记了却故意不授权,或者授权只给自己的子公司,目的只是为了少缴一点年费,」所以在草案中才没有放入。

就以上两个修正重点来看,台湾地区「智慧局」愿意推动制度改革的态度确实值得鼓励,而且举发程序效率不彰和专利活化度低也确实一直是业界困扰的问题。不过,虽然大方向正确,但在条文制定或者作业办法上的设计也同样重要,否则条文就算立法完成,但配套措施不完备的话,产业界还是享受不到好处。

 

作者: 蒋士棋
现任: 北美智权报资深编辑
学历: (台湾)政治大学企管系
经历: 天下杂志记者
今周刊记者

 


 





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