USPTO(美国专利商标局)的调查数据显示,专利审查委员近年来花在面询 (Interview) 的时间明显大幅提升,在2008年的时候只有约80,000小时,但到了2016年财政年度已达220,000小时。由于每次面询时间是有限制的,所以总体时间增加代表有更多专利申请人及案件选择使用面询服务[1]。
北美智权美国专利代理人张煊 (Eric Zhang)
面询服务的使用量大幅提升因素很多,包括专利申请量增加、申请面询的手续简化……等等,都是因素之一。报导指出USPTO在最近几年大大简化了申请面询的手续及处理面询的方式。像在2015年9月推出的Automated Interview Request (AIR),就大幅减化了代理人、申请人与审查委员的手续,官方说法是只需2个工作天即可确认面谈时间,效率大大提升。由于AIR是用视频会议方式进行,因此USPTO甚至针对面询者提供操作视讯的在线教育训练,设想十分周到。
USPTO指出,自从AIR于2015年9月正式上路以来,到2016年底为止,已有近6,000场面询是透过AIR进行的。一般来说,专利申请人或是代理人都是通过电话与审查委员讨论及安排面询时间的,但有时候审委可能会错过电话或是忘记回电,而利用AIR的最大好处就是可以将联络记录归档,而且方便审委的上级主管监督面询进度。
电询对专利申请人好处多多
除了以上因素外,也越来越多专利申请人了解到面询的好处,而这也是案件面询数量快速提升的主因。
与专利审查委员面询 (Interview)的方式有好几种,包括本人面对面 (interview in person)、电询 (Phone Interview)、及在网络上实时沟通 (online interview - written);而前几年推出的AIR则是以网络视讯为主。由于美国幅员广大,加上美国专利有不少国外申请人,所以在各种面询方式中,又以电询最为普遍。
说到电询的好处,北美智权美国专利代理人张煊 (Eric Zhang)表示,USPTO提供电询服务的目的,就是希望通过直接对话,增进申请人和审委之间的了解,以推动审理的进程 [2]。他指出,事实上通过电询确实可以为申请人带来很多帮助,具体包括以下几个方面:
(1) 可以大幅提升申请人和审委的沟通效率
在整个专利申请过程中,申请人和审委都要通过书面形式沟通,往往一个来回就要好几个月的时间。另外,对申请人更不利的是,书面沟通难免会存在表达片面及理解错误的问题,再加上双方对英语的掌握和文化差异等因素,很容易会造成大量的无效沟通。然而,透过电询,一方在表达立场后,即可立即获得对方的反馈,并及时加以解释和补充;另一方面,如果一方有问题,也可以直接提问并立刻获得答案,不必通过书面文字去分析猜测,大大的提升了沟通效率。 至于究竟什么时间点适合提出电询?张煊认为如果发生以下几种情况,提出电询会非常有效:
1-1:审委不理解(不懂)发明重点
虽然审委处理的案件都在其熟悉的领域,但却不是完全精通。而且由于绩效的压力,审委已越来越依赖搜索引擎,很难花太多精力仔细研究申请人递交的文件,因此无法正确领悟发明的原理和要件是可以理解的。此外,也有个别审委由于自身素质问题,也会存在看不懂说明书的情况。在这种情况下,通过电询可以有针对性地教导审委,协助审委在很短的时间内正确理解发明的背景和意义,以及技术的重点。这样才能建立起进一步沟通的基础,对审委的工作也有较大的帮助。而且这种教导是主动性的,可以引导审委按照申请人的思路看问题。在实际操作中,审委在正确理解发明重点后,会更容易核准申请。
1-2:申请人不理解审委的观点和意图
审委在准备OA (Office Action)时,受到各种法律法规的限制,有时候很难全面表达他的观点和意见;另一方面,申请人在阅读时,也会产生误解。如此一来,就会造成申请人在没有正确全面掌握审委意见时,无法对症下药,给出合适的响应的状况,甚至只是一味地在权力范围上做不必要的牺牲。举一个较极端的案例:「如审委表示请求项中的一个用词不合适,但申请人实在无法接受这个用词造成权力要求过大的意见。在经电询后才知道,审委是担心这个用词会造成权力要求过小,而申请人基于惯性思维,完全理解错误,差一点准备在答辩中继续缩小权力范围」。如果没有经过电询,误解可能没有机会化解!
1-3:申请人和审委无法达成共识
很多时候答辩阶段是一个试错的过程,申请人不断缩小权力要求的范围,直到审委认为足够小为止,这往往要经过好几轮的答辩。但在电询中,可以同时提供几个不同范围的提案,一次性得到试错的最后结果,节省很多时间。此外,电询中也可以直接询问审委的意见,很多审委为了加快进度,也乐于提供意见,使申请尽快被核准。
(2) 可以获取书面文件中无法获得的信息
电询由于不像书面文件那么正式,因此在电询中,申请人和审委双方交流时的顾忌较少,能够提供给对方的更丰原及更全面的讯息,在实际上对双方最终达成共识有很大的帮助。张煊举例说:比如审委有时会介绍现时USPTO对法规的执行尺度、审委及其上级主管对该申请的印象和期待、审委个人对请求项用语 (claim language)的偏好、以及审委个人的经验和对该申请的建议等等。另一方面,申请人也可以藉电询的机会介绍申请案的背景和动机、了解审委的工作态度和业务水平等。这些都是在书面文件中无法获得的,但对后续的答辩很有帮助的。
(3) 提高核准率、加快审理进程,及节省费用
基于以上所述的特性,电询最终带给申请人的好处就是可以提升核准率、加快审理进程,并节省费用。当申请人和审委双方对案件有了一致的理解,就比较容易在同一个频道上沟通,乃至最终达成共识,找到可以核准的专利要件。而在准备答辩的过程中,可以更有针对性、更精准、避免不必要的猜测、试探、让步和妥协,减少OA的次数,最终让答辩环节更有效率,既保障了申请人的权利要求,又节省了时间和费用。此外,张煊还指出,审委接受电询是免费的。而在Non final之后提出的电询请求必须被接受,及Final之后的电询请求大部分情况下也会被接受;如此一来,相当于增加了两次的答辩机会。
在电询作业时应注意什么?
张煊表示,与我们大部分人的认知有所出入,其实审委和申请人之间并不是对立的,而是合作的关系。因为审委有绩效的压力,所以总是希望尽快结案,这其中包括核准申请。与此同时,审委及其主管都不希望核准率过低。这些因素让审委有协助申请核准的动力,而电询也是基于此目的而提供的。
只是在审查过程中,审委必须严格依据美国法律和MPEP行事,因而造成他们和申请人有矛盾的错觉。张煊指出,为了避免产生矛盾,在电询乃至书面答辩的过程中,申请人都要注意避免臆测审委的态度,以及产生对立的情绪,因为这会造成负面的效果,从而将审委逼入对立面。张煊说:「这也是为什么一般都是授权代理人电询,而不建议发明人或申请人亲自参加的原因。因为在感受到切身利益受到挑战时,发明人或申请人更容易对审委产生压力和对抗情绪,并造成审委更大的防备和抗拒,使电询的效果大打折扣」。
在实际操作中,本着合作的态度,专业的代理人在电询过程中比较不容易情绪化,也不会带给审委不必要的压力。所以双方比较容易平等交流,理性讨论,积极合作,找到让申请尽快核准的方案。这也是申请人和USPTO都希望的结果[3]。
其次,要做好有针对性的准备。重点在于代理人、工程师、申请人及发明人等,彼此要先有充分的理解和沟通。如果电询代理人是在电询阶段才参与进来,就务必要在工程师或申请人的帮助下详细了解案件本身,以及申请人的要求,充分准备好审委可能提出的问题,有必要的话做好多个预案,以期在一次电询中获得最有价值的结果。至于在内容的准备上,张煊指出要充分利用电询的特点,比如可以主动介绍说明书中没有提及的相关技术和背景,或主动询问审委的理解或意见等等。另外,在电询后和工程师及申请人的沟通也很重要,毕竟电询的结果还是要通过正式的答辩得以实施。而有的审委还会提议在申请人递交正式答辩前,再次讨论答辩稿,以确保没有新的问题。
最后,就是要尽量方便审委做准备。审委用于准备电询的时间有限,电询的过程一般也不会超过30分钟,所以要考虑到在这么短的时间内方便审委与申请人合作。电询前审委都会要求提供电询议程(Interview Agenda),电询议程非常重要,有时候审委在看过议程后就已经可以做出合理的判断。不同于正式的答辩,电询议程务必要简明扼要,突出重点,让审委可以在短时间内掌握电询的内容。即使审委事先没有准备,在电询中藉由议程也可以很快进入状态,而代理人在电询中也较容易控制过程。
除了以上的特点,电询和常规的答辩,原则基本相同,只是过程更灵活一些。最后,张煊指出电询也有其局限性,不可能解决所有的问题;而且电询的结果是非正式的,有可能被新的证据推翻,但是,电询仍然是专利申请过程中,非常灵活且极度有效的工具。
备注:
- Examining the Examiner Interview, Adriana L. Burgy, June 01, 2017
- MPEP 713 Interviews [R-07.2015] “Discussions between an applicant and an examiner are often indispensable to advance the prosecution of a patent application. Generally, interviews that improve the mutual understanding of specific issues in an application should be promoted. Properly conducted, an interview can bridge the gap between an examiner and an applicant with regard to the substantive matters at issue in an application. Interviews often help to advance prosecution and identify patentable subject matter”.
- MPEP 713 “ The applicant and the examiner should consider the advantages of conducting an interview to advance the prosecution of a particular patent application. Positions presented during an interview should be advanced with decorum and courtesy”.
作者: |
李淑莲 |
现任: |
北美智权报主编 |
学历: |
(台湾)文化大学新闻研究所 |
经历: |
半导体科技杂志(SST-Taiwan)总编辑
CompuTrade International总编辑
日本电波新闻 (Dempa Shinbun) 驻海外记者
日经亚洲电子杂志 (台湾版) 编辑 |
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