在北美智权报25期运用电询好处多多  申请美国专利的你不可不知 一文中，资深美国专利代理人张煊详细解说了申请美国专利时运用电询的好处及该注意的地方，而本刊期则是由LexisNexis IP知识产权解决方案亚洲区顾问黎邈律师以大数据的角度，来分析专利审查员的行为，从而拟订出相对应的专利申请策略，包括如何掌握最好的时机进行电询。

黎邈在由｢台湾地区｣工业总会及LexisNexis IP 于7月26日举行之「2018 LexisNexis 法律智权实务案例研讨会」中，以「USPTO数据分析新发现：以审查员指数ETA精确研拟美国专利申请策略」为题发表演说，详尽的分析了如何藉由USPTO (美国专利商标局)数据来解读专利审查员的行为，并建议该采取何种相对应之策略。

	LexisNexis IP知识产权解决方案亚洲区顾问黎邈律师表示，碰到新手审查员，对应的策略是尽可能把他的supervisor也拉进来；也可以提出跟审委作电询，而且要求他的supervisor也一同参加。

在报告中，黎邈提出了一个关键词「ETA（Examiner Time Allocation，即是审查员时间分配指数）」。不过，在说明什么是ETA之前，要先了解一下美国专利审查员的产出及积分制度。

美国专利审查员的积分制度

USPTO利用一种「积分」制度来衡量每名审查员的工作效率，这种积分会影响审查员的奖金、工资及晋升等等。藉由完成不同的审查任务，审查员可以获得不同的积分。审查任务包括需要具体操作的工作（例如审查意见通知书OA、审查委员答复以及授权）和无需具体操作的工作（例如：继续审查请求RCE及放弃）。图1简要概括了不同任务所获得的积分数。

图1. 美国专利审查员的积分制度

数据源：New Discovery on Big Data: US Patent Filing Strategy by ETA & Trend on IPR & Litigation，LexisNexis IP智权解决方案亚洲区顾问黎邈律师简报数据，2018年7月

黎邈笑说，审查员就好像在一个游戏系统中，要从不同的路径去获得自己的积分，她指出有两种典型的路径：

「第一种审查员就是通过前三行（红框）的任务操作：他会不停的发OA，当他发出第一次OA之后，申请人提RCE；之后他再发non-final OA，然后申请人再一次RCE；然后他再发final OA……透过不断的循环，将数字去累加，然后得到他的分数。黎邈表示第一种审查员很少授权，是比较苛刻的审查员。

至于另一种审查员会先发一个non final OA，这时候他可能觉得案子已经差不多，可以授权了，但这时候他不会立即授权，他会再等一下，再发一个final OA，等申请人递交一个RCE之后，这样子他不用特别做什么就可以多获得0.5分，在得到0.5分之后他再发一个allowance（授权），这样子他又可以再得到0.5分。他就是这样得到1.25 加0.25 + 0.5 +0.5分，然后再去做下一个案子。」

了解审查员的不同阶段

黎邈表示除了了解美国专利审查员的积分制度外，也必须了解其职业生涯之路。

黎邈指出当一个审查员刚进去USPTO时他只是辅助审查员（Secondary Examiner），要等他做满5年之后，他才有机会可以决定是不是可以成为主审查员 (Primary Examiner)。当他还是辅助审查员的时候，他是没有能力独立写OA的，他所有OA都要经过上面的supervisor审核及签字，所以辅助审查员一开始是相当小心谨慎的，不敢随便授权。待他有了自信之后，才会开始授权。如果他进一步成为主审查员，便会相当独立，不会再有人去看他写的任何东西，而他也可以随心所欲去做他想做的事情。

除了个别审查员的背景外，黎邈也将USPTO一些大数据作综合分析，来作为拟订申请策略的依据。

她指出，数据显示每年授权超过50个专利的审查员的人数约占整个USPTO的10%，而这些审查员所授权的专利则占USPTO整年授权专利数量的44%。而另外有一部分却是很少授权专利的，有接近20%的审查员每年授权专利少于5个 ，而这些审查员整年授权专利数占USPTO的年授权量不到1%。那就是说有10%的审查员授权了近一半的专利，但却有20%的审查员几乎不授权专利，黎邈强调：「所以你的专利申请递交出去之后，最后会有什么样的命运，很大部分是取决在分到谁的手里」。

知己知彼    百战百胜

简单的说，要了解审查员，才能提早订出好的策略。

黎邈举了一个比较极端但是真实的例子：有一个申请人2007年12月19日送件，到了第3年开始拿到第1次OA，在历经2次OA之后，申请人提出RCE……到了递交申请后第7年，历经9次OA、3次RCE后，申请人提出诉愿 (Appeal)，在诉愿之后，又经过了2次OA，最后申请人决定放弃，从送件起算前后历经了9年2个月，申请人耗费了大量时间及金钱，却连一个很窄的权利都拿不到。

事后分析发现， 前述案子的审查员的授权率只有54.4％。黎邈表示：「如果你知道你的案子分到一个授权率只有54.4%的审查员，其实是比较难获得授权的。如果很早就知道这个数据的话，申请人可能在第2次或是第4次OA后 (按：第2次OA后提了一次RCE、第4次OA后又提了一次RCE) 就放弃了，或是提早提出诉愿，不要一直跟这名审查委员纠缠下去」。

黎邈指出授权率只是其中一个观察审查委员的指标，LexisNexis IP已经研发出更好的指标来评估审查委员的授权行为，就是前文提到的ETA（Examiner Time Allocation），即审查员时间分配指数。

为什么授权率不是一个最佳的观察指标呢？黎邈举了台湾地区及中国大陆申请人申请美国专利的例子来说明。

图2. 台湾及中国申请人申请美国专利之数据比较 (资料期间：2013年1日 ~2017年5月)

数据源：New Discovery on Big Data: US Patent Filing Strategy by ETA & Trend on IPR & Litigation，LexisNexis IP智权解决方案亚洲区顾问黎邈律师简报数据，2018年7月

图2显示台湾地区申请人的授权率只有70.1%，比中国大陆申请人的81.9％ 来得低，但必须要考虑到台湾地区企业的放弃率比较高（8096件），而中国大陆企业的放弃率比较低 (1830件)。黎邈指出因为中国大陆在申请美国专利方面属刚起步，会比较珍惜。在放弃率比较低的情况下，授权率自然会比较高。

黎邈认为授权率这个指标是有些问题的，因为放弃是作为分母的一部分，但放弃有时候是申请人自己放弃的，但我们仍是把他放进去算授权率，然后再拿这个来作为评估审查员的指标，便会有些偏颇。此外，授权率也没有考虑到大量的待审案件(pending application)，像在图2中台湾就有15161件待审案件。因此黎邈强调我们需要有一个更好的指标来评估审查员的行为，而不只是授权率。

LexisNexis IP所研发出来的新指标是这样算出来的：审查员发出的所有OA的数量／发出所有授权数量，也同时用了其他因子来较正：包括待审案子的数量、审查员的年资（包括他是主审查员还是辅助审查员）、还有一些审查员的其他驱动行为，最后，经过较正后算出一个ETA。

图3. 不同颜色的审查员代表不同ETA（（注：如果ETA是2，等于平均发出2个OA，就有一个授权通知，Notice of Allowance）

数据源：New Discovery on Big Data: US Patent Filing Strategy by ETA & Trend on IPR & Litigation，LexisNexis IP智权解决方案亚洲区顾问黎邈律师简报数据，2018年7月

黎邈指出，ETA是比授权率更好的审查员观察指标，主要原因有3：（1）因为待审的案子也会发出 OA，因此ETA把待审的案子也算在里面；（2）同时考虑到审查员的年资；（3）纯粹考虑审查员的驱动行为，不考虑申请人的驱动行为。

图3显示了3名不同颜色的审查员，代表3名审查员的ETA，黎邈以此为例子，来分析碰到不同ETA的审查员时，要使出什么更好的申请策略。

1. 绿色审查员的ETA是0.1－2.5，即平均1、2个OA就可以拿到授权，是很容易的审查员；
2. 另一种红色的审查员是很难的，ETA可以到达6分或更多，即会发出6个甚至超过6个OA才会拿到授权；
3. 还有一种是黄色的审查员，就是平均发出3-7个OA才会得到授权。

当你知道你面对的是那一种审查员的时候，就知道该如何响应。

虽然审查员的ETA很多时候与授权率是一致的，像是绿色的审查员，有时候真的授权率会比较高；而红色的审查员授权率则是比较低，所以有时候不管是用ETA或是授权率，都可以判断一个审查员的特性。

但当审查员的ETA和授权率是不一致的时候，为什么选择采用ETA会比较好？

黎邈分享了3个例子，并提出相对应的策略：

(1) 第一种是看起来很容易，其实不太容易 的审查员(图4)。

一名审查员有很高的授权率，但ETA显示却是红色的。有一名审查员Eric，授权率高达86.7%，比他所在的部门还要高10%；这看起来是容易授权的审查员，但他的ETA却是12.7，非常高，远远超过6。再仔细看看他其实没有处理过多少案子，总共才105件，其中有大部分 (75件)都是在待审阶段，因为待审的案子有计算到ETA，但没有计算到授权率，所以数据看起来会很不一致。

此外，Eric于2017年才开始授权专利，2018年也授权了一些，所以Eric是一名很典型的新审查员。

针对这种新审查员该如何答复呢？黎邈指出策略是尽可能把他的supervisor也拉进来，申请人可以提出跟审委作电询，而且要求他的supervisor也一同参加，这样便可以更有效的影响这名审查员。另外，黎邈也指出申请人可以提早提诉愿，避免陷在这名审查员手里，一次又一次的提RCE。

不过，黎邈指出由于这些新审查员是处于成长阶段，因此要注意其数值会变动很快，必须勤加检查数据，持续更新。

图4. 第一种审查员：高授权率，红色ETA

数据源：New Discovery on Big Data: US Patent Filing Strategy by ETA & Trend on IPR & Litigation，LexisNexis IP智权解决方案亚洲区顾问黎邈律师简报数据，2018年7月

(2) 第2种是看起来一般般，但实际是很难的审查员。(图5)

这名审查员Jasper的授权率是52.7%，比他所在的部门45.9%稍为高一些，你可能以为当申请案分到他手上会有一半的机率获得授权，但他的ETA却高达22.5，非常高，比例子(1)的新手审查员还要高。主要原因是他有大量的待审案件，而已处理的100多件案子中，授权率约为一半。

面对这种审查员，黎邈指出不能只看基础数据，还要看更详细的数据。其中一个数据就是跟RCE相关的数据。数据显示这个审查员的案子有31%都提过RCE，亦即有近三分之一的案子提出过RCE，比例相对较高。

前文有提到，有些审查员在拿到RCE后会立即授权，但有些却是持续再发OA。如果发现在拿到RCE后仍会持续发OA的话，那整体而言这还是属于比较难的审查员。对于这种比较难的审查员，黎邈建议不要一直与之纠缠，最好是尽快交到别人手中，即尽早提出诉愿。

申请人也可以检视这名审查员处理的案子在申请人提出诉愿后数据如何。这名审查员Jasper处理的案子在申请人提出诉愿后，有77.8%获得授权。黎邈说：「所以我如果面对这样的审查员，在拿到第一次final rejection之后会提诉愿而非RCE」。

图5. 第二种审查员：一般授权率，红色ETA

数据源：New Discovery on Big Data: US Patent Filing Strategy by ETA & Trend on IPR & Litigation，LexisNexis IP智权解决方案亚洲区顾问黎邈律师简报数据，2018年7月

(3) 第3种是授权率一半一半，但ETA却是绿色的审查员 (图6)。

这个审查员Sean的授权率是60.2%，比他所在部门的55%稍为高一点，但他的ETA却是绿色的2.1，表示每2次OA就有一个援权。图中可以看出他的待审案件不多，表示他都一直很快的处理他的案子，很快的授权。但同时可以看出他的案件也有不少是放弃的，这就是为什么他的授权率并没有很高 ，但事实上他的授权速度很快。

图6. 第三种审查员：一般授权率，绿色ETA

数据源：New Discovery on Big Data: US Patent Filing Strategy by ETA & Trend on IPR & Litigation，LexisNexis IP智权解决方案亚洲区顾问黎邈律师简报数据，2018年7月

另外要看的就是Sean的工作年资，发现他在2006、2007已经开始授权，表示他已经有超过10年工作经验。这种资深的审查员对本身的领域很熟悉，所以当收到申请案时，几乎一看就知道有没有可能授权。他本身有很清晰的意见，而且也很难改变他的意见。

面对这种审查员，可以看看是否可以主动采取一些策略，例如电询。

数据显示这名审查员有16.2％的案件要求过电询，而在接受电询，有些马上获得授权、有些提出RCE、还有一些则是放弃。面对这样的审查员，黎邈建议可以提出电询，打探一下他的意见。如果他的意见是还是可以获得授权的，那就坚持下去；但如果他认为没什么实质性的创新发明，觉得没什么希望获得授权，那还是提早放弃比较好，这种审查员应该很难改变他的意见。

另外一点就是说，不要贸然把权利项改得特别的窄，不要第一次收到non final或是final OA的时候就加入很多限制条件，因为这种审查员授权很快，所以还是建议跟他电询一下，了解一下他的意见才决定怎么做比较好。