026期
2018 年 9 月 21 日
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可专利性检索撇步大公开
李淑蓮╱北美智权报 编辑部

众所周知,要申请专利之发明,基本上要满足三项要件,才有取得发明专利之可能性。此专利三要件分别为产业利用性、新颖性及进步性。其中,新颖性与进步性两者可以说是连动的。台湾地区出版的历年专利审查基准汇编第一篇《发明专利审查基准》第二章《专利要件》第四节《进步性》中指出,「判断进步性之前,须先判断该发明是否具备新颖性要件,经判断该发明具有新颖性后,始能判断有无进步性」。也就是说,如果发明专利申请案不具新颖性,即可立即核驳,无须继续审查。由此可见,新颖性可说是发明专利的核心。要确保所递交的专利申请案不会被审查委员以「不具新颖性」核驳,前案检索一定要确实作好。

随着时间的过去,前案数量也在不断的累积中,如何能在浩瀚的前案中找到相关的资料?如何才能避免挂一漏万?台湾地区教育部大学智财服务平台智财经理黄伯升于《2018 LexisNexis法务智权实务研讨会》中,以自身经验分享了许多可专利性检索的撇步。

黄伯升的专利实务经验相当丰富,在教育部大学智财服务平台服务之前,曾经在事务所担任专利工程师、专利检索中心担任专利检索员、以及台湾地区智慧局担任专利审查委员。此外,他也在2017年LexisNexis专利检索竞赛中获得首奖,要找专家来分享专利检索的经验心得,可说是不作第二人想。

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照片来源:Pxhere

专利为属地主义,检索用的语文很重要

对专利检索而言,「工具」很重要,选对工具会有事半功倍的效果。黄伯升的分享案例是以TotalPatent One (TP One) 资料库为作业平台进行的,此一资料库就全球超过100个专利局收录了超过1亿1500万件专利文献,检索语言包括英文、中文、日文及韩文,涵盖了5大专利局的官方语言。值得一提的是,此资料库除了可以全文英译外,还提供了进阶的运算元、可家族合并、Stemming及筛选器等特殊功能。

黄伯升表示,由于专利是属地主义,所以检索时都应用原文来处理,但不是每个人都精通各国语言,而这个资料库的一大特色就是能进行全文英译,所以即便只使用英文检索,也可以找到相对应的专利。

关键字的设定:8大联想法

为了这次公开分享经验,黄伯升特别设计了一个案例:组合式儿童椅。

案例中的儿童椅特点如下:桌椅合一,可拆卸可组合,且可随着儿童成长而调整椅子高度、相对传统高脚椅节省体积。

黄伯升指出,「专利就是用文字建立起发明精神」,而专利最重要的是专利请求项 (Claims),所以在定义关键字之前,应先看看检索对象的专利请求项之文字描述:

一种儿童椅,包含:
一座体,其具有一座位部以及从该座位部向下延伸的复数条椅脚部;
    一桌体,其具有一桌面以及从该桌面向下延伸的复数条桌脚部;
    其中,该等椅脚部系可拆卸地与该桌体接合

他指出这是一件真正存在的专利,只是为了教学需要,文字经过改写及设计。

就关键字的部分,黄伯升认为每个人想法不太一样,他表示自己大概会抓「儿童」、「椅子」、「桌子」、「脚」、「可拆卸」这些字、词。但在实务上不能只下一个「桌」、下一个「椅」、一个「脚」字,这时候该做的就是要想如何作关键字联想,让其更多元,以期能网罗更多有可能性的前案。

针对关键字联想,黄伯升提出了八大联想法:「同义、类似、翻译、时态、反义、别字、缩写、单位」。笔者将八大联想法内容整理成表格,以方便阅读 (请参看表1)。为了方便记忆,黄伯升还特别将之编成8字口诀:「累翻同时,别说反胃」,他笑说这很符合在台湾地区之工作的现况。

表1. 黄伯升发明的关键字八大联想方法:「累翻同时,别说反胃」

联想方法

详细描述/例子

同义(较常用)

以触控面板为例,也有人说是触碰式面板、或是触摸式面板。所以触控、触碰及触摸是实质的同义字,只是用的字不一样而已。

类似(较常用)

类似联想法不一定要跟关键字有一样的意思,只是一种很类似的概念。

例如「面积」,很难找到同义词,就可以想类似的。像是面积 = 长x宽,所以可以下「长度」、「宽度」等关键字;如果是圆形则可以下「半径」、「直径」。

类似联想法还有一种就是上下位概念。假设今天要找的是加热装置,加热装置很上位,可以是电暖炉、也可以是瓦斯炉,功能完全不一样。如果单以「加热装置」来下关键字,杂讯会很多。如果是上位概念的话,应该先去看说明书,看加热装置写的到底是什么,了解具体的东西再来下关键字会比较好。

翻译(较常用)

如果要检索多国专利的话,就要翻译成多国语言。

时态(较常用)

如果检索是用英文进行,那最让人头痛的就是时态。此外,还有形态及词性变化,这些都是在用英文检索时要注意到的部分。如果由自己来做会比较复杂,因此可以利用资料库之进阶功能来解决此一问题。

像是高脚椅的案例,可以说成「椅子is removable from 桌子」,但也有可能会说成「「椅子can be removed from 桌子」,用被动的方式来描述。TotalPatent One提供了词干提取功能,也就是字根的概念。像如果提到「slow」,系统会自动把「slowly」及「slowness」这些字都抓出来。由于这是系统的预设功能,故可以减少使用者联想词性变化的时间。

反义(较少用)

例如梳子:梳子结构像锯子,我们都会想到「尖」、「凸」这些字数,但仔细一想,两个「凸」中间就是「凹」。所以有时候除了下「凸出」的关键字外,像「凹陷」这种反义字也能联想。

别字(较少用)

别字比较常会出现在使用中文检索,像是「周期、周期」,有时候甚至要注意错字,像「扫瞄」有人会写成「扫苗」,这个在检索中常出现。

缩写(较少用)

像是EUV、LED这种比较常用的缩写。

单位(较少用)

单位:像100公分=1公尺,前案也可能是用公尺来描述;像微米,有时候用Micro,但也有些人会直接用μm这个符号。所以不单是单位尺度的变化,就连符号变化也要注意。

资料来源:黄伯升于《2018 LexisNexis法务智权实务研讨会》之演讲内容;制表:李淑莲

除了定义关键字之外,有一个技巧是黄伯升在进行检索时一定会采用的,那就是在拟定检索式时使用邻近运算元,即是利用「NEAR」把两个特征缚住;像NEAR40 即指在40个单字以内才是要找的专利文件。例如:「((chair OR seat) NEAR 40 (table OR desk)) NEAR 20 (leg* OR foot OR feet))」。

黄伯升透过关键字及邻近运算元的方式就检索对象(儿童椅)检索下来得到417笔专利。如果认为数量有点太多,他会利用家族合并 (family grouping) 功能,把笔数减少 (从417笔到309笔),等如可减少1/4的阅读时间。

TAC是关键所在

在一开始检索时,黄伯升会在标题、摘要、以及专利请求项中下关键字检索,亦即TAC : Title、Abstract、及Claims;不会下在全文。黄伯升指出Claims尤其重要,因为专利的精华都在Claims。因此所以他在进行检索时一开始会先在小范围检索,慢慢再扩大范围(请参考图1)。

图1. 关键字检索操作流程图

资料来源:黄伯升于《2018 LexisNexis法务智权实务研讨会》之演讲讲义

图1中红色的英文字母是检索条件,而绿色标示的部分则是检索范围。黄伯升个人的作业习惯是范围从小到大、特征则是由多到少。

除了关键字之外,黄伯升认为分类号也非常重要。他说:「如果咏春的正宗是叶问,那检索的正宗就是分类号」。

黄伯升表示在台湾地区提到专利检索,很多人都会先想到关键字,但他回想自己之前跟JPO (日本专利局) 交流的经验,指出日本专利局的审查人员在检索的时候,会从分类号入手,先看主题,从大资料夹着手,然后再往下做细部检索;除了JPO之外,EPO审查人员的作业方式也是如此。

就上述儿童椅的案例,黄伯升也用了CPC分类号作了一次检索,果然发现了3个用关键字检索不到的前案:

(1)这件前案用了「releasably」这个字,超出了黄伯升的关键字联想「detachable、dismountable、disengage、removable及separable」。

(2)这件前案用了「foot step unit」此一组词,超出了黄伯升的关键字联想「leg、foot、feet」。

(3)这件前案使用的是斯洛维尼亚语,并无英译资料,故用关键字检索不出来。

由此可见,如要确实做好前案检索,分类号与关键字实在是缺一不可。

 

作者: 李淑莲
现任: 北美智权报主编
学历: (台湾)文化大学新闻研究所
经历: 半导体科技杂志(SST-Taiwan)总编辑
CompuTrade International总编辑
日本电波新闻 (Dempa Shinbun) 驻海外记者
日经亚洲电子杂志 (台湾版) 编辑

 


 





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