029期
2018 年 12 月 21 日
  北美智权官网 历期电子报   电子报订阅管理  
 
SEP实务运作面面观
蒋士棋╱北美智权报 编辑部

你还以为只要手握SEP就能大杀四方,到处找人收权利金?从实务运作结果看起来恐怕未必,例如美国的ITC,对于SEP的认定门坎就相当高,以减少禁制令核发的机会;至于FRAND原则更是每个个案都大不相同,中国也早已表明要走自己的路……。

科技业界对于标准必要专利(Standard Essential Patent, SEP)都不陌生,因为每家厂商或多或少都碰过被SEP持有人要求授权金,甚至被告上法院的经历,更有不少企业投入研发和专利维护的目的,就是为了让自己的专利也能挤进SEP的小圈圈里,向别人收取权利金。

「SEP的技术其实不见得多高明,」一位专利业界人士指出,「只要制定产业标准的组织,把某些专利的技术写进全球通用的标准里,这些专利就成为SEP」。他补充,SEP不只存在于通讯产业熟知的无线通信技术上,像是影音编码格式、CD/DVD规格、还有日常生活随处可见的WiFi,都有SEP。

因为SEP与产业通用标准紧密挂钩,根据这些标准进行生产和销售的业者,都必须取得SEP所有人的授权才能实施,由此衍生出公平、合理、无歧视(FRAND)的授权原则。标准制定组织要求SEP的所有人在对外进行SEP的授权时,必须依照FRAND的原则进行,即使提起诉讼要求赔偿,也必须依据FRAND原则计算赔偿金。

SEP不易在USITC获得禁制令

不过,在美国SEP的所有人若想要求ITC(国际贸易委员会)法院核发禁制令,难度可能比绍赔更高。一般来说,如果ITC的法院认定进口商品侵犯了美国专利,可以禁制该等商品进入美国销售。因为ITC的审理速度较快,而且禁止销售的威力十分强大,一直是美国专利权人的重要武器。

2017年美国的ITC在Fujifilm v. Sony一案中,就对SEP的认定采用高标准。被控侵权的Sony企图以SEP做为抗辩理由,也就是Fujifilm提告的专利为SEP,而且Fujifilm事前并未以FRAND原则向Sony提出授权邀约;但法官并未相信这些理由,显见ITC法院对于SEP相关的诉讼,仍然抱持相当保留的态度。

而且,因为ITC法院属于广义行政体系的一部分,即使做出专利侵权成立的裁决,也核发了对侵权产品的禁制令,作为最高行政首长的美国总统仍然有否决权。举例来说,数年前的欧巴马总统(Barack Obama)就曾经以公共和国家利益为由,撤销了三星(Samsung)针对Apple在ITC法院所提起、也成功获得核发的禁制令。总而言之,想要靠SEP取得ITC核发的禁制令,难度相当高。

SEP战场,逐渐从欧美移往中国

其实,自从2012年实施美国发明法案(Leahy-Smith America Invents Act,AIA)之后,专利权的有效性改以多方复审程序(Inter Partes Review,IPR)决定,大幅增加了专利权人维权的成本。进一步说,实施IPR程序后,被控侵权人与其在法庭上主张未侵权,不如用更便捷、更有效率的方式,将专利权人的专利无效掉,直接免除侵权诉讼的风险。影响所及,专利权人也开始「另起炉灶」,尤其是近几年经济大幅成长、专利申请和获证量也激增的中国。

值得注意的是,中国这两年,尤其是西电捷通案后,也渐渐成为SEP诉讼的重要战场。西电捷通一案最重要的意义,就是建立了专利权耗尽、间接侵权、共同侵权的判断标准,对于专利权人来说,从此有了可以衡量诉讼成本效益的依据。

值得注意的是,过去为吸引外资,只要是外国企业(涉外、港、澳、台)在大陆发生专利纠纷案件,通常会受到特别的关注,像是过去外国企业在浙江法院的胜诉率高达98%。不过现在中国开始强调知识产权保护的公正与高效,逐渐趋于理性之下,不再给外资企业特殊保护。最高人民法院在2017年4月24日第一次正式发布《中国知识产权司法保护纲要(2016-2020)》,各项法律、法规的修改也正在积极进行中。受到各地法院相互比较审理专利案件周期的影响,未来审限也将进一步缩短、赔偿标准可望进一步提高。

 

好消息~北美智权报有微信公众号了!

《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析,以及产业与技术新知等等。

立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices

~欢迎读者分享与转发~


作者: 蒋士棋
现任: 北美智权报资深编辑
学历: (台湾)政治大学企管系
经历: 天下杂志记者
今周刊记者

 


 





感谢您阅读「北美智权报」,欢迎分享智权报连结。如果您对北美智权电子报内容有任何建议或欲获得授权,请洽:Editorial@naipo.com
本电子报所登载之文章皆受著作权保护,未经本公司授权, 请勿转载!
© 北美智权股份有限公司 & 北美联合专利商标事务所 版权所有 234 台湾地区新北市永和区福和路389号五楼 TEL:+886-2-8923-7350